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sexta-feira, 27 de setembro de 2013

DIREITO EMPRESARIAL. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DECORRENTE DO REGISTRO NO CASO DE MARCA EVOCATIVA.

Ainda que já tenha sido registrada no INPI, a marca que constitui vocábulo de uso comum no segmento mercadológico em que se insere – associado ao produto ou serviço que se pretende assinalar – pode ser utilizada por terceiros de boa-fé. Com efeito, marcas evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, possuindo um âmbito de proteção limitado. Isso porque o monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria exclusividade inadmissível a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial – impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os a buscar nomes alternativos estranhos ao domínio público –, mas sobretudo ao mercado geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. Nesse sentido, a Lei 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, em seu art. 124, VI, dispõe não ser registrável como marca sinal de caráter genérico, necessário, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço. Vale destacar que a linha que divide as marcas genéricas – não sujeitas a registro – das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões, por exemplo, que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida que se difundem no mercado, o produto ou serviço podem vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca – por força do óbice contido no art. 124, VI, da Lei 9.279/1996 – acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. Precedente citado: REsp 1.166.498-RJ, Terceira Turma, DJe 30/3/2011. REsp 1.315.621-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/6/2013.

sexta-feira, 8 de março de 2013

INPI deve anular registro de marca semelhante



A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial anule o registro do nome "Chesse.kitos" por entender que esta é muito semelhante ao nome "Cheetos", de propriedade da empresa PepsiCo. De acordo com a Turma, a semelhança viola a Lei da Propriedade Industrial (9.279/96), que proíbe o registro de marca que reproduza ou imite marca de terceiro para certificar produto idêntico. As informações são do jornal Valor Econômico.

A turma, seguindo o voto do relator, ministro Luís Felipe Salomão, ainda reconheceu que os nomes parecidos gerariam confusão no consumidor. "O público alvo é o infantil. Então, defendemos que a análise de similaridade deve ser feita com mais rigor", diz a advogada da PepsiCo, Roberta de Magalhães Fonteles Cabral, do escritório Dannemann Siemsen.

Danos

O STJ, porém, não aceitou o pedido da empresa de reparação por perdas e danos. Para a maioria dos ministros, a Justiça Federal não é competente para analisar pedidos cumulativos de anulação de registro, abstenção do uso de marca, e reparação. Dessa forma, decidiram que a indenização deve ser requerida na Justiça estadual.

Os ministros Marco Aurélio Buzzi e Isabel Gallotti foram contrários ao entendimento, e defenderam a análise do pedido pela Justiça Federal. "A reparação é pleito derivado dos pedidos principais", disse Buzzi, durante o julgamento.

O advogado Rodrigo Borges Carneiro, que também defende a PepsiCo no caso, afirmou que ainda estudam se recorrerão ao Supremo Tribunal Federal para discutir a Justiça competente para análise desses pedidos.

No Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES), a PepsiCo já havia conseguido anular o registro "Xebolitas", da mesma empresa concorrente, diante da imitação com sua marca "Cebolitos".

quarta-feira, 6 de março de 2013

Mantida decisão que garantiu registro de marca a empresa de calçados



A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisão que determinou ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que procedesse ao registro da marca Lyon, requerido pela empresa Calçados Only Ltda.

O colegiado, seguindo o voto do ministro-relator, Luis Felipe Salomão, não conheceu de recurso interposto pelo INPI contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). De acordo com o ministro, embora a tese do recurso do INPI seja relevante, na verdade ela não enfrenta as razões que levaram a segunda instância a julgar favoravelmente à empresa, o que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF) - fundamentação deficiente.

Em ação ajuizada contra o INPI, a Calçados Only relatou que havia apresentado dois pedidos de registro de marca mista e nominativa Lyon, para a classe de calçados em geral, depositados em 27 de novembro e 4 de dezembro de 1995. Os pedidos foram negados pelo INPI, ao fundamento de haver registro anterior da marca Piernas Lyon Dor.

Caducidade

A Calçados Only recorreu administrativamente, mas não obteve êxito, e entrou na Justiça sustentando que as marcas eram passíveis de convivência. Quando a ação já estava em curso, a empresa pediu no INPI a declaração de caducidade da marca Piernas Lyon Dor. Atendida, comunicou esse fato novo ao juízo.

A 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul acolheu os pedidos da empresa. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a determinação de que o INPI desse sequência ao processamento do registro da marca da empresa de calçados.

No recurso ao STJ, o INPI afirmou que a controvérsia envolve os efeitos da caducidade da marca mais antiga durante a tramitação do processo judicial, pois ela só foi reconhecida depois do encerramento dos processos administrativos que negaram o pedido da Calçados Only.

O INPI apontou que a empresa postulou a caducidade da marca quatro meses após a publicação do arquivamento de seus pedidos de registro e dois meses depois do ajuizamento da ação.

Sem efeito retroativo

Segundo a autarquia, os atos administrativos estão revestidos de legalidade e regularidade, pois foram praticados ao tempo em que subsistia a anterioridade de registro da marca Piernas Lyon Dor. Nessas circunstâncias, disse, o ato administrativo "se mantém válido, regular, legal e legítimo, não comportando qualquer correção, muito menos anulação ou nulidade".

O fato de ter havido a declaração posterior de caducidade, segundo o INPI, não reabre os processos administrativos nem leva à procedência da ação, que foi ajuizada sob o fundamento de que não haveria confusão entre as marcas. Porém, o INPI admitiu que a declaração de caducidade da marca mais antiga abriu à Calçados Only a oportunidade de apresentar novo pedido de registro.

Ao analisar o recurso, o ministro Luis Felipe Salomão citou precedente da Segunda Seção do STJ (EREsp 964.780), no qual ficou definido que "a caducidade de marca registrada, por falta ou interrupção de uso, gozo ou fruição pelo titular, tem efeitos jurídicos a partir de sua declaração (ex nunc), em vez de efeitos retroativos (ex tunc)".

Ele considerou também que, segundo os artigos 212 e 215 da Lei da Propriedade Industrial, a fase administrativa termina com o julgamento de recursos pelo presidente do INPI.

"É descabido falar em ilegalidade ou irregularidade do ato praticado pela autarquia, a ensejar, por esse fato novo, a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário, pois a lei determina que a decisão dos recursos, pelo presidente do INPI, encerra a instância administrativa", afirmou.

Motivo diverso

O ministro observou, porém, que embora a tese sobre os efeitos da caducidade tenha sido discutida nos autos pelo INPI, o tribunal regional acolheu a fundamentação da sentença que apontou ilegalidade do ato administrativo por outro motivo.

Salomão destacou que, independentemente da questão da caducidade, o TRF4 reconheceu que a empresa tinha desde o início o direito ao deferimento do registro de sua marca. Para o TRF4, o INPI agiu com "excessivo zelo" ao negar o pedido, pois as expressões Lyon e Lyon Dor (parte do nome Piernas Lyon Dor) evocam coisas diferentes, além de identificar produtos dirigidos a mercados também diferentes: de calçados, no primeiro caso, e de meias, no segundo.

Foi com base na inexistência de confusão entre as marcas - e não na caducidade da marca anterior - que o TRF4 reconheceu o direito da Calçados Only e anulou o ato que indeferiu seu pedido no INPI. Diante disso, o ministro Salomão entendeu que o recurso da autarquia não deveria ser conhecido, porque não atacava os fundamentos da decisão recorrida.

REsp 1080074

terça-feira, 29 de maio de 2012

Uma jurisprudência



AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 653.609 - RJ (2004⁄0049319-0)
RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Ministro JORGE SCARTEZZINI (Relator): Cuida-se de Agravo Regimental no Recurso Especial interposto por ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA, sendo parte ODEBRECHT S⁄A, contra r. decisão prolatada às fls. 479⁄484, que deu provimento ao recurso para, reformando o v. acórdão de origem, julgou procedente o pedido, nos termos em que formulado na inicial, invertendo-se o ônus dasucumbência já fixados na r. sentença de primeiro grau.

Aduz a agravante, nas suas razões, em síntese, que a r. decisão ora atacada, "foi individual e contrária às Jurisprudências emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como com as decisões já proferidas no processo". Sustenta não ser a expressão "Odebrecht" marca de alto renome ou notoriamente conhecida, bem como não haver sido comprovado, nos autos, que a marca em questão tenha sido declarada como de "Alto Renome", pelo INPI, o que lhe asseguraria proteção especial em todos os ramos de atividades. Requer areconsideração da decisão agravada, caso assim não entenda, seja o recurso submetido à apreciação da Turma para exame do pedido (fls. 490⁄495).

Estando tempestivo o recurso, mantenho a r. decisão, nesta oportunidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos e, nos termos do art. 258 e seguintes, do Regimento Interno desta Corte, apresento o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 653.609 - RJ (2004⁄0049319-0)
VOTO

O Exmo. Sr. Ministro JORGE SCARTEZZINI (Relator): Senhor Presidente, o recurso merece ser conhecido, porquanto tempestivo, porém, desprovido.

Adoto como razões de decidir as expendidas quando do provimento do recurso especial, onde, exaustiva e de forma reiterada, tratei da hipótese dos autos. Naquela oportunidade, asseverei, verbis:

"-Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial interposto por ODEBRECHT S⁄A, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, sendo recorridos INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA., contra v. acórdão proferido pela Colenda Primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, à unanimidade, negouprovimento à apelação.

A ementa do julgado encontra-se expressa nos seguintes termos (fls. 316), verbis:

  • "PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA 
  • ODEBRECHT. EMPRESAS COM PRODUTOS E RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS. PATRONÍMICO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DECOEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. LEI Nº 5.772⁄77.
  • 1 - O art. 59 da Lei nº 5.772⁄77 assegura ao 
  • titular de marca registrada o direito ao seu uso. A existência deprodutos e serviços distintos com a marca 'Odebrecht' (um, produto alimentício, outro, construção civil, engenharia, serviços públicos, dentre outros), não provoca a chamada 'confusão para o consumidor', de modo que não se justifica qualquer tipo de restrição posta à convivência destas no mercado.
  • 2 - Aplicação do princípio da especificidade, de 
  • forma que a proteção das marcas registradas pela autora ficará limitada aos produtos e serviços da mesma classe.
  • 3 - A apelante reconheceu que o nome Odebrecht 
  • constitui, também, patronímico da apelada.
  • 4 - Recurso não provido".
  • "Por outro lado, 
  • o nome comercial encontra sua proteção não restrita ao ramo de atividade. Assim, não deveser permitida a coexistência de nomes comerciais idênticos ou muito semelhantes, mesmo para ramos de indústria e comércio diversos.

  • Ora, se a exclusividade sobre o nome comercial 
  • não está restrita a classes, podendo seu titular impedir queoutro o utilize como tal, é decorrência necessária que poderá também impedir que terceiros o utilizem como marca em qualquer ramo. A possibilidade de confusão é evidente e a marca não deixa de ser um aspecto do nome comercial em sentido objetivo, ou seja, o nome como é conhecido pelo público o industrial ou comercial". (in, "A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais", Saraiva, 2a. edição, p. 18) – grifos nossos.
Documento: 1523829RELATÓRIO E VOTO

Interpostos Embargos de Declaração, os mesmos foram, à unanimidade, rejeitados (fls. 341).
Alega a recorrente, nas suas razões, em síntese, que o v. aresto atacado violou o art. 8º da Convenção da União de Paris, recepcionado pelo Decreto nº 1.263⁄94; os arts. 2º, "d", 4º, 59, 65, incisos V e XII, 98 e 99, todos da Lei nº 5.772⁄71 e o art. 178, III, § único, do Decreto-lei nº 7.903⁄45, bem como divergiu jurisprudencialmente desta Corte e de outros Tribunais.
Contra-razões apresentadas às fls. 444⁄454.
Admitido o recurso às fls.  468⁄471, subiram os autos a esta Corte, vindo-me conclusos.
Estes são os fatos, em breve relatório.
Passo a decidir.
Preliminarmente, no que pertine ao cabimento do presente recurso pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, esta Corte tem decidido que, a teor do art. 255 e parágrafos do RISTJ, paracomprovação e apreciação do dissídio jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas às circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais de tais julgados ou,ainda, citado repositório oficial de jurisprudência. Verifico que tais requisitos foram preenchidos, afastando o óbice do não conhecimento da divergência.
Outrossim, quanto ao cabimento do mesmo pela alínea “a” do permissivo constitucional, anoto que, no tocante ao art. 178, II, parágrafo único, do Decreto-lei nº 7.903⁄45, a matéria não restou prequestionada, fazendo-se incidir o enunciado sumular 356⁄STF. Todavia, no concernente aos demais dispositivos da legislação infraconstitucional, tendo os mesmos sido debatidos no Tribunal de origem, afasto qualquer obstáculo sumular ou regimental, para conhecer da questão.
Adentro ao exame do recurso.
A presente lide versa sobre a pretensão da ora recorrente de anular registros efetuados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, ora recorrido, relativos à marca "ODEBRECHT", patronímico dos sócios fundadores de ambos os litigantes, protegendo, com isso, o nome comercial da mesma. Aduz que não se pode admitir a coexistência de nomes comerciais idênticos, ainda que em ramos de atuações diferentes, devendo-se a proteção ao nome comercial ser ampla, não se restringindo a qualquer classe e podendo impedir, inclusive, sua utilização como marca.
Primeiramente, anoto que “nome comercial” constitui o nome ou firma por meio do qual o comerciante, ou empresário, apresenta-se no mercado, tratando-se de direito exclusivo, já que diz respeito a como ele se expõe no meio social, junto aos demais empresários e consumidores e perante o público em geral.

NEWTON SILVEIRA, com precisão, observa que:


No mesmo sentido prevê o diploma legal aventado pela recorrente (art. 8º da Convenção da União de Paris, do qual o Brasil é signatário, recepcionado pelo Decreto nº 1.263⁄94):

Art. 8º - O nome comercial será protegido, em todos os países da União, sem a obrigação de depósito, nem deregistro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou comércio.”.

Assim, em razão da própria natureza do instituto, o nome comercial tem proteção absoluta, não se restringindo a nenhuma classe ou segmento específico,  nem tampouco a marcas ou objeto social da empresa. Registre-se, ainda, como aventado pela própria recorrente, que a mesma começou suas atividades em 1945 e, “...à época da propositura da demanda, já reunia 55 empresas em todo o Brasil, além de 17 empresas no exterior, atuando nos mais diversos segmentos do mercado, ....”, tendo comemorado seu qüinquagésimo aniversário em 21 países do mundo. Logo, o nome comercial da recorrente é notório e globalizado e, como constante dos autos, a recorrida Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda tem como atividade a produção de café solúvel, torrado e em grão, participando, inclusive do mercado externo, o que poderia acarretar confusão aos consumidores dessespaíses. 
Nesta esteira, confiram-se os seguintes precedentes:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NOME COMERCIAL.
A precedência do registro de marca no INPI, e do nome na junta comercial, além da notoriedade, garantem aproprietária contra o uso de nome e marca cuja semelhança possa induzir em erro o consumidor.
Recurso não conhecido". (RESP nº 30.751⁄SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJU de 01.08.1994).

"Nome comercial. Marca. Conflito. Mesmo mercado. Especificidade. Precedentes.
1. A proteção ao nome comercial impede o registro posterior de marca igual por terceiro, ainda mais quando no mesmo ambiente de mercado, o setor agropecuário.
2. Recurso especial conhecido e provido." (RESP nº 65.002⁄SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZESDIREITO, DJU de 16.05.2002).

Se estes argumentos não fossem suficientes para prover o recurso, anoto que os registros da recorrida foram levados a cabo na vigência da Lei nº 5.772⁄1971, razão pela qual a pretensão em obter a sua anulação deve ser considerada sob o pálio do citado diploma legal, em especial em face do art. 65.
Reza referido dispositivo legal:

"Art. 65. Não é registrável como marca:
1) brasão, armas, medalha, emblema, distintivo e monumento, oficiais, públicos ou correlatos, nacionais,estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
2) letra, algarismo ou data, isoladamente, salvo quando se revestir de suficiente forma distintiva;
3) expressão, figura ou desenho contrário à moral e aos bons costumes e os que envolvam ofensa individual ou atentem contra culto religioso ou idéia e sentimento digno de respeito e veneração;
4) designação e sigla de repartição ou estabelecimento oficial, que legitimamente não possa usar oregistrante;
5) título de estabelecimento ou nome comercial;" – negritei e sublinhei.

Com efeito, tendo a recorrida (Odebrecht Indústria e Comércio de Café Ltda.) registrado junto ao INPI a marca "ODEBRECHT", sinal distintivo do nome comercial da sociedade mercantil Odebrecht S⁄A, ora recorrente, houve flagrante violação ao artigo 65, inciso V, da Lei nº 5.772⁄71, que veda expressamente o registro como marca do título de estabelecimento ou nome comercial.
Registre-se, também, que a nova legislação que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (Lei nº 9.279⁄96), imprime idêntico tratamento ao caso em foco. O art. 124, V, deste novo diploma legal, ratifica a proibição de registro, como marca, de reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de confundir o consumidor.
Ora, a disposição legal tem o claro propósito de reprimir a concorrência desleal, afastando a possibilidade de confusão ou associação indevida da marca de uma sociedade empresária com o nome comercial ou título de estabelecimento de outra.
LUCAS FOCHA FURTADO, ao tratar da importância do prestígio da marca, a ser estendida ao nome comercial e ao título de estabelecimento, destaca a tendência mundial em conferir maior segurança aos seus sinais distintos. Neste diapasão, ensina-nos que:
"A tendência à diversificação revelada pelos complexos industriais, aliada às novas técnicas decomercialização, implicou nova concepção do próprio conceito de especialidade. Empresas que tradicionalmente atuavam em apenas um ramo de atividade, em face de novas estratégias mercadológicas, passaram a diversificar suas atividades, atuando em vários ramos de produtos ou serviços. Essa nova situação exigiu um alargamento da proteção de certas marcas  excepcionalmente notórias, que passaram a requerer um âmbito de proteção além da classe onde estavam registradas, em confronto, portanto, com o princípio daespecialidade. Essas marcas necessitam de proteção não apenas contra o uso em produtos similares, mas igualmente, em produtos diferentes". (in, “Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro”, Brasília Jurídica, 1996, n.7.7, p.129) – negritei.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

"CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - MARCA - NOME COMERCIAL - DENOMINAÇÃO - FANTASIA - REGISTRO.
I - O emprego de nomes e expressões marcarias semelhantes - quer pela grafia, pronuncia, ou qualquer outroelemento, capazes de causar duvida ao espírito dos possíveis adquirentes de bens exibidos para comercio - deve ser de imediato afastado.
II - A proteção legal para a marca (LEI N. 5.772⁄77, ART. 59), tem por escopo reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvidas, o locupletamento com esforço e labor alheios. A empresa queinsere em sua denominação, ou como nome de fantasia, expressão peculiar, passa, a partir do registro respectivo, a ter legitimidade para adotar referida expressão como sinal externo distintivo e característico e impedir que outra empresa que atue no mesmo ramo comercial como tal a utilize. Precedentes do STJ.
III - Recurso conhecido e provido." (RESP 62.770⁄RJ, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ de 04.08.1997).

"DIREITO COMERCIAL. COLIDÊNCIA DE MARCA 'GAROTA' (REGISTRADA NO INPI) COM NOMECOMERCIAL (ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL). PROTEÇÃO JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.
I - No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo código de propriedade industrial, quanto o nomecomercial, pela convenção de Paria, ratificada pelo Brasil por meio do dec. 75.572⁄1975, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilização.
II - Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, a fim de garantir a proteção jurídica tanto auma quanto a outro, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada pelo terceiro, de propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro, quer nos letreiros, quer no material de propagando ou documentos e objetos.
III - A proteção da marca tem por objetivo a repressão a concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento com esforço alheio." (RESP 40.190⁄RJ, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 29.09.1997).

Finalmente, apenas a título elucidativo, já que nos é vedado nesta seara o reexame de provas, anoto que a confusão ou associação indevida, no presente caso, tem sido flagrante, consoante se verifica da reportagem juntada às fls. 159 dos autos, veiculada poucos meses antes de ser deferido à recorrida o registro da marca "ODEBRECHT" na classe 29.30, restando patente que foi elaborada com fundamento no pedido formuladojunto ao INPI. Nela, publicada na seção de economia de conhecido periódico, jornalistas especializados de grandes empresas de mídia fazem indevida confusão e associação da citada marca com o grupo recorrente. Se isto aconteceu com público específico, com maior razão poderá fazê-lo o mercado interno e externo e os consumidores em geral.
Por tais fundamentos, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC, com redação dada pela Lei 9.756⁄98, dou provimento ao recurso para, reformando o v. acórdão de origem, julgar procedente o pedido, nos termos em que formulado na inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência fixados na r. sentença monocrática.
Decorrido o prazo legal, devidamente certificado, baixem os autos à origem.
Intimem-se. Cumpra-se."

Como se verifica, as alegações da recorrente foram apreciadas e repelidas, não tendo as razões do agravo trazido qualquer novo argumento que justificasse a inversão do decisum. Anoto, ainda, que a agravante confunde "nome comercial", protegido pelo art. 65, V, da Lei 5.772⁄71 e "marca de alto renome". A decisão atacada não tratou deste tema (marca de alto renome), porquanto, tendo a agravada nome comercial notório, conhecido tanto no mercado interno, como externo, permitir o registro da marca da agravante, como, inclusive, exportadora de café, seria anuir, administrativamente, pela possibilidade de confusão indevida entre as empresas envolvidas na lide.
Outrossim, registro, para que dúvida alguma paire, porquanto esta Turma tem rechaçado a oposição de declaratórios impertinentes, com a aplicação de multa, que a jurisprudência aventada pela ora recorrente é obsoleta, já que esta Corte de Uniformização fixou o entendimento exarado nos precedentes supracolacionados.
Por tais fundamentos, conheço do Agravo Regimental interposto, porém, nego-lhe provimento.
É como voto.

REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. USO DO NOME COMERCIAL. EXCLUSIVIDADE. E USO DA MARCA SEM REGISTRO E COM REGISTRO



RECURSO ESPECIAL Nº 971.026 - RS (2007?0171997-0)

RELATOR : MINISTRO SIDNEI BENETI
RECORRENTE : GANG COMERCIO DO VESTUARIO
ADVOGADO : EDUARDO DORFMANN ARANOVICH
ADVOGADA : NATÁLIA DE CAMPOS ARANOVICH
RECORRIDO : GANG STREET CONFECCOES LTDA
ADVOGADO : GIRNEI ROBERTO DA CÁS

RELATÓRIO

O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):

1.- GANG COMERCIO DO VESTUÁRIO LTDA. interpõe recurso especial com fundamento nas alíneas "a" e "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator o Desembargador LEO LIMA, cuja ementa ora se transcreve (fls. 162):


REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. USO DO NOME COMERCIAL. EXCLUSIVIDADE.

Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, rejeitada.

Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, também rejeitada.

A proteção conferida ao nome comercial, em razão do registro, limita-se ao estado da federação a que pertença a Junta Comercial, diferentemente do que ocorre com a proteção concedida à marca, que é nacional. Caso em que a autora não comprovou também haver requerido o registro perante a Junta Comercial de São Paulo. Tampouco se verificando verdadeira colidência de nomes empresariais.

Apelo desprovido, por maioria.


2.- Os embargos de declaração opostos (fls. 191?198) foram rejeitados (fls. 201?202).

3.- A recorrente alega que o pedido formulado na inicial era de reconhecimento de ato de concorrência desleal fundamentado na prática de ato ilícito (artigo 187 do Código Civil). Afirma que a causa de pedir essencialmente apresentada era, portanto, o ato ilícito perpetrado pelas recorridas, consistente em mercanciar a poucos metros do estabelecimento da autora produtos semelhantes aos seus, com marcas semelhantes, capazes de confundir os consumidores e de desviar a sua clientela. O Tribunal de origem, tendo julgado a causa com fundamento nas regras sobre o uso de nome comercial e o direito sobre marcas (contrafração e usurpação de marcas), teria incorrido em julgamento extra petita com ofensa ao artigo 460 do Código de Processo Civil.

4.- Destaca que também teria havido contrariedade aos artigos 130 e 330 do Código de Processo Civil, porque os atos de concorrência desleal e o desvio de clientela arguídos só poderiam ser comprovados mediante prova oral e?ou pericial, não sendo de se admitir o julgamento antecipado da lide.

5.- Aduz que o documento de fls. 29?32 não foi impugnado pela parte contrária, de modo que não se poderia cogitar de controvérsia quanto a sua autenticidade, sob pena de ofensa aos artigos 334, III, do Código de Processo Civil e 61, § 2º, do Decreto nº 1.800?96.

6.- Indica negativa de vigência aos artigos 33 e 34 da Lei nº 8.934?94 e 62 do Decreto nº 1.800?96, porque a o acórdão considerou que a proteção ao nome empresarial tem caráter regional e não deve obedecer os princípios da anterioridade e da novidade. Quanto ao tema aponta dissídio jurisprudencial com relação a julgados desta Corte, os quais reconheceriam que a proteção ao nome comercial vige, em todo o território nacional, a partir do registro dos atos constitutivos da sociedade empresária na Junta Comercial.

7.- Por meio da Petição nº 65521 (fls. 290?292) e dos memoriais distribuídos, a recorrente informa que adquiriu o registro da marca "GANG" no INPI e que isso seria um fato superveniente (artigo 462 do Código de Processo Civil) que autorizaria o retorno dos autos Tribunal de Origem para que fosse novamente julgado o recurso de apelação.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 971.026 - RS (2007?0171997-0)


VOTO

O EXMO SR. MINISTRO SIDNEI BENETI (Relator):

8.- GANG COMERCIO DO VESTUÁRIO LTDA. ajuizou ação ordinária contra CLITTER FASHION LTDA. e GANG STREET CONFECCÕES LTDA. alegando que estas estariam se apropriando do "nome comercial" da autora e usando-o indevidamente. O ilícito, segundo colocado na petição inicial, estaria resumido na seguinte conduta, verbis (fls. 03):

A prática dolosa está configurada através da comercialização pela primeira Ré, e da fabricação pela segunda Ré de artigos do vestuário em que consta o nome GANG STREET estampado.

Ao final, formulou os seguintes pedidos (fls. 20):

A. defira 'in limine litis' a antecipação de tutela para (1) ordenar a segunda Ré se abstenha de usar o nome GANG, que pertence à Autora e é de sua utilização exclusiva; (2) determinar a apreensão de todos os produtos fabricados pela primeira Ré e comercializados pela segunda Ré como nome da Autora, para posterior destruição; e, (3) imponha uma multa diária de (...).

B. julgue procedente a demanda, para (1) condenar a segunda Ré a abster-se de utilizar o nome e os sinais distintivos identificados como GANG, sob pena de cominatória diária (...); (2) determine a apreensão definitiva de todos os produtos fabricados ou comercializados pelas Rés com o nome da Autora, assim como a destruição dos mesmos, por serem objeto de atividade criminosa; e (3) condene as rés a repararem todos os danos derivados de tal ato, incluindo os danos emergentes e lucros cessantes, os danos patrimoniais e os extrapatrimoniais, a serem apurados em liquidação de sentença.


9.- Importante delimitar bem o que a autora submeteu ao Poder Judiciário por intermédio da petição inicial.

A sentença e o Acórdão do Tribunal de origem fundaram-se em que a autora, à época do ajuizamento da ação (3.7.2001, fls. 2), já era titular do nome GANG, em virtude de arquivamento de atos constitutivos na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (datado de 27.4.1976 – fls. 29), mas não era titular da marca GANG (que lhe veio a ser cedida por terceiros titulares em 5.2.2009, autorizando-se a requerer o registro no INPI (doc. Fls. 286?289 – juntado aos autos na pendência do julgamento deste Recurso neste Tribunal).

Julgando improcedente a ação, a sentença e o Acórdão distinguiram entre nome (cujo registro vale para o Estado em cuja Junta Comercial arquivado) e marca (cujo registro no INPI vale para todo o território nacional), firmando, ambos os julgamentos, que a autora, ora Recorrente, tinha o registro do nome no Estado do Rio Grande do Sul, mas não possuía o da marca no INPI – anotando-se que a ré, ora Recorrida, por sua vez, tem seu registro na Junta Comercial de São Paulo desde 20.11.1995, sob a denominação “Gang Street Ltda”, fls. 84).

Possui, a autora, ora Recorrente, portanto, apenas a proteção do nome comercial no Estado do Rio Grande do Sul, não havendo como amparar a proteção à marca, que somente ocorreria nacionalmente se registrada no INPI (o que a autora, ora Recorrente, informou estar promovendo por aquisição em 5.2.2009 – fls. 29).

10.- É bem sabido que marca e nome empresarial não se confundem. A marca, cujo registro é feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, destina-se a identificar produtos, mercadorias e serviços. O nome empresarial, a seu turno, está voltado à identificação da própria sociedade empresarial.

11.- O juiz de primeiro grau, tendo em vista essa distinção, cuidou logo de início de esclarecer que não se poderia apreciar os pedidos relativos à proteção da marca GANG, porque ela não estaria registrada no INPI. O objeto da lide deveria, nesses termos, ser limitado aos temas concernentes à proteção do nome empresarial da autora.

Nessa medida, afirmou que esta proteção estaria limitada geograficamente ao Estado federado em cuja Junta Comercial tivesse havido o registro da sociedade. Assim, não seria possível impedir a Ré GANG STREET CONFECCÕES LTDA. de continuar a usar essa denominação. Isso porque tinha ela seus atos constitutivos depositados na Junta Comercial do Estado São Paulo enquanto a autora havia registrado seus atos constitutivos na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

Acrescentou que também não seria devido obstar a segunda ré de usar a expressão GANG em seu nome empresarial, porque (fls. 143):

(...) mesmo que a autora possuísse sua empresa registrada na JUCESP, não poderia se admitir a colidência, uma vez que o nome da segunda ré deriva da combinação dos nomes GANG e STREET, formando, então uma expressão própria denominada "GANG STREET".


12.- O Tribunal de origem igualmente assinalou que o tema em debate era a definição do âmbito de proteção do nome empresarial.

Tendo isso em vista, concluiu, por maioria, que a apelação não merecia provimento. Tal qual consignado na sentença, entendeu-se que o âmbito de proteção do nome comercial circunscrevia-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registradas as empresas autora e ré.

13.- A irresignação manifestada no Recurso Especial não merece prosperar.

14.- Quanto à alegação de fato superveniente, consistente no registro da marca no INPI, para efeito de julgamento do Recurso Especial, toma-se como preliminar essa alegação, como o pedido de devolução dos autos ao tribunal de origem formulado com fundamento nos artigos 462 e 471 do Código de Processo Civil, mas não há nenhuma possibilidade de acolhimento.

O artigo 462 do Código de Processo Civil dispõe que:

Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença


Nos termos do referido dispositivo, os fatos supervenientes à propositura da ação só podem ser levados em consideração até o momento da sentença (ou do acórdão).

Assim é que não faz sentido devolver os autos para novo julgamento, porque o fato suscitado pela recorrente é superveniente não apenas à propositura da ação, mas ao próprio acórdão recorrido. Não se verifica, pois, o pressuposto básico previsto pelo artigo 462 do Código de Processo Civil - qual seja a pendência de julgamento.

Tampouco se poderia invocar o artigo 471 do Código de Processo Civil, porque ali se cuida de relações jurídicas continuadas, o que não ocorre na presente hipótese.

Por outro lado, não é possível apreciar em sede de Recurso Especial esse tema, ante a exigência constitucional do prequestionamento, evidentemente inexistente, dada a notícia do fato ulteriormente julgado na origem.

Se todo o processo se desenvolveu sob o pálio de uma suposta colidência entre os nomes empresariais das sociedades autora e ré, é também nesses termos que deve ser resolvido o recurso especial.

O fato de a recorrente ter em momento mais recente registrado a marca GANG no INPI poderia, eventualmente, suscitar uma nova discussão, relativa à colidência entre nome empresarial e marca. Mas isso consubstanciaria uma nova causa de pedir (fundamento de direito) que, assim, só poderia ser objeto de um outro processo.

15.- No que tange à alegação de julgamento extra petita fundada em  a ação pretensamente haver se fundamentado em concorrência desleal e não em discussão a respeito de marca, vê-se que, nos termos já da sentença, a partir do relatório, que tal vício não ocorreu.

De fato, a recorrente pleiteou, em sua petição inicial, que fossem examinados os atos ilícitos consistentes no uso indevido do sinal identificador GANG, assim como também requereu que fossem condenadas as rés pelo desvio de clientela. Assim, os atos de concorrência desleal a que faz referência a recorrente consistiriam, justamente, no uso indevido da sua marca e nome comercial, quer dizer, se correto o uso de marca, nunca se poderia concluir por ocorrência de concorrência desleal.

As instâncias ordinárias explicaram que tais pretensões, porque ligadas ao uso indevido da marca, não poderiam prosperar, e, relembre-se, o Juízo  de 1º Grau já restringira a matéria, ao início do processo, ao uso da marca - sem recurso da Recorrente. Não há aí qualquer vício de julgamento extra petita.

Ademais, a petição inicial, ao contrário do alegado pela Recorrente, efetivamente não moveu ação por concorrência desleal, tanto que não alega isso, como causa de pedir, em nenhum momento, assim como, também, em nenhum momento, expõe o que seria o fundamento legal desse tipo de pedido (CC?1916, art. 159), destacado, no Vencido proferido em prol da Recorrente, como necessário ao pedido fundado na alegação de concorrência desleal (cf. Voto do E. Des. UMBERTO GUASPARI SUDBRACK, fls. 176).

Moveu, a petição inicial, ação, alegando que, por ter o nome registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, tinha direito a ver respeitado o mesmo escrito na marca, pelas acionadas. Expôs, com efeito, a petição inicial que “as Rés dolosamente estão apropriando-se do nome da Autora, com a finalidade de captar a sua já consagrada clientela, causando uma confusão no consumidor que não sabe distinguir quando se trata de um produto realmente fornecido pela GANG ou não”, vindo, do uso da marca, a alegada “captação de clientela”, por ação de estabelecimento “localizado a poucos metros do da autora” (inicial, passim).

Os fundamentos legais explícitos da inicial também se restringem a nome e a marca e não a concorrência desleal (CF, arts. 5º, X, Lei 8.934?1994, arts. 33 e 34, fls. 5, 9 e 12).

Os dispositivos referentes a concorrência desleal vêm apenas a título de reforço de argumentação, como o vêm, ainda, os relativos a infração à ordem econômica (Lei 9279?96,  arts. 194 e 195, V; Lei 8884?1994, arts; 20 e 21, V), a exemplo, aliás, da invocação de outros dispositivos, como os de Direito do Consumidor e Convenção de Paris).

E os pedidos formulados são inequívocos ao restringir a pretensão à proteção marcária (fls. 20), pois requerem:


“A. defira 'in limine litis' a antecipação de tutela, para (1) ordenar que a segunda Ré se abstenha de usar o nome GANG, que pertence à autora e é de sua utilização exclusiva; (2) determinar a apreensão (...);  (3) imponha uma multa diária (...).


“B. julgue procedente a demanda, para (1) condenar a segunda Ré a abster-se de utilizar o nome os sinais distintivos identificados como GANG (...); (2) determine a apreensão (...); (3) condene as Rés a repararem todos os danos derivados de tal ato (...).


Como se vê, circunscrita a matéria, pela Recorrente, à questão de uso da marca (nacional), por ter ela o registro do nome (de proteção estadual).

Questão correlata, não posta, com a detalhada exposição de causa de pedir e pedido necessária, pela inicial, pela sentença ou pelo Acórdão, de modo que de aqui de impossível enfoque, seria definir se empresa de nome semelhante pode instituir filial próxima para venda de produtos semelhantes, matéria que resta fora do foco do presente julgamento.

16.- Nessa toada também é de se rechaçar a alegação de ofensa aos artigos 130 e 330 do Código de Processo Civil. Se o Tribunal de origem, afirmou que a questão relativa ao uso indevido da marca não podia ser apreciada, não fazia sentido permitir a produção de prova oral e pericial relativa a atos de concorrência desleal e desvio de clientela.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

Hão de ser levados em consideração os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz que, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento das que considerar inúteis ou protelatórias.

Dessa forma, não há falar em nulidade processual, por ausência de produção de prova, uma vez que a decisão vergastada procedeu à devida análise dos fatos e a sua adequação ao direito. Além disso, rever os fundamentos, que levaram a tal entendimento, demandaria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

17.- Quanto à autenticidade do documento de fls. 29?32 e, bem assim, quanto à suposta violação dos artigos 334, III, do Código de Processo Civil e 61, § 2º, do Decreto nº 1.800?96, observa-se que o Tribunal de origem, a despeito dos embargos de declaração suscitados, não se manifestou sobre o tema. De outra parte, é certo que as razões do recurso especial não apontam ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil. Falta, assim, o necessário prequestionamento, merecendo aplicação as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

18.- No que respeita ao âmbito geográfico de proteção dispensado ao nome comercial, verifica-se, tal como destacado pela recorrente, a existência de julgados dessa Corte no sentido de que o registro dos atos constitutivos da sociedade na Junta Comercial confere àquela sociedade, direito de exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional.


Nesse sentido: REsp 9569?RJ, Rel. Ministro FONTES DE ALENCAR, QUARTA TURMA, DJ 26?05?1997; REsp 6169?AM, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, DJ 12?08?1991; REsp 9142?SP, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ 20?04?1992; REsp  6.872?GO, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJ 28?03?1994.

Tais precedentes estão fulcrados no artigo 8º da Convenção de Paris de 1883, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 75.572?75, nos termos do qual o arquivamento dos atos constitutivos no Registro do Comércio era bastante para conferir ao nome comercial proteção nacional e internacional.

O acórdão recorrido, a seu turno, busca fundamento no artigo 61 Decreto nº 1.800?96, que regulamentou a Lei nº 8.934?94, o qual estabelece:

Art. 61. A proteção ao nome empresarial, a cargo das Juntas Comerciais, decorre, automaticamente, do arquivamento da declaração de firma mercantil individual, do ato constitutivo de sociedade mercantil ou de alterações desses atos que impliquem mudança de nome.

§ 1º A proteção ao nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial que procedeu ao arquivamento de que trata o caput deste artigo.

§ 2º A proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.


Tal orientação também foi adotada pelo Código Civil de 2002 que assim determina:

Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.


19.- Como se vê, houve uma alteração do tratamento legal dispensado à matéria. Atualmente, força é convir, a proteção ao nome empresarial dá-se, em princípio, apenas no espaço territorial correspondente à competência da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da sociedade. FABIO ULHÔA, prelecionando sobre as diferenças entre marca e nome comercial, aduz que :


(...) a proteção conferida pela Junta Comercial ao nome se exaure nos limites do Estado a que ela pertence, enquanto que os efeitos do registro de marca são nacionais (CC, art. 1.166). Ou seja, o empresário sediado em Santa Catarina tem, a partir do arquivamento do seu ato constitutivo no registro de empresas, protegido o seu nome empresarial em todo o Estado catarinense. Se abrir filiais no paraná e no Rio Grande do Sul, terá neles a mesma proteção. Nenhum outro empresário poderá se estabelecer, ou abrir filial, com nome idêntico ou semelhante, nestes três Estados. Tais arquivamentos, contudo, não impedem que, em outro Estado da Federação (Rio de Janeiro, suponha-se), seja arquivado ato constitutivo com nome empresarial colidente. Ressalte-se, para precisar, que tanto o empresário catarinense pode vender seus produtos ou serviços no Rio de Janeiro, como o carioca pode fazê-lo em Santa Catarina, Paraná ou Rio Grande do Sul (desde que não tenha filiais). Um, contudo, não poderá impedir que o outro se utilize do nome registrado na respectiva Junta. (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Direito de Empresa, Vol. 1, 12ª ed.: Saraiva, São Paulo, 2008, p. 183).


20.- Nesta Corte, já perfilhando a nova orientação, colhe-se o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CARACTERIZAÇÃO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - PRIMEIROS ACLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ARESTO DESLINDADOR DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - CONFIGURAÇÃO - SOCIEDADES COMERCIAIS - DENOMINAÇÕES SOCIAIS - EXCLUSIVIDADE - LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA - MARCAS - PATRONÍMICO DOS FUNDADORES DE AMBAS AS LITIGANTES - PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - APLICAÇÃO - CONFUSÃO AO CONSUMIDOR AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - REEXAME DE PROVAS - VALIDADE DO REGISTRO DAS MARCAS DA EMBARGANTE - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

4. A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609?RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, DJ 27?06?2005).


21.- Ante o exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial.


Ministro SIDNEI BENETI
Relator

Documento: 13279379 RELATÓRIO E VOTO