Co-titular de conta conjunta responde sozinho por cheque sem fundo

Celebrado contrato de abertura de conta-corrente conjunta, no qual um dos co-titulares da conta emitiu cheque sem provisão de fundos, é indevida a inscrição do nome daquele que não emitiu o cheque em cadastro de proteção ao crédito. O fundamento jurisprudencial levou a 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que condenou uma cooperativa de crédito a indenizar em danos morais uma de suas clientes, que acabou ‘‘negativada’’  por cheque sem fundos da mãe.

Na ação indenizatória, a filha garantiu que jamais emitiu cheques em seu nome, classificando como ilícita a conduta da instituição financeira. Além de reparação moral, pediu provisionamento judicial para excluir o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. O banco argumentou que se trata de conta conjunta do tipo solidária, podendo quaisquer dos titulares movimentá-la. Com isso, tornam-se também credores/devedores solidários.

No primeiro grau, o juiz Alejandro Werlang, da Vara Judicial da Comarca de Cerro Largo, deu provimento à inicial, entendendo que inexiste solidariedade entre ambos os correntistas no que diz respeito ao título de crédito.

É que a ‘‘Lei do Cheque’’ (7.357/85) prevê,  em seu artigo 47, incisos I e II, que os obrigados pela cártula são os emitentes, endossantes e seus avalistas.  ‘‘O co-titular detém apenas solidariedade limitada à propriedade dos fundos comuns à sua movimentação, não tendo o condão de transformar o outro correntista em co-devedor pelas dívidas assumidas’’, escreveu na sentença.

Reconhecida a conduta ilícita a atrair a responsabilidade civil, o julgador observou que os casos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito constituem hipótese de dano in re ipsa. Ou seja, o dano causado a outrem é presumido a partir do próprio fato ocorrido, desobrigando a comprovação. Assim, levando em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrou o montante da indenização em de R$ 3 mil, acrescido de correção monetária e juros de mora.

Serviço defeituoso

No âmbito do TJ-RS, o relator das apelações, desembargador Guinther Spode, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou o entendimento de que a inscrição em cadastros restritivos de crédito não pode passar da pessoa emissora dos cheques. Trata-se, a seu ver, de defeito na prestação de serviço, cuja responsabilidade está prevista no artigo 14, parágrafo 3, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

Considerando os ‘‘efeitos pedagógicos’’ e as ‘‘particularidades do caso concreto’’, Spode decidiu aumentar para R$ 8 mil o valor da reparação moral. O valor está em consonância com casos análogos que chegam ao colegiado — justificou. 

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Indenização

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou a São Braz S.A. Indústria e Comércio de Alimentos a indenizar por danos materiais e morais o nadador profissional Kaio Márcio. De acordo com nota do STJ, durante cerca de um ano, após o fim do contrato celebrado com essa finalidade, a empresa continuou a utilizar a imagem do atleta, sem autorização, em suas embalagens de biscoito. Conforme consta dos autos, segundo a publicação do STJ, o nadador pediu compensação por danos materiais e morais, alegando ter sofrido prejuízo patrimonial, visto que, no segundo e último ano de vigência do contrato, estabelecido em 2006, recebia R$ 3,5 mil mensais, valor que deixou de ganhar enquanto a empresa continuou usando sua imagem em período posterior ao término do pacto. Em primeira instância, apenas foi reconhecida a reparação por danos morais, no valor de R$ 4 mil. Quanto ao pleito por danos materiais, o juízo de primeiro grau, ao rechaçá-lo, argumentou que o prejuíz
o patrimonial em razão da continuidade de circulação dos produtos precisaria ser comprovado, o que entendeu não ter ocorrido. Ao julgar apelação do nadador, o Tribunal de Justiça da Paraíba elevou o valor por danos morais para R$ 8 mil. Mais uma vez contrariado com o não reconhecimento de dano material e descontente com a verba indenizatória atribuída ao dano moral, o atleta interpôs recurso especial. (DCI, 31.3.15)

Usar nome de marca concorrente é tentativa de enganar consumidor

Nomes semelhantes de produtos de marcas que atuam no mesmo segmento de mercado podem gerar confusão entre os consumidores. Nesse caso, usar o nome da concorrente é uma tentativa de aproveitamento da marca. Assim entendeu o Tribunal Regional Federal da 2ª Região ao julgar o caso de uma empresa do Ceará que queria registrar o nome “Nacional Rent a Car”. Acontece que a marca “National Car Rental” já é usada por uma multinacional que atua no Brasil.

Para o relator do recurso, desembargador Paulo Espirito Santo, a marca cearense queria “aproveitar-se da fama e posição de destaque da marca de titularidade da multinacional, a qual atua em diversos países, em vários continentes, no mesmo segmento de mercado de aluguel de carros”.

O pedido de registro de marca feito pela locadora cearense foi concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2013. Com isso, a multinacional entrou com ação de nulidade do registro da marca. Em primeira instância, o registro do nome “Nacional Rent a Car” foi anulado. O juiz levou em consideração a anterioridade do registro e a possibilidade de confusão do consumidor.

Representada pelo advogado Sérgio Nery, do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieria de Mello, a multinacional “National Car Rental”, alegou que tem o registro da marca desde 1970 e que atua com esse nome comercial em todo o mundo. “A empresa cearense atua no mesmo segmento de mercado. É claramente uma tentativa de atrair clientes. Assim, a concessão do registro à concorrente é  completamente indevida, pois  o consumidor não consegue distinguir uma da outra”, argumentou o advogado.

A empresa cearense, alegou que o termo “nacional” não pode ser utilizado com exclusividade, bem como os termos “rent a car” e “car rental”, por serem expressões corriqueiras no ramo de locação de automóveis, e por isso não são exclusivas.

No TRF-2, o desembargador Paulo Espirito Santo, afirmou que o objetivo da proteção da marca é afastar a concorrência desleal. Ele levou em consideração os efeitos negativos que essa concorrência poderia gerar tanto para o dono da marca quanto para o consumidor.  A concorrência desleal pode prejudicar “tanto o proprietário da marca legítima, permitindo que outros se aproveitem do seu trabalho e investimento, assim como induz a erro o consumidor comum, que acredita estar se utilizando de um produto que não corresponde à realidade”, afirmou na decisão.

Interesse processual

As partes também discutiram sobre a existência de interesse processual no caso, já que ainda não houve uma decisão definitiva na via administrativa. Segundo a empresa cearense, há a carência da ação pela ausência de interesse processual, já que o pedido de nulidade ainda está sendo analisado pelo INPI.

Para o desembargador, não é preciso haver o esgotamento da via administrativa para que o interessado possa pleitear o seu direito. Ele manteve anulado o registro da marca.

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INPI vence ação sobre patente de remédio no STJ

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu, nesta terça-feira (15/12), pela primeira vez, ganho de causa ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em ação relativa à extensão de uma patente pipeline de medicamento para tratamento de hipertensão arterial. Patente pipeline é o mecanismo em que a patente expedida no exterior é reconhecida no Brasil apenas até o tempo em que ela leva para expirar no país de origem.

Para o presidente do INPI, Jorge Ávila, a decisão significa segurança jurídica no Brasil com relação à duração das patentes brasileiras. “A decisão do STJ representa, na verdade, concretamente, a consolidação da visão que o INPI defende há muito tempo da maneira de contar o tempo de proteção de uma patente”.

O mecanismo do pipeline foi incorporado pela Lei 9.279/96 da  Propriedade Industrial, que permitiu o depósito e a concessão de patentes a produtos e processos das áreas farmacêutica e química que não podiam ser patenteados no Brasil porque a lei anterior não o permitia. Pelo mecanismo, a patente teria um ano para ser pedida ao INPI e valeria pelo tempo restante no país em que foi depositada pela primeira vez.

Jorge Ávila explicou  que os pedidos de pipeline são uma revalidação no Brasil de uma patente concedida originalmente em outro país. “A lei dizia que é pelo tempo remanescente daquela patente. Eventualmente, por peculiaridades da lei do país de origem, as empresas conseguiram estender esse prazo naquele país”.

O INPI defende que a proteção no Brasil deve ser contada a partir do primeiro depósito no exterior, seguindo o que determina a lei brasileira. Este foi o entendimento que prevaleceu no STJ. “A proteção fica assegurada pelo prazo remanescente no país de origem. O que o entendimento do STJ consolida é o prazo que a patente tinha remanescente no país de origem no momento da concessão. O que aconteceu depois no país de origem não diz respeito à gente”, disse Ávila.

A ação envolve o remédio da empresa Novartis, que tem a valsartana como principal substância, e deverá ter a sua patente expirada em fevereiro de 2010. A decisão abre um precedente para outros julgamentos sobre patentes, como a do Viagra, ressaltou a assessoria de imprensa do INPI. Com informações da Agência Brasil.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NOME COMERCIAL - MARCAS MISTAS - PRINCÍPIOS

251800002200 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NOME COMERCIAL - MARCAS MISTAS - PRINCÍPIOS - "Recurso especial. Propriedade industrial. Nome comercial. Marcas mistas. Princípios da territorialidade e especificidade/especialidade. Convenção da União de Paris. CUP. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil , uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. Ademais, o Magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela Autarquia Federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. 3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei nº 9.279/1996 (REsp 1190341/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em 05.12.2013, DJe 28.02.2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, Julgado em 17.08.2010, DJe 01.10.2010). 4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço (REsp 1359666/RJ, Relª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 28.05.2013, DJe 10.06.2013). 5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depósito desta no INPI. Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC. 6. A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte o Brasil. É verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece que 'o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio'. Não obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis locais. 7. O art. 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo 'suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia'. Sob o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico. Assim, é inviável admitir a coexistência de tais marcas. 8. Ainda que não tivesse sido reconhecido o direito de precedência do Registro nº 816805776 para a marca mista Multimed, ao contrário do que sugere o Tribunal a quo, não seria possível concluir pela nulidade deste. Isso porque tal registro foi concedido em 1994, não sofrendo nenhuma impugnação por parte da autora, seja administrativamente no prazo de seis meses (art. 101 da Lei nº 5.772/1971, correspondente ao atual 169 da Lei nº 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei nº 9.279/1996. Desse modo, está preclusa a possibilidade de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade, bem como por meio de ação de nulidade de registro. Este só poderá ser impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade Industrial. 9. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional (REsp 325158/SP, Relª Min. Nancy Andrighi, Rel. p/o Ac. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, Julgado em 10.08.2006, DJ 09.10.2006, p. 284 e REsp 1189022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em 25.02.2014, DJe 02.04.2014). 10. No decorrer de processo administrativo de nulidade já instaurado, afigura-se temerária a conduta do titular de marca registrada que firma contrato de licenciamento com terceiro, tanto mais se não informar este acerca do óbice sofrido pelo registro marcário. Não há nexo de causalidade entre decisão proferida pelo INPI de concessão do registro marcário, posteriormente invalidada por meio de regular processo administrativo, e a desistência de terceiro em prosseguir com o licenciamento desta marca, ao tomar conhecimento de que a sua titular respondia ao referido processo administrativo de nulidade. 11. Recurso especial provido." (STJ - REsp 1.184.867 - (2010/0041466-7) - 4ª T. - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - DJe 06.06.2014 )

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE DE MEDICAMENTO - AÇÃO DE NULIDADE MANEJADA CONTRA AO DO INPI QUE INDEFERIU PATENTE

251800002133 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE DE MEDICAMENTO - AÇÃO DE NULIDADE MANEJADA CONTRA AO DO INPI QUE INDEFERIU PATENTE - ACORDO TRIPS - INAPLICABILIDADE - "Recurso especial. Propriedade industrial. Patente de medicamento. Ação de nulidade manejada contra ato do INPI que indeferiu pedido de patente. Pedido de patente depositado sob a égide da Lei nº 5.771/1971. Inaplicabilidade do acordo TRIPs. Entrada em vigor da Lei nº 9.279/1996. Possibilidade de depósito de patente pipeline. 1. Ao tempo da Lei nº 5.772/1971 não eram privilegiáveis e, portanto, não poderiam ser objeto de patente, produtos químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação. 2. O acordo TRIPs, incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto Presidencial nº 1.355/1994, permitiu o patenteamento de produtos farmacêuticos (art. 27), mas suas disposições tornaram-se obrigatórias, no Brasil, somente a partir de 1º de janeiro de 2000, tendo em vista o prazo de extensão geral estabelecido no seu art. 65.2. 3. O pedido de patente de fármaco depositado no INPI em 1996 não poderia, portanto, ser deferido com base na Lei nº 5.772/1971 nem tampouco apreciado diretamente com base nas disposições do acordo TRIPs, cuja observância ainda não havia se tornado obrigatória. 4. Com a entrada em vigor da Lei nº 9.279/1996, surgiu para o autor possibilidade de desistir do pedido previamente depositado e apresentar outro requerendo a patente pipeline, desde de que cumpridos os requisitos dispostos na nova lei, o que não ocorreu. 5. Recurso especial improvido." (STJ - REsp 1.127.971 - (2009/0046381-8) - 3ª T. - Rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 14.04.2014 ) 

Comentário Editorial

O referido acórdão consta que a empresa recorrente requereu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a patente de um produto farmacêutico, em 18 de março de 1996. O INPI indeferiu o requerimento sob alegação de que, com a entrada em vigor da Lei nº 9.279, a empresa deveria ter efetuado outro pedido, nos termos do art. 229 da norma, para que o pedido de patente normal fosse convertido em um pedido de patente pipeline.

No julgamento do recurso, duas questões foram levadas à apreciação da Turma: se havia legislação que permitisse a patente de fármacos, quando foi feito o pedido de registro de patente; e se a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) poderia obrigar aqueles que já haviam depositado pedido normal de patente a apresentar outro pedido, para que fosse adequado às alterações introduzidas pela norma.

A recorrente alegou que, na data do requerimento, o patenteamento de fármacos era regido pelas regras do tratado TRIPs (do inglês Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), firmado em 1994.

Sustentou, ainda, que, além de a Lei nº 9.279 só ter entrado em vigor depois da apresentação do pedido de patente, ela não obriga a apresentação de um novo pedido para substituir aquele já em processamento.

A sentença, confirmada no acórdão de apelação, julgou improcedente o pedido, sob o entendimento de que as regras do tratado TRIPs só entrariam em vigor a partir de 1º de janeiro de 2000.

Dessa forma, na data da apresentação do pedido, vigia o Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971), que vedava a concessão de patentes para produtos químicos e farmacêuticos. O INPI, então, teria decidido corretamente ao exigir a apresentação de novo pedido, nos termos do art. 229 da Lei nº 9.279.

A recorrente alegou que, embora o acordo TRIPs permitisse aos países signatários adiar a sua aplicação até 1º de janeiro de 2000, o Brasil não teria se pronunciado expressamente a esse respeito, e por isso as disposições convencionadas teriam tido aplicação imediata. 

Vale trazer trecho do voto do Relator:

"Dessa forma as disposições constantes do TRIPs apenas entraram em vigor cinco anos após a publicação do Decreto Presidencial nº 1.355/1994, ou seja, em 01.01.2000, como ficou definido pela jurisprudência desta Corte.

Nesse sentido:

COMERCIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL - RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - PATENTES - VIGÊNCIA DE QUINZE ANOS - ART. 24 DA LEI 

Nº 5.772/1971 - EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE - ACORDO TRIPS (ARTS. 65 e 70, I) - PAÍSES MEMBROS - DIREITO DE RESERVA - PERÍODOS DE INCIDÊNCIA DO ACORDO - PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDOS - PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR CINCO ANOS - AUSÊNCIA DE SUPORTE LEGAL.

[...]

3. Mesmo que vigente o TRIPs desde 1º de janeiro de 1995 em face de sua ratificação e promulgação, a regra prescrita no seu art. 65.2 - 'Um país em desenvolvimento membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente acordo, estabelecida no § 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos arts. 3º, 4º e 5º -, por se constituir uma reserva concedida ao Brasil, sintetiza direito norteador de amparo ao reconhecimento de que a entrada em vigor no acordo veio a ocorrer somente em 1º de janeiro de 2000, inibindo, portanto, sua plena incidência a partir da publicação oficial. (REsp 642.213/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª S., J. 28.04.2010, DJe 02.08.2010)

Comercial. Recurso especial. Mandado de segurança. Patentes. Pedido de prorrogação, por mais cinco anos, de patente concedida na vigência da Lei nº 5.772/1971, em face da adesão do Brasil ao acordo TRIPs. Natureza do acordo. Exame das cláusulas relativas às possíveis prorrogações de prazo de vigência do TRIPs para os países em desenvolvimento e das discussões legislativas no Congresso brasileiro durante a adesão ao acordo.

[...]

Em resumo, não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto no 

art. 65.4 do TRIPs, por falta de manifestação legislativa adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição da eficácia de seu direito. Recurso especial não conhecido. (REsp 960728/RJ, Relª Min. Nancy Andrighi, 3ª T., J. 17.03.2009, DJe 15.04.2009)

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PATENTE CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI Nº 5.772/1971 POR MAIS CINCO ANOS - ACORDO TRIPS - VIGÊNCIA NO BRASIL

[...]

II - A ausência de manifestação legislativa expressa, no sentido de postergar a vigência do Acordo no plano do direito interno por mais cinco anos (na modalidade 1 + 4), não pode ser interpretada como renúncia à faculdade oferecida pelo art. 65 às nações em desenvolvimento, uma vez que não havia nenhum dispositivo obrigando o país a declarar sua opção pelo prazo de transição. Precedente: REsp 960.728/RJ, Relª Min. Nancy Andrighi, DJ 17.03.2009. (REsp 806.147/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJe 18.12.2009)"

José Carlos Tinoco Soares, discorrendo sobre a possibilidade da alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, ressalva:

"[...] Trata-se de uma adoção mais ampliada do que já estava previsto no art. 188 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27.08.1945, primeiro Código de Propriedade Industrial, ou seja: 'Poderá constituir matéria de defesa na ação criminal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente'."

O renomado autor, comentando o art. 183 da Lei nº 9.279/1996, explica que comete crime contra a propriedade industrial quem viola direito da patente de invenção ou de modelo de utilidade. Contudo, ressalva:

"[...] para a caracterização deste específico delito não deverão ser admitidas em juízo as simples expectativas de direito (pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade) ou mesmo as patentes que já caíram no domínio público, pela decorrência do prazo legal, pela decretação de caducidade, por falta de pagamento de anuidade ou ainda pela sua anulação judicial, ou outra decisão da qual não caiba mais recurso.

Considerando, pois, a integral validade da patente de invenção ou de modelo de utilidade, comete crime contra uma ou outra aquele que fabrica, usa meio ou processo ou promove a sua aplicação ou utilização por si ou por terceiros, sem autorização do titular." (Lei de patentes, marcas e direitos conexos, Lei nº 9.279 - 14.05.1996. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 101 e 275)

O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso.

O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade

197000000976 - "PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - PROIBIÇÃO AO USO DE MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - Impossibilidade de associação entre produtos e serviços. Irrelevância. Declaração do INPI reconhecendo a marca de 'alto renome'. Imprescindibilidade. O direito de propriedade da marca é limitado, entre outros, pelo princípio da especialidade/especificidade, o qual é previsto, de forma implícita no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 . O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade, nos termos do art. 125 da Lei nº 9.279/1996 . É irrelevante, para fins de proteção das marcas de alto renome, a discussão a respeito da impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços. Para se conceder a proteção conferida pelo art. 125 da Lei nº 9.279/1996 , é necessário procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca como de 'alto renome'. Recurso especial a que nega provimento." (STJ - REsp 951.583 - 3ª T. - Rel. Min. Nancy Andrighi - DJ 17.11.2009 ) 

Comentário Jurídico

Cuida-se de ação cominatória c/c indenização por danos materiais ajuizada por empresas que afirmaram que possuem a titularidade de "marca notória" (Visa), registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e por este considerada como marca notória, nos termos do art. 67 da Lei nº 5.772/1971. Alegou-se que o reconhecimento da notoriedade implica em proteção ao uso da marca para todas as classes de produtos e serviços, motivo pelo qual requereu a abstenção do uso da marca "Visa Laticínios" nos produtos fabricados pela recorrida, indenização por danos materiais e a publicação do resumo da sentença em jornais de grande circulação. A título de antecipação de tutela, pleiteou a imediata interrupção do uso da marca, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a busca e apreensão dos produtos contrafeitos.
O Juízo Monocrático julgou improcedente o pedido da ação cominatória e extinto o pedido reconvencional por impossibilidade jurídica do pedido, e entendeu que não deve ser afastado o princípio da especialidade da marca, porque não houve renovação do registro das recorrentes como "marca notória", nos termos do art. 67 da Lei nº 5.772/1971, ou aquisição de registro de "alto renome", de acordo com o art. 125 da Lei nº 9.279/1996, no INPI.
Houve recurso e o TJMG entendeu que as marcas de alto renome têm proteção especial, mas o impedimento de coexistência no mercado não ocorreria se o consumidor soubesse identificar exatamente a diferença entre elas.
As recorrentes alegaram, em suas razões, que o acórdão recorrido violou o art. 125 da Lei nº 9.279/1996, bem como dissídio jurisprudencial. Sustentaram que o dispositivo legal tido por violado não faz qualquer ressalva quanto à similitude do ramo da atividade para a proteção da marca de alto renome, tampouco quanto à possibilidade de confusão entre marcas. Aduziram que a marca "Visa" é de alto renome e deve ser protegida em todos os ramos de atividade, motivo pelo qual não deve coexistir com a marca "Visa Laticínios".
Apesar de acolher os fundamentos das Empresas Visa, o STJ negou o reconhecimento de proteção à marca como detentora de "alto renome", por entender que a falta de renovação do registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual impede a proteção em relação a outros ramos de atividade, razão pela qual a proteção requerida judicialmente não pode ser concedida.
A Relatora asseverou que como regra geral, o direito da marca está vinculado ao princípio da especificidade, que assegura proteção apenas no âmbito dos produtos e serviços específicos da classe para a qual foi deferido o registro. A lei, no entanto, confere aos detentores de registro de marcas de alto renome proteção especial em todos os ramos de atividade. A discussão é sobre a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279/1996, quando se reconhece a ausência de confusão entre os consumidores. No caso, estaria evidente a ausência de confusão entre uma marca do mercado financeiro e uma de iogurte.
Vale trazer jurisprudências neste sentido:
"Direito comercial. Propriedade industrial. Recurso especial. Marcas. Colidência. Nome comercial. Proteção enquanto integrante de marca. Princípio da especificidade. Confusão ao consumidor. Inocorrência. Reexame de provas. Recurso especial não conhecido. 1. A proteção de nome comercial enquanto integrante de certa marca encontra previsão como tópico do Direito marcário, dentre as vedações ao registro respectivo (arts. 64 e 65, V, da Lei nº 5.772/1971). Destarte, e conquanto se objete que tal vedação visa à proteção do nome comercial de per si, o exame de eventual colidência entre marca integrada pelo nome comercial do titular versus marca alheia idêntica ou semelhante posteriormente registrada não pode ser dirimido apenas com base na anterioridade, subordinando-se, em interpretação sistemática, aos preceitos relativos à reprodução de marcas, consagradores do princípio da especificidade (arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/1971). Precedentes. 2. Orientação que se mantém mesmo em face da Convenção da União de Paris, ante a exegese sistemática dos arts. 2º e 8º, não se havendo falar em proteção marcária absoluta tão só porquanto composta de nome comercial. Precedente. 3. Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, limitando-se a tutela da marca registrada a produtos e serviços de idênticas classe e item. 4. Apenas em se tratando de 'marca notória' (art. 67, caput, da Lei nº 5.772/1971, atual marca 'de alto renome', art. 125 da Lei nº 9.279/1996), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens. Outrossim, não se confundem as marcas 'notória' e 'notoriamente conhecida' (art. 6º bis da CUP, atual art. 126 da Lei nº 9.279/1996), esta, ainda que não registrada no Brasil, gozando de proteção, mas restrita ao respectivo 'ramo de atividade'. 5. In casu, afastada pelo Tribunal a quo a configuração de 'marca notória', a tutela, mesmo que se cogitasse de 'marca notoriamente conhecida', não excederia o segmento mercadológico da recorrente. Assim, diversas as classes de registro e o âmbito das atividades da recorrente (classe 25, itens 10, 25 e 30: roupas e acessórios do vestuário de uso comum, inclusive esportes, bolsas, chapéus e calçados de qualquer espécie) e da recorrida (classes 11, item 10: jornais, revistas e publicações periódicas em geral, e 33, itens 10 e 20: doces e pós para fabricação de doces em geral, açúcar e adoçantes em geral), não há impedimento ao uso, pela última, da marca McGregor como designativa de seus produtos. Precedentes. 6. Possibilidade de confusão ao consumidor dos produtos das litigantes e prática de concorrência desleal (arts. 2º, d, da Lei nº 5.772/1971, e 10 da CUP) expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, com fulcro no contexto probatório, cuja revisão perfaz-se inviável nesta seara especial (Súmula nº 7/STJ). Precedentes. 7. Ausente a similitude fática entre os arestos recorrido e paradigma, não se conhece da divergência jurisprudencial aventada (art. 255 e parágrafos do RISTJ). 8. Recurso especial não conhecido." (STJ, REsp 200400491548/RJ, (658702), 4ª T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 21.08.2006, p. 254)
"Marca. Uso indevido, por associação de ex-revendedores, da marca Ford. Sendo a marca objeto de propriedade, seu titular tem o direito exclusivo ao respectivo uso em qualquer âmbito, sempre que, registrada no Brasil, for considerada de alto renome (Lei nº 9.279/1996, art. 125) ou for notoriamente conhecida em seu ramo de atividade (art. 126); quem a usa para reunir forças contra o seu titular viola a proteção que a lei confere à marca. Recurso especial não conhecido." (STJ, REsp 200500974607/DF, (758597), 3ª T., Rel. p/o Ac. Min. Ari Pargendler, DJU 30.06.2006, p. 218) (Disponível em: www.iobonlçinejuridico.com.br)