SEMINÁRIO: DIREITOS AUTORAIS E SUAS MODALIDADES

ACADÊMICAS: 

MARIA GABRIELLI, 

LAYS HELLENA, 

REBECA MARCIANO, 

MIRELLE PEDROSO 

E CLARA CONSULIN

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL. CONTRAFAÇÃO. PRODUTOS NÃO ORIGINAIS. VENDA. ADMINISTRADORA DO SHOPPING. RESPONSABILIDADE CIVIL.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CONTRAFAÇÃO. PRODUTOS NÃO ORIGINAIS. VENDA. ADMINISTRADORA DO SHOPPING. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ.

A administradora de centro de comércio popular que permite e estimula a violação do direito de propriedade industrial por parte dos lojistas que alugam seus stands e boxes torna-se corresponsável pelo dano ilícito cometido pelos terceiros cessionários dos espaços de seu estabelecimento. Precedentes.

Acórdão 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PERDAS E DANOS POR USO INDEVIDO DE MARCA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PERDAS E DANOS POR USO INDEVIDO DE MARCA – ACÓRDÃO QUE DECLAROU NULA A SENTENÇA EX OFFICIO E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, VISANDO MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, DECLARANDO PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGADA – AVENTADO JULGAMENTO EXTRA PETITA E ALEGADA OMISSÃO NO QUE DIZ RESPEITO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM DISCUSSÃO SOBRE PROTEÇÃO DA MARCA (LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL) – IMPROCEDÊNCIA IN CASU – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO DE REEXAME DESCABIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A CONCLUSÃO TOMADA À UNANIMIDADE PELO COLEGIADO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COM EXPOSIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE BAIXA DOS AUTOS PARA CONFECÇÃO DA PROVA TÉCNICA DE OFÍCIO – PRECEDENTES – DELIMITADA A IMPRESCINDIBILIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA, HAJA VISTA O ELEVADO RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA ENTRE AS MARCAS POR PARTE DOS CONSUMIDORES, BEM COMO QUANTO À AFIRMAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL DESENCADEADA – DÚVIDA ACERCA DA UTILIZAÇÃO UNIVERSAL DO PREFIXO “CRED” E DO COMPLEMENTO “SUL”, DE MODO QUE TEMERÁRIA QUALQUER CONCLUSÃO SOBRE A EXCLUSIVIDADE DO SEU USO SEM A PRÉVIA CONFECÇÃO DE LAUDO POR EXPERT DO RAMO – COMPLETA OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS E DOS ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – VÍCIO INEXISTENTE – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA DOS ARTIGOS 77, 80, 81 E 1.026, TODOS DO NCPC – DELIBERAÇÃO MANTIDA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPR - 7ª C.Cível - 0014647-64.2019.8.16.0017 - Maringá -  Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER -  J. 05.08.2022)

Como a propriedade intelectual pode proteger as criações da indústria da moda

19 de julho de 2022

De acordo com dados da ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o setor da moda é o segundo maior empregador da indústria de transformação, empregando cerca de 1,6 milhão de brasileiros.

O Brasil é o quarto maior parque produtivo de confecção e quinto maior produtor têxtil do mundo, com faturamento de cerca de US$ 36,2 bilhões. Ainda, é a última cadeia têxtil completa do Ocidente, isto é, o Brasil é o único a atuar desde o plantio do algodão, a produção das fibras, até os desfiles de moda, passando por fiações, tecelagens, beneficiadoras, confecções e forte varejo.

Embora tenha muito em comum com outras indústrias de bens de consumo, a indústria da moda enfrenta um conjunto de questões únicas e complexas. Nenhuma outra indústria precisa projetar, gerar e fabricar tal multiplicidade de conceitos a cada coleção para entregá-los de forma tão rápida e eficiente nos mercados globais.

A partir daí, emergem as mais variadas demandas e necessidades, inclusive no campo jurídico, especialmente pelo fato da indústria da moda se mostrar uma indústria criativa, com forte braço de inovação e pesquisa para se destacar dos concorrentes.

E para proteger o investimento em pesquisa e inovação de aproveitamento por terceiros com menor custo e investimento é que se resolveu regular a proteção à propriedade intelectual, visto que essas criações intelectuais contribuem para o desenvolvimento econômico e social, o que contribuiu para a criação do conceito de “economia criativa”.

A WIPO – World Intellectual Property Organization explica que a “propriedade intelectual refere-se às criações da mente: tudo, desde obras de arte até invenções, passando por programas de computador, marcas e outros sinais comerciais”.

A Propriedade Intelectual divide-se em duas principais categorias:

– Propriedade Industrial: inclui patentes para invenções, desenhos industriais, marcas e indicações geográficas, concorrência desleal.

– Direito de Autor e direitos conexos: abrangem obras literárias, artísticas e científicas, incluindo interpretações ou execuções e radiodifusões, softwares.

O sistema de propriedade intelectual veio para equilibrar os direitos e interesses de diferentes grupos: criadores e consumidores; empresas e concorrentes; países de renda alta e países de renda baixa, concedendo ao seu inventor ou criador um monopólio temporário em troca da divulgação da invenção/inovação.

É possível que um único produto receba múltipla proteção pela propriedade intelectual, podendo possuir, marca, um desenho industrial, direito autoral, patente…

Existem diferentes legislações nacionais em diferentes países e regiões do mundo, além de uma lei internacional, Acordos e Tratados internacionais que regulam a propriedade intelectual.

Por isso é importante ter a assessoria de um advogado especializado em Direito da Propriedade Intelectual, o qual irá lhe orientar e apresentar as melhores estratégias de proteção das criações da indústria da moda.

Cristiane Tages da Silva

OAB/SC 20.993

(https://tadv.com.br/como-a-propriedade-intelectual-pode-proteger-as-criacoes-da-industria-da-moda/)

Lei de Propriedade Industrial e Lei dos Direitos Autorais

Na lei de propriedade industrial, para fazer valer o direito de inventor, criador, necessário registro.

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

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Na lei sobre direitos autorais independe de registro para fazer valer o direito de autor.

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.

Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.Do Registro das Obras Intelectuais

Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.

Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea

STJ - Propriedade industrial. Ação de nulidade de registro de marca e de abstenção de uso. Elle / elle ella. Possibilidade de convivência. Ausência de risco de confusão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 7/STJ. Teoria da distância. Recurso especial não provido. CF/88, art. 5º, XXIX. Lei 9.279/1996, art. 124, XIX. Lei 9.279/1996, art. 129. CDC, art. 4º, I.

«1 - Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019.

2 - O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida.

3 - Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes.

4 - Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.

5 - O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.

6 - O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ.

7 - Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento - impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada.

Recurso especial não provido.»

(STJ (3ª T.) - Rec. Esp. 1.819.060 - RJ - Rel.: Minª. Nancy Andrighi - J. em 20/02/2020 - DJ 26/02/2020)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM.

RELATORA	:	MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE	:	COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
ADVOGADOS	:	DANIELA SOARES DOMINGUES  - RJ106850
		CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO  - RJ020283
		TALITA CASTRO AYRES  - RJ159321
		MARINA DE ARAUJO LOPES  - DF043327
RECORRIDO	:	RENATO PASSARIN E FILHOS LTDA
ADVOGADO	:	MARISTELA BASSO  - SP171969A
INTERES.	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RECURSO ESPECIAL Nº 1.833.422 - RJ (2018⁄0019031-0)

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de ato administrativo, ajuizada por RENATO PASSARIN E FILHOS LTDA. em face da recorrente, com o objetivo (i) de que fosse declarada a invalidade da marca LIBER e (ii) de que o INPI fosse condenado a se abster de conceder o registro relativo ao pedido 826.894.160.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a nulidade da marca LIBER.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente.

Embargos de Declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos artigos: 535, II, do CPC⁄73; 462 do CPC⁄73; 195, III, da Lei 9.279⁄96 e 4º da Lei 8.078⁄90; 124, XIX, da Lei 9.279⁄96; 6, quinquies, “c“, 1, da Convenção de Paris; e 124, VI, da Lei 9.279⁄96. Além de negativa de prestação jurisdicional (omissão), assevera que o Tribunal a quo deveria ter levado em consideração o fato superveniente ocorrido antes do julgamento dos embargos de declaração, consubstanciado na caducidade dos registros do recorrido. Afirma que o recorrido é contumaz em tentar se aproveitar de sinais marcários notórios, conduta que caracteriza concorrência parasitária e desleal, sobretudo quando se percebe que sua marca nunca foi utilizada para designar cervejas. Argumenta que os sinais sobre os quais versa o presente litígio não apresentam similitude gráfica, fonética e semântica, além de serem utilizados para designar produtos distintos (sidra e cerveja sem álcool). Entende que a coexistência das marcas não gera confusão nos consumidores e que cada produto possui público-alvo distinto. Ademais, tratando-se de signo fraco, dotado de baixa distintividade, deve seu titular suportar o ônus da convivência.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.833.422 - RJ (2018⁄0019031-0)

RELATORA	:	MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE	:	COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
ADVOGADOS	:	DANIELA SOARES DOMINGUES  - RJ106850
		CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO  - RJ020283
		TALITA CASTRO AYRES  - RJ159321
		MARINA DE ARAUJO LOPES  - DF043327
RECORRIDO	:	RENATO PASSARIN E FILHOS LTDA
ADVOGADO	:	MARISTELA BASSO  - SP171969A
INTERES.	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM.

1. Ação distribuída em 20⁄8⁄2009. Recurso especial interposto em 10⁄4⁄2015. Autos conclusos à Relatora em 16⁄2⁄2018.

2. O propósito recursal, além de examinar se houve negativa de prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca LIBER à recorrente, ante eventual conflito com a marca LÍDER, concedida anteriormente à recorrida.

3. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração contra ele interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional.

4. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.

5. Tratando-se, todavia, de marca que apresenta baixo grau de distintividade, por se constituir de expressão dicionarizada e de uso comum, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, afigurando-se descabida a alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedentes.

6. Não sendo o recorrido reconhecido pelo público consumidor como fabricante do mesmo tipo de bebida identificado pela marca da recorrente (cerveja sem álcool), não se vislumbra situação fática apta a evidenciar a possibilidade de confusão ou associação indevida.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.833.422 - RJ (2018⁄0019031-0)

RELATORA	:	MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE	:	COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
ADVOGADOS	:	DANIELA SOARES DOMINGUES  - RJ106850
		CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO  - RJ020283
		TALITA CASTRO AYRES  - RJ159321
		MARINA DE ARAUJO LOPES  - DF043327
RECORRIDO	:	RENATO PASSARIN E FILHOS LTDA
ADVOGADO	:	MARISTELA BASSO  - SP171969A
INTERES.	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito recursal, além de examinar se houve negativa de prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca LIBER à recorrente, ante eventual conflito com a marca LÍDER, concedida anteriormente à recorrida.

1. BREVE DELINEAMENTO FÁTICO

O recorrido, titular dos direitos de propriedade industrial derivados da concessão da marca LÍDER, ajuizou a presente ação em face de COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV com o intuito de que fosse declarada a invalidade do ato administrativo que concedeu a esta o registro da marca nominativa LIBER, bem como que o INPI fosse obstado de deferir o pedido de registro para a marca mista CERVEJA LIBER 0,0% ÁLCOOL QUALIDADE BRAHMA.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a invalidade da marca nominativa LIBER ao argumento de que se trata de expressão gráfica e foneticamente semelhante àquela registrada pelo recorrido, cujos significados, ainda que distintos, são de difícil percepção pelo público consumidor.

Tal entendimento foi mantido pelo Tribunal a quo, cujas razões foram sintetizadas na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCA - IMPOSSIBILIDADE - IDENTIDADE GRÁFICA E FONÉTICA DAS MARCAS EM COTEJO QUE ESTÃO REGISTRADAS NA MESMA CLASSE- SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS – POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO - OCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - APLICAÇÃO DO INCISO XIX DO ART. 124 DA LEI 9.279⁄96.

• 1- Impossibilidade de coexistência das marcas em cotejo, ante todo um conjunto probatório que demonstra claramente que as marcas destinam-se a distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes e afins, suscetíveis de causar confusão ao público consumidor, alcançando o mesmo segmento mercadológico e a mesma clientela;
• 2- Os produtos assinalados pelas marcas em análise, em regra, encontram-se à disposição para venda nos mesmos tipos de estabelecimentos comerciais (mercados, bares, restaurantes, etc.) e posicionam-se fisicamente quase sempre próximos um do outro, o que pode vir a induzir o consumidor no sentido de supor que ambos os produtos originam-se do mesmo fabricante, da mesma empresa. Somando-se todos esses pontos ao fato de as marcas apresentarem também extrema semelhança gráfica e fonética ("LIDER" - da apelada e "LIBER" - da apelante), onde se verifica somente a variação de uma consoante, trocou-se o "D" por "B", afigura-se definitivamente impossível a convivência no mercado das marcas de ambas as empresas;
• 3- Inviável, da mesma forma, a pretensão da apelante no sentido de sustentar ser cabível a aplicação do princípio da especialidade com o fim de respaldar a coexistência das marcas em cotejo, pois as marcas pertencem a mesma classe, ou seja NCL(8)32, alcançando os mesmos produtos;
• 4- Remessa necessária, considerada como feita, e apelação conhecidas, mas não providas.

2. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Da análise do acórdão impugnado, verifica-se que a prestação jurisdicional dada corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício a ser sanado. O Tribunal a quo se pronunciou de maneira a abordar todos os aspectos fundamentais da controvérsia, dentro dos limites que lhe são impostos por lei.

Desse modo, a alegação da recorrente, no sentido de que teria havido defeito na prestação de prestação jurisdicional, não comporta acolhida.

3. DA VIOLAÇÃO DO ART. 462 DO CPC⁄73

O exame da alegada violação do art. 462 do CPC⁄73 fica prejudicado em razão de o INPI ter indeferido, administrativamente, os pedidos que apontavam a caducidade dos registros do recorrido (suposto fato superveniente indicado pela recorrente), tendo a autarquia reconhecido como comprovado o uso efetivo das marcas.

4. CARACTERIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO DA MARCA E DA HIPÓTESE DOS AUTOS.

O direito de uso exclusivo de uma marca, conferido pela norma do art. 129, caput, da Lei 9.279⁄96, bem como o direito que dele decorre – de exigir que terceiros se abstenham de utilizar signos idênticos ou semelhantes àqueles já registrados –, não podem ser considerados direitos absolutos e irrestritos, pois estão condicionados às exceções previstas na própria lei e ao equilíbrio com os valores constitucionais da livre concorrência, da liberdade de expressão e da livre iniciativa.

Segundo se depreende da Lei de Propriedade Industrial (art. 124, XIX e XXIII), a violação do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário fica caracterizada quando, para designar produtos ou serviços disponibilizados no mercado, são utilizados sinais que possam gerar confusão no consumidor (compra de um produto por outro) ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada (compra de um produto sob a equivocada crença de se tratar de uma determinada origem comercial).

Para aferição da existência de confusão ou de associação entre marcas, em primeiro lugar, deve-se ter como parâmetro a perspectiva do consumidor comum, razoavelmente atento e informado (REsp 1.688.243⁄RJ, 4ª Turma, DJe 23⁄10⁄2018), considerado o contexto em que usualmente adquire os produtos assinalados (ou utiliza os serviços prestados).

No que concerne aos elementos passíveis de análise para que se possa concluir pela caracterização ou não da violação ao direito de exclusiva – elencados por esta 3ª Turma quando do julgamento do AgRg no REsp 1.346.089⁄RJ (DJe 14⁄5⁄2015) –, merecem destaque, dadas as circunstâncias da espécie, os seguintes: (i) grau de distintividade da marca paradigma, (ii) grau de semelhança entre as marcas em conflito, (iii) tempo de convivência e (iv) natureza dos produtos ou serviços oferecidos.

Tais critérios, vale consignar, devem ser sopesados à vista das circunstâncias específicas da hipótese, não se podendo estabelecer juízos objetivos a priori sobre a relevância em abstrato de cada um deles.

• O exame da distintividade da marca supostamente violada serve para verificar se o sinal registrado constitui expressão genérica, necessária, comum, vulgar ou descritiva, a configurar o que a jurisprudência veio a definir como marca fraca, caracterizada por seu baixo poder distintivo.
• Nessas hipóteses, o titular do registro deve suportar o ônus da coexistência, pois optou por desfrutar da vantagem advinda da incorporação à marca de elemento de pouca ou nenhuma inventividade.
• De fato, conforme assentado recentemente no âmbito desta Turma, “em se tratando de marcas fracas, descritivas ou evocativas, afigura-se descabida qualquer alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo” (REsp 1.773.244⁄RJ, DJe 5⁄4⁄2019).

É essa a situação que se verifica dos autos, pois a expressão registrada pelo recorrente – LÍDER – é passível de ser classificada como de menor grau distintivo, uma vez que constitui termo da língua vernácula, de natureza comum e de pouca originalidade.

• Acresça-se a isso a circunstância de que as marcas em conflito – LÍDER e LIBER –, apesar de sua parcial colidência gráfica e fonética, apresentam significados completamente diversos, evocando ou sugerindo ideias distintas: a primeira remete a uma situação de superioridade ou predomínio, enquanto a segunda sinaliza liberdade, autodeterminação.
• Oportuno destacar que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que nem mesmo a reprodução integral de elementos nominativos é circunstância suficientemente apta, por si só, a ensejar a decretação de nulidade de registro, devendo, para tal desiderato, averiguar-se a presença de outros elementos capazes de ensejar confusão ou associação de marcas (nesse sentido, o REsp 863.975⁄RJ, 3ª Turma, DJe 16⁄11⁄2010).
• Pode-se vislumbrar, outrossim, que, apesar do longo tempo de convivência entre as marcas em conflito (ao menos desde 2003, ano do depósito da marca LIBER - e-STJ fl. 100), sequer foram deduzidas, no curso da ação, alegações no sentido de que algum consumidor tenha sido confundido ou que tenha associado a marca da recorrente à do recorrido.
• Na hipótese de ter havido, em algum momento, confusão ou associação errônea, o decurso desses anos de coexistência teria sido suficiente para que surgissem ao menos indícios nesse sentido.
• Vale anotar que a análise do elemento temporal constitui critério já utilizado por esta Corte Superior para fins de se assentar a possibilidade de convivência de marcas idênticas, como ocorrido nas ocasiões em que foram julgados os recursos especiais 863.975⁄RJ (3ª Turma, DJe 16⁄11⁄2010) e 14.367⁄PR, 4ª Turma, DJ 21⁄9⁄1992.
• Por fim, quanto à natureza dos produtos designados pelas marcas em disputa, constata-se que, enquanto a expressão registrada pela recorrente serve para assinalar, exclusivamente, cervejas (classe NCL(8) 32), os registros titularizados pela parte adversa foram expedidos para que ela os utilizasse na identificação de um espectro bem mais amplo de bebidas, aí incluídos, além de cervejas, xaropes, sucos, refrigerantes e refrescos.

De se gizar que a mera constatação de que os produtos assinalados pelas marcas em litígio estão insertos em uma mesma categoria – bebidas – não constitui circunstância suficiente a atrair a presunção de que o consumidor possa vir a confundi-los. Nesse sentido, mutatis mutandis, já decidiu esta Corte: REsp 863.975⁄RJ, 3ª Turma, DJe 16⁄11⁄2010.

• No particular, sobreleva atentar para o fato de que o recorrido atua, basicamente, no segmento de vinhos e espumantes, jamais tendo utilizado a expressão LÍDER para designar qualquer tipo de cerveja (fato incontroverso).

Desse modo, não sendo ele reconhecido pelo público consumidor como fabricante do mesmo tipo de bebida identificado pela marca da recorrente (cerveja sem álcool), não se vislumbra situação fática apta a possibilitar a ocorrência de confusão ou associação indevida.

Diante desse contexto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese – natureza comum da expressão LÍDER (marca fraca), grau de distintividade entre os sinais, utilização da marca em produtos diversos e tempo de coexistência – impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrente deva ser invalidada.

O uso da marca LIBER não traduz circunstância que implique, ao menos potencialmente, violação dos direitos do recorrido, não configurando hipótese de aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou concorrência desleal.

5. CONCLUSÃO

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial e, como corolário, inverter os ônus decorrentes da sucumbência.

Documento: 100757308

RELATÓRIO, EMENTA E VOTO

Concorrência desleal - Apuração de imitação de trade dress exige análise de perito, decide STJ

 

7 de fevereiro de 2019, 12h08

Apenas a comparação de fotografias pelo julgador não é suficiente para verificar a imitação de trade dress capaz de configurar concorrência desleal, sendo necessária perícia técnica para apurar se o conjunto-imagem de um estabelecimento, produto ou serviço conflita com a propriedade industrial de outra titularidade.

A decisão é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar um caso envolvendo duas fabricantes de geleias. Na ação, a Queensberry acusou a Ritter de concorrência desleal por causa do pote utilizado. Segundo a Queensberry, o vasilhame adotado pela Ritter era bastante similar ao seu, o que trazia prejuízo ao consumidor.

Em sua defesa, a Ritter sustentou que o trade dress de seu produto não se confunde com aquele dos produtos comercializados pela Queensberry. Requereu, ainda em primeiro grau, a produção de prova pericial, o que foi indeferido.

Além de entender a perícia desnecessária, a sentença julgou procedente a ação e condenou a Ritter a se abster de utilizar o pote. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença.

A relatora do recurso no STJ, ministra Isabel Gallotti, entendeu que o indeferimento da perícia requerida caracterizou cerceamento de defesa. Para ela, a prova pericial era necessária, uma vez que o acórdão do TJ-SP confirmou decisão baseada apenas na observação de fotos das embalagens dos produtos alvo de questionamento.

“O conjunto-imagem é complexo e formado por diversos elementos”, disse, assinalando que a ausência de tipificação legal e a impossibilidade de registro exigem que eventuais situações de imitação e concorrência desleal sejam analisadas caso a caso.

“Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à apresentação do produto ou serviço”, afirmou.

A ministra citou diversos precedentes da 3ª Turma no sentido de que, para caracterizar concorrência desleal em embalagens assemelhadas, é fundamental a realização de perícia capaz de trazer ao juízo elementos técnicos imprescindíveis à formação de seu convencimento.

Processo anulado

Segundo Isabel, a questão em análise é jurídica, pois o recurso não buscou o reexame de provas, mas um pronunciamento do STJ a respeito da necessidade ou não da prova pericial.

“Pede-se, isso sim, pronunciamento a respeito da admissibilidade do meio de prova de que se valeu a corte a quo, mera comparação visual de fotografias das embalagens. A errônea valoração da prova sindicável na via do recurso especial é aquela que ocorre quando há má aplicação de norma ou princípio no campo probatório, o que ocorre no caso”, explicou.

De acordo com a relatora, ao decidir com base em comparação feita a partir das fotos, o TJ-SP dispensou os subsídios que a perícia poderia trazer a respeito dos elementos probatórios que auxiliariam no julgamento.

Ao dar provimento ao recurso, a 4ª Turma anulou o processo desde a sentença e deferiu o pedido de produção de prova técnica, determinando o retorno dos autos à origem. Com informações da 

REsp 1.778.910

STJ determina troca de embalagem de produto

25 de abril de 2012, 20h30

O sabonete Francis Protection terá que mudar sua embalagem em 90 dias, para não ser confundido com o Protex. A decisão é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o relator, ministro Luis Felipe Salomão, há manifesto interesse público na repressão de atos de concorrência desleal, porque a medida tem função reflexa de proteção ao consumidor. Além disso, a lei de proteção à propriedade industrial tem previsão específica sobre o tema.

A decisão reconheceu a possibilidade de garantir o trade dress detido pela Colgate Palmolive. O trade dress é a forma geral de apresentação de um produto ou serviço. Mesmo não se tratando de tutela específica da marca, é possível ao juiz determinar a troca de embalagens que possam confundir o consumidor e causar concorrência desleal.

De acordo com o relator, alterar o entendimento da Justiça local sobre a efetiva possibilidade de confusão do consumidor exigiria reanálise de prova, o que é vedado ao STJ em recurso especial. O ministro afirmou também que a jurisprudência recente do STJ e do Supremo Tribunal Federal rejeita a possibilidade de reexame de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em vista da natureza provisória dessas decisões. O recurso especial não foi conhecido.

“O artigo 209, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996 expressamente prevê a possibilidade de o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje”, esclareceu. “Desse modo, o artigo 209 constitui salutar e relevante instrumento processual à disposição do Judiciário para que a autoridade judiciária possa garantir, nos casos de materialização de sua incidência, a tutela da propriedade intelectual, possibilitando, ainda que em caráter provisório, a cessação da indevida violação por terceiros de bens relativos à propriedade industrial e, ainda, a pronta repressão a atos de desvio desleal de clientela”, completou.

A ação foi proposta pela Colgate Palmolive Indústria e Comércio Ltda. e pela Colgate Palmolive Company contra a Francis Licenciamentos Ltda. Para as autoras, que detêm a marca Protex há mais de 50 anos, o seu produto possui alta credibilidade e reconhecimento, sendo identificável pela embalagem branca e marca em azul com listras coloridas.

Segundo elas, a Francis adotou o mesmo padrão, copiando os “elementos distintivos do produto líder de mercado para atrair clientela alheia”. Por isso, além de indenização, pediram a troca das embalagens. Este último pedido recebeu tutela antecipada, confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

No Recurso Especial, a Francis sustentou não haver prova inequívoca do direito alegado pela Colgate Palmolive e que os efeitos da medida concedida na tutela antecipada seriam irreversíveis. Mas o relator não acolheu suas pretensões.