AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. PEÇAS DE VESTUÁRIO ÍNTIMO FEMININO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DA LEI 9.610/98.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.943.690 - SP (2021/0177329-5)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE : WACOAL AMERICA INC.

RECORRENTE : LOUNGERIE S/A

ADVOGADOS : LETICIA PROVEDEL DA CUNHA - SP241779

CASSIO MONTEIRO RODRIGUES - RJ180066

RECORRIDO : HOPE DO NORDESTE LTDA

ADVOGADO : RODRIGO CAFFARO - SP195879

EMENTA - RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA.DESLEAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. PEÇAS DE VESTUÁRIO ÍNTIMO FEMININO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DA LEI 9.610/98. DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORIGINALIDADE NÃO CONSTATADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. DISTINTIVIDADE. AUSÊNCIA. CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em 11/3/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 22/6/2021.

2. O propósito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de comercializar peças de vestuário que se assemelham à linha de produtos fabricada pelas recorrentes, bem como se tal prática é causadora de danos indenizáveis.

3. São passíveis de proteção pela Lei 9.610/98 as criações que configurem exteriorização de determinada expressão intelectual, com ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original.

4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7º da Lei de Direitos Autorais é meramente exemplificativo.

5. O direito de autor não toma em consideração a destinação da obra para a outorga de tutela. Obras utilitárias são igualmente protegidas, desde que nelas se possa encontrar a exteriorização de uma “criação de espírito”. Doutrina. 

6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279/96 não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento desta Corte Superior quanto a seus conteúdos normativos (Súmula 211/STJ). Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo teriam sido eles violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

7. A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua imitação encontra óbice na repressão à concorrência desleal. Precedentes.

8. Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica (ausência de caráter meramente funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso).

9. Hipótese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conteúdo probatório, concluiu que (i) há diferenças significativas entre as peças de vestuário comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da linha estilística das recorrentes revela tão somente uma tendência do segmento da moda íntima feminina; e (iii) não foi comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusão no público consumidor.

10. Não sendo cabível o revolvimento do acervo fático e das provas produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do entendimento consagrado na Súmula 7/STJ, é de rigor o desacolhimento da pretensão recursal.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Fashion law: como proteger as criações no segmento da moda?

Ivan Lago Mariotto

Migalhas

• Uma camiseta preta simples estampada com o logotipo da Nike por exemplo, que está registrado no INPI, não pode ser produzida ou comercializada por terceiros. Já uma camiseta muito semelhante, mas sem qualquer referência à marca, não seria protegida da mesma forma, pois a proteção está atrelada à marca e não à peça em si.

Em artigo publicado no ano passado no Migalhas,  apresentei o cenário de low-IP equilibrium, isto é, de baixa proteção da propriedade intelectual, do segmento da moda. De fato, os desenhos e as criações no âmbito da moda não são muito bem abarcados pelos institutos tradicionais da propriedade industrial.

No entanto, isso não significa que a moda não pode ser protegida. Quando ouvimos o termo Fashion Law – direito da moda – normalmente pensamos justamente em propriedade intelectual. Logo, como a moda pode ser protegida?

A primeira forma de proteção é a marca. Segundo os artigos 122 e 123 da lei 9.279/96 (lei de Propriedade Industrial), a marca de produto consiste em sinal distintivo visualmente perceptível, usado para distinguir um produto de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Então, a proteção prevista na lei se refere ao sinal distintivo, mas não à peça de roupa ou ao seu desenho isoladamente. Assim, uma camiseta preta simples estampada com o logotipo da Nike por exemplo, que está registrado no INPI, não pode ser produzida ou comercializada por terceiros. Já uma camiseta muito semelhante, mas sem qualquer referência à marca, não seria protegida da mesma forma, pois a proteção está atrelada à marca e não à peça em si.

No exemplo acima, o sinal distintivo da Nike não é primordial para o design do produto em questão, servindo mais para que o cliente o reconheça e associe à identidade da marca, atrelando ao que ela representa, como possíveis ideais de qualidade, valores etc. No entanto, em alguns casos os sinais distintivos exercem papel fundamental no desenho do produto, o que gera impactos diferentes em sua proteção. Exemplos claros disso são os diversos produtos da Louis Vuitton que possuem texturas muito características, registradas como marca no INPI. Há ainda o caso em que as marcas são unicamente figurativas, isto é, compostas apenas por figuras ou símbolos, que compõem a essência de muitos produtos de moda. Muitos produtos da Gucci, por exemplo, possuem uma faixa verde e vermelha estampada, ou então um detalhe em metal que faz referência a um freio de cavalo, remetendo às origens da marca. Ambos são sinais registrados no INPI, não podendo ser replicados por terceiros, mesmo não contendo referências nominativas à Gucci.

Registros de marca no INPI  813574617, 818461390 e 818853336, respectivamente.

Uma outra alternativa para a proteção da moda é o chamado trade dress, que consiste em um conjunto de características particulares e essenciais de um produto ou serviço, o que pode incluir diversos fatores como combinação de cores, formato, textura, etc.  Um exemplo muito clássico de trade dress no universo da moda é o solado vermelho dos calçados da Christian Louboutin, muito característico dos produtos da marca.  Trata-se de um instituto muito interessante, pois protege sinais distintivos de produtos ou serviços que não são objeto de proteção da marca.

Sapato da Christian Louboutin (fonte: catawiki.com).

Todavia, o trade dress não possui previsão legislativa no Brasil. A única referência que pode ser feita com base na legislação para pautar o trade dress é o instituto da concorrência desleal, previsto na Lei de Propriedade Industrial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu em 2018 que ele pode ser reconhecido com base em uma análise caso a caso, inclusive mediante perícia.  Essa análise é fundamental e muito sensível, porque uma eventual aplicação disseminada desse instituto pode causar impactos relevantes na concorrência.

Cabe ainda ressaltar que em 2021 o INPI publicou a Portaria/INPI/PR 37 e a Nota Técnica INPI/CPAPD 02/21, que regulamentaram as chamadas “marcas de posição”. De acordo com o art. 1º da Portaria, a marca de posição é aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um suporte, que resulte em um conjunto capaz de distinguir e identificar produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins. As marcas de posição podem ainda ser registradas no INPI. Um exemplo de marca de posição seria a faixa presente na lateral dos tênis da Vans, muito característica dos calçados da marca. Essa regulamentação representa um avanço importante na proteção do trade dress, pois prevê regras específicas para as marcas posicionais.

Acima, tênis da Vans (fonte: vans.com.br) e abaixo registro de marca no INPI 824063244.

De todo modo, apesar do cenário de baixa proteção à propriedade intelectual presente no segmento da moda quando comparado a outros segmentos de mercado, existem maneiras de proteger as criações. O instituto tradicional da marca e a regulação recente da marca de posição parecem dar amparo adequado aos atores do segmento. O conceito de trade dress pode também sustentar proteção em várias situações, sendo importante tomar cautelas sob o ponto de vista concorrencial.

Fashion Law em foco: obras em domínio público

Marinna Vieira Ribeiro dos Santos

Conjur

O dia 1º de janeiro é tradicionalmente marcado pelo Dia do Domínio Público, momento em que diversas obras intelectuais possam ser utilizadas livremente, sem necessidade de autorização ou pagamento de royalties, em razão do término da proteção conferida pelo direito autoral.

No Brasil, a regra está prevista no artigo 41 da Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), segundo o qual:

• “Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.”

Ultrapassado esse prazo, a obra ingressa em domínio público, nos termos do artigo 45, caput, da mesma lei, podendo ser utilizada por qualquer pessoa, desde que respeitados os direitos morais do autor.

Na maior parte da Europa, inclusive na Itália, o critério é semelhante: a proteção patrimonial também se estende por 70 anos após a morte do autor, independentemente de sua nacionalidade ou do local de nascimento. Assim, para o Brasil e para a maioria dos países europeus, autores falecidos até 1955 tiveram suas obras incorporadas ao domínio público.

Já, nos Estados Unidos, obras protegidas entram em domínio público 95 anos após a sua publicação. Por esse motivo, obras lançadas em 1930 passaram a ser livres a partir de 1º de janeiro de 2026.

Obras que ingressaram em domínio público em 1º de janeiro de 2026

Com a virada do ano, diversas obras de grande relevância cultural passaram a integrar o domínio público. Entre elas, destacam-se:

As primeiras versões dos personagens Pluto, ainda chamado de Rover, da Disney, e Betty Boop, dos estúdios Fleischer, nos Estados Unidos, considerando a publicação em 1930;

Obras associadas à imagem e ao repertório artístico de Carmen Miranda, cuja influência estética permanece extremamente atual;

• A pintura “Composição II em Vermelho, Azul e Amarelo” (1930), de Piet Mondrian, que já se encontrava em domínio público no Brasil e na Europa desde 2015, mas que agora também é de livre uso nos Estados Unidos;
• No cinema, títulos como “Nada de Novo no Front” e “O Anjo Azul” nos Estados Unidos, considerando a publicação em 1930;
• No campo musical, obras dos irmãos Ira e George Gershwin, como “I Got Rhythm”, “I’ve Got a Crush on You”, “But Not for Me” e “Embraceable You”, além da versão original de “Georgia on My Mind” e “Dream a Little Dream of Me”.

Essas obras podem, em tese, ser reproduzidas, adaptadas, reinterpretadas, traduzidas e incorporadas a novos projetos criativos, sem restrições; o que abre espaço para novas edições, colaborações artísticas, coleções temáticas e produtos culturais.

Por que o domínio público importa para a moda?

No mercado da moda, o domínio público representa uma fonte legítima de inspiração estética, narrativa e simbólica, especialmente em um mercado que se alimenta de referências culturais, históricas e artísticas.

Estampas, campanhas, desfiles, vitrines, coleções e colaborações frequentemente dialogam com obras clássicas da pintura, do cinema, da música e da literatura. O ingresso dessas obras em domínio público amplia significativamente o repertório disponível para uso criativo sem a necessidade de licenciamento; o que pode reduzir custos e viabilizar projetos.

No entanto, é fundamental destacar que domínio público não significa ausência total de limites jurídicos pois, mesmo quando a obra original está em domínio público, podem subsistir:

• Direitos conexos, como os de intérpretes, executantes ou produtores fonográficos;
• Direitos sobre edições críticas, traduções recentes ou adaptações específicas;
• Proteções marcárias, quando personagens, nomes ou signos visuais foram registrados como marca;
• Riscos concorrenciais, especialmente quando há associação comercial direta.

No mercado da moda, esses detalhes fazem toda a diferença entre uma estratégia juridicamente segura e um passivo oculto.

 Domínio público como estratégia 

A experiência prática demonstra que marcas que utilizam referências em domínio público de forma estruturada, com análise jurídica prévia, conseguem transformar patrimônio cultural em vantagem competitiva.

O uso estratégico do domínio público exige leitura técnica da legislação aplicável em cada território, análise integrada entre direito autoral, marcário e concorrencial, bem como o alinhamento entre criação, marketing e jurídico.

No contexto da economia criativa, da internacionalização de marcas e da circulação global de conteúdos, Fashion Law deixa de ser apenas proteção e passa a ser estratégia. Para a moda, compreender o domínio público é evitar riscos e ampliar possibilidades com segurança.

Marca notoriamente conhecida: por que o INPI precisa rever sua prática?

Em um mundo globalizado e digitalizado, é relativamente simples superar a interpretação restritiva do Instituto

A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 126, dispõe que “a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do artigo 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (CUP), goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.”

Da leitura desse dispositivo, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da CUP, verifica-se que não há qualquer restrição expressa que limite sua aplicação apenas às marcas estrangeiras ainda não depositadas ou registradas no país. Caso essa tivesse sido a intenção do legislador, a redação do dispositivo teria sido clara nesse sentido, inclusive substituindo a expressão “independentemente” por uma formulação como “apenas se não estiver previamente depositada ou registrada no Brasil”, a fim de restringir a abrangência da norma.

Não obstante, na prática, observa-se que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) adota interpretação restritiva do dispositivo. Recorrentemente, a autarquia entende que apenas podem ser enquadradas como marcas notoriamente conhecidas aquelas que ainda não se encontrem depositadas ou registradas no Brasil e que, além disso, sejam amplamente reconhecidas pelo público consumidor nacional.

Ora, vivemos em um mundo globalizado e amplamente integrado pela tecnologia, o que torna relativamente simples verificar se determinada marca é ou não notoriamente conhecida.

Nesse contexto, surge a seguinte indagação: por que é praticamente inviável o indeferimento de ofício pelo examinador, conforme previsto no §2º do artigo 126, da LPI? Tal dificuldade decorre, essencialmente, de três fatores:

1. Interpretação restritiva adotada pelo INPI: se a própria Autarquia entende que apenas marcas estrangeiras não depositadas ou registradas podem ser consideradas notoriamente conhecidas, torna-se contraditório exigir que o examinador indefira de ofício um pedido com base nessa condição. Isso demandaria, inclusive, pesquisas extensas, não apenas em sua base de dados, mas também em fontes externas (como a web), o que inviabiliza decisões automáticas nesse sentido.
2. Previsão expressa no Manual de Marcas: segundo o entendimento consolidado pelo próprio INPI, o reconhecimento da notoriedade deve ocorrer apenas no âmbito de oposição ou de Processo Administrativo de Nulidade (PAN), e não de maneira espontânea pelo examinador.
3. Exigência do depósito da marca no Brasil: sendo condição sine qua non o depósito do pedido para que haja análise do status da marca, resta o problema de como o INPI poderia resolver a situação em caso de indeferimento de ofício, considerando que o registro de marca constitui direito subjetivo da parte interessada.

Constata-se, portanto, que as diretrizes constantes do Manual de Marcas afrontam os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia, na medida em que impõem interpretação restritiva ao artigo 126 da LPI. Tal postura favorece apenas determinado grupo de interessados — em especial aqueles titulares de marcas protegidas apenas no exterior —, em detrimento da plena aplicação da norma.

Cumpre observar que o revogado Código da Propriedade Industrial (CPI), instituído pela Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, dispunha o seguinte: “Da Marca Notória. Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca.”

Como se verifica, o antigo CPI contemplava apenas o instituto da marca notoriamente conhecida, sem estabelecer qualquer distinção em relação à marca de alto renome. Além disso, delimitava de forma expressa a proteção especial conferida: a extensão do direito marcário a todas as classes de produtos e serviços.

Os requisitos estabelecidos eram inequívocos: a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, desde que configurada a possibilidade de confusão; ou a ocorrência de prejuízo à reputação da marca. Nesse último caso, admitia-se a alegação de risco de diluição ou de aproveitamento parasitário — institutos que, embora atualmente não mais reconhecidos na esfera administrativa do INPI, ainda encontram respaldo no poder judiciário quando se trata de marca notoriamente conhecida e já registrada no Brasil.

Inclusive, o United States Patent and Trademark Office (USPTO), órgão responsável pela proteção de ativos de propriedade intelectual nos Estados Unidos, adota interpretação que consideramos mais adequada ao disposto no artigo 6º bis da CUP. Em sua prática administrativa, o USPTO delineia de forma expressa o que se entende por marca famosa (well-known mark), quem pode invocar tal direito e quais são os requisitos necessários para o seu reconhecimento: “Os Estados Unidos implementam essas normas protegendo marcas notórias, registradas e não registradas, de origem nacional e estrangeira, contra o uso e/ou registro por terceiros não autorizados, nos termos da Lei Lanham dos EUA. A Lei protege uma marca contra violação ou registro por terceiros de marca similar para produtos ou serviços que sejam iguais, similares, relacionados ou mesmo não relacionados, se houver risco de confusão, independentemente de a marca anterior estar registrada ou não.

O titular de uma marca notória pode intentar uma ação em um tribunal federal dos EUA por violação de marca registrada, nos termos da Seção 43(a) da Lei Lanham. O tribunal determinará a probabilidade de confusão ao decidir sobre a violação. A jurisprudência americana descreve uma variedade de fatores não exclusivos e não exaustivos que podem ser utilizados na análise. Esses fatores incluem:

• a semelhança das marcas
• a relação ou proximidade dos bens e/ou serviços
• a força da marca do autor, incluindo o nível de reconhecimento comercial
• canais de marketing utilizados, incluindo a semelhança ou dessemelhança entre os consumidores dos bens e/ou serviços das partes
• o grau de cuidado que provavelmente será exercido pelos compradores na seleção de bens e/ou serviços,
• a intenção do réu na seleção de sua marca
• a evidência de confusão real
• a probabilidade de expansão nas linhas de produtos, etc.

Nesta análise, embora nenhum fator seja determinante, uma marca forte ou notória receberá proteção mais ampla do que uma marca mais fraca. Uma marca não precisa ser registrada para receber proteção.”

Com a revogação do CPI, a LPI desdobrou o antigo artigo 67 nos atuais artigos 125 e 126. Surge, então, uma indagação relevante: da mesma forma que o alto renome é reconhecido por procedimento apartado, com a correspondente anotação desse status nos registros e a emissão de certificado próprio, por que razão não se confere à marca notoriamente conhecida tratamento equivalente, sobretudo quando a lei expressamente também prevê a chamada “proteção especial”?

Conclui-se que o INPI deveria revisar suas disposições internas, de modo a facultar a qualquer pessoa com legítimo interesse a solicitação da anotação de reconhecimento de sua marca como notoriamente conhecida nos assentamentos do órgão.

Tal medida permitiria não apenas que o INPI voltasse a avaliar o risco de diluição ou de aproveitamento parasitário em casos de oposição ou em Processos Administrativos de Nulidade (PAN), sempre que houvesse afinidade mínima entre os segmentos, mas também viabilizaria a aplicação inequívoca do §2º do artigo 126 da LPI, possibilitando o indeferimento de ofício de marcas já reconhecidas como notoriamente conhecidas.

Entendemos que essa foi a intenção do legislador ao distinguir os institutos na LPI e que a adoção dessa interpretação, com a consequente superação do entendimento restritivo do INPI, pode representar a solução mais adequada para assegurar proteção especial às marcas conhecidas apenas em seu segmento de atuação, por parcela limitada da população, e que, justamente por essa restrição, dificilmente alcançariam o status de alto renome.logo-jota

Fonte: JOTA - https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/marca-notoriamente-conhecida-por-que-o-inpi-precisa-rever-sua-pratica 

Encerramento da CPI da pirataria da cidade de São Paulo

A CPI da Pirataria de São Paulo apresentou o seu relatório final trazendo recomendações de políticas e campanhas para o aprimorameto do combate à pirataria.

segunda-feira, 24 de abril de 2023

Migalhas

    A Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada em 27 de outubro de 2021 pela Câmara Municipal de São Paulo, sob a presidência do vereador Camilo Cristófaro (Avante) e vice-presidência do vereador Adilson Amadeu (União) por meio do Processo RDP 43/21, que se destinou à investigação da comercialização de produtos importados sem recolhimento de impostos, bem como a comercialização de produtos falsificados, teve o seu relatório final apresentado em 22 de março de 2023. 

    Ciente da gravidade dos crimes que envolvem a pirataria e do massificado e “livre” comércio desses produtos irregulares na cidade de São Paulo, a Câmara Municipal Paulista identificou a necessidade de fazer um verdadeiro raio-x de tal cenário para apresentação de uma série de sugestões de medidas a serem implementadas, buscando confrontar essa atividade criminosa que, infelizmente, ainda chega a ser vista por muitos como inofensiva. 

    O trabalho da CPI, ao longo de 1 ano e 5 meses de atividades, segundo seu relatório final, foi responsável pela realização de 48 reuniões, 7 diligências, 45 oitivas (com 6 conduções coercitivas), 216 requerimentos aprovados e 374 ofícios expedidos. 

    O documento de relatoria do vereador Isac Félix (PL) e sub-relatoria do vereador Rodrigo Goulart (PSD), apresenta detalhadamente todas as atividades executadas pela CPI, culminando com a apresentação da sugestão de uma série de medidas a serem implementadas pela Prefeitura de São Paulo, além de encaminhar os fatos apurados para as esferas Federais, também com a indicação possíveis providências a serem implementadas. 

    Diante da constatação de que hoje uma parcela relevante dos comerciantes populares também atua em ambiente virtual, o trabalho desempenhado pela CPI além de analisar o combate de produtos piratas nas regiões de comércio popular de São Paulo, famosas pela “livre” comercialização de produtos contrafeitos, também estendeu o seu raio-x para o ambiente virtual.  

    Ao longo do trabalho da CPI algumas reuniões foram dedicadas à oitiva dos representantes dos principais marketplaces em atividade no Brasil, buscando entender quais medidas estão sendo executadas para combater a comercialização dos produtos irregulares em ambiente virtual, em prol do afastamento do suposto “manto do anonimato”. O que, inequivocamente, demonstrou o interesse das atividades da CPI de São Paulo extrapolar fronteiras, servindo de marco para que outras cidades e Estados, além da própria União, também se engajem, cada vez mais, em prol do necessário combate à pirataria no ambiente virtual. 

    Um dos pontos de destaque da CPI foram as tentativas de oitiva do casal Hwu Su Chiu Law e Law Kin Chong, proprietários de pelo menos 27 shoppings localizados na cidade de São Paulo, famosos pela comercialização em larga escala de produtos piratas. Após inúmeras intimações para oitiva do casal, e até mesmo o deferimento de algumas conduções coercitivas, os mesmos, sob o manto dos 3 habeas corpus preventivos impetrados, se prevaleceram do direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo, permanecendo em silencio. Ainda assim, quando indagados quanto a sua participação na comercialização de produtos falsificados, o advogado do casal pontuou que o modelo de negócio dos seus clientes consistiria apenas e tão somente na locação de imóveis, razão pela qual não teriam qualquer responsabilidade sobre as atividades comerciais praticadas por seus respectivos inquilinos. 

    Após o brilhante trabalho desempenhado ao longo dos 499 dias da CPI a conclusão apresentada em seu relatório final, de redação do vereador Isac Félix, atesta que “a pirataria está ancorada em práticas ilegais e clandestinas que ultrapassam os limites do município de São Paulo e, consequentemente, das fronteiras pátrias. A organização do esquema de pirataria está enraizado em uma estrutura hierárquica e empresarial voltada para a prática de infrações penais, contando com estrutura, poder e domínio territorial que vão além da cidade de São Paulo” (sic.). 

    Além disso, o relatório final ressalta a necessidade da presença efetiva da organização estatal para efetivamente fazer frente ao ilícito em referência, concluindo o documento com a sugestão de medidas a serem implementadas pela Prefeitura de São Paulo, tais como: a formulação de um Plano Municipal de Combate à Pirataria; a criação de órgão público de inteligência, articulação e formulação de políticas de combate à pirataria, além da criação de órgãos específicos nas subprefeituras onde há a maior incidência de comercialização de produtos falsificados; a realização de campanhas educativas para a população; a ampliação das operações de fiscalização, com o treinamento de capacitação dos agentes de fiscalização; a interação com os demais órgãos competentes no âmbito Estadual e Federal e a intervenção da municipalidade no Circuito das Compras localizado no Brás. 

    Não é de hoje que a temática do combate à pirataria vem ganhando cada vez mais relevância no cenário nacional, hoje é notório que o comércio de produtos falsificados é uma das maiores, se não for a maior, fonte de custeio do crime organizado, razão pela qual medidas como a implementada pela Câmara Municipal de São Paulo são de extrema necessidade. 

    No entanto, como sabiamente pontuado no relatório final apresentado, os crimes decorrentes da comercialização de produtos piratas hoje não estão limitados apenas aos grandes centros de compras, como é o caso da cidade de São Paulo. Razão pela qual o Estado precisa passar a olhar para esse problema de uma forma nacional, rompendo as fronteiras estaduais. 

    Iniciativas como a dos vereadores da Cidade de São Paulo são de extrema valia, no entanto, é necessário que atitudes como essa se repliquem para os demais Estados da Federação e tenha um alcance nacional. 

    O desenvolvimento de políticas públicas de combate direto à pirataria é necessário e urgente, porém, junto com tais políticas é necessário também a implementação de campanhas educativas que atinjam toda a população, assim como a elaboração de legislação específica de alcance nacional (com processo de tramitação mais célere), responsável pela implementação de tipos penais mais severos para a prática desses ilícitos. 

    É inegável que o comércio de produtos piratas pode ser enquadrado, na maioria das vezes, como concurso formal de crimes, art. 70 do Código Penal, em decorrência da prática de crimes contra as marcas, artigos 189, inciso I; 190, inciso I da Lei de Propriedade Industrial (LPI) n.º 9.279/96 e crime de concorrência desleal, artigo 195, inciso III da LPI, além da prática dos crimes de estelionato, fraude no comércio, e crime contra as relações de consumo, tipificados, respectivamente, nos artigos 171 , 175 , 180 do Código Penal e artigo 66 da lei 8.078/90. 

    No entanto, o que verificamos na prática é que muitas vezes tais delitos são tipificados “apenas” como crime contra as marcas, sendo ignorado a ocorrência do concurso formal com os demais tipos penais facilmente identificados, fazendo com que a tramitação do procedimento criminal correspondente se proceda mediante queixa, e passe a possuir uma pena máxima de até 1 ano de detenção, segundo o artigo 189, inciso I, e detenção de até 3 meses nos termos do artigo 190, inciso I, ambos da LPI, penalidades essas que, na prática, não têm o poder de ser um óbice para a prática do ilícito, e tampouco  garante a justa proteção à propriedade intelectual dos titulares de marcas.  

    Além da necessidade de tipos penais mais severos, da aplicabilidade da lei penal de forma mais ampla e eficiente, e da necessidade de regulamentação de procedimentos céleres para viabilizar o trabalho mais efetivo dos agentes que atuam diretamente no combate à pirataria, é inegável a necessidade de leis mais rigorosas no que tange a concessão de licenças para o exercício das atividades de comércio nos inúmeros municípios existentes no Brasil. A fiscalização e o combate à pirataria precisam ser feitos de forma escalonada, atuando em conjunto desde a municipalidade até o governo federal. 

    Hoje, o poder executivo da cidade de São Paulo através da lei 14.167/06, devidamente regulamentada pelo decreto 52.432/2011, possui poder para efetuar a cassação de auto de licença de funcionamento de lojistas e permissão de uso de ambulantes que comercializem produtos irregulares no Município de São Paulo. No entanto, essa legislação se limita apenas e tão somente à cidade de São Paulo, além de enfrentar algumas dificuldades para o seu cumprimento decorrente da necessidade de uma nova regulamentação que traga maior efetividade e facilidade para a execução das penalidades administrativas. 

    A necessidade imediata de uma atuação mais contundente contra os atos de comércio de produtos ilegais é reforçada com os últimos números compartilhados pelo Anuário da Associação Brasileira de Combate à Falsificação segundo o qual restou apurado que o Brasil perdeu R$345 bilhões em 2022 em decorrência da pirataria. 

    Esse número reflete exatamente o valor que a economia brasileira deixou de somar aos seus cofres públicos e que foi, quase na sua totalidade, utilizado para custear o crime organizado. 

    Constatada a gravidade dos atos decorrentes da comercialização de produtos piratas, a relação direta com o crime organizado e o prejuízo exorbitante gerado aos cofres públicos nacionais, não resta a menor dúvida que a iniciativa da Câmara Municipal de São Paulo, decorrente da instauração da CPI da Pirataria, precisa ser compartilhada com os demais Estados da Federação para que, de forma conjunta, fomentem a criação de políticas públicas que viabilizem o combate direto à pirataria e, consequentemente, ao crime organizado. 

    No entanto, não se deve ignorar que além da atuação direta do poder público, seja com a criação de políticas efetivas ou de legislação específica mais gravosa, é necessário que a iniciativa privada também se engaje cada vez mais no combate à ilegalidade decorrente da comercialização de produtos piratas.  

    Os representantes de marcas também são protagonistas no combate à pirataria, visto que, além de serem parte diretamente interessada nessa batalha, quando unem esforços às Autoridades, a partir de seus programas de brand protection, podem contribuir muito com as investigações, auxiliando da identificação e desmantelamento de redes de organizações criminosas, além de prestar suporte para essas mesmas Autoridades que muitas vezes são obrigadas a atuar de forma limitada em decorrência de orçamentos escassos. 

    Por fim, a atuação das entidades e associações também possui um papel institucional primordial no combate à pirataria com a apuração de dados e pesquisas, além da função educacional, levando informação para quem não está no front desse combate, buscando assim esclarecer possíveis dúvidas da sociedade e indicar as mazelas que a “simples” compra de um produto pirata pode trazer para a sociedade. 

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LEI Nº 14.167, DE 6 DE JUNHO DE 2006. Disponível em: [http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-14167-de-6-de-junho-de-2006 ] Acesso em: 09/04/2023 

DECRETO Nº 52.432, DE 21 DE JUNHO DE 2011. Disponível em: [http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-52432-de-21-de-junho-de-2011] Acesso em 09/04/2023  

Relatório final da CPI da Pirataria. Disponível em: [https://www.saopaulo.sp.leg.br/wp-content/uploads/2023/03/relatorio-cpi-pirataria-relator-ver-isac-felix-1.pdf] Acesso em: 09/04/2023 

Lei 9.279/96. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm] Acesso em: 09/04/2023 

GALVÃO, Cesar. Brasil perdeu R$ 345 bilhões em 2022 por causa da pirataria. Disponível em: [https://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2023/04/03/exclusivo-brasil-perdeu-r-345-bilhoes-em-2022-por-causa-da-pirataria.ghtml] Acesso em: 09/04/2023 

Código Penal. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm] Acesso em: 09/04/2023 

Código do Consumidor. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm] Acesso em: 09/04/2023 

Grupo Jequiti deve indenizar Natura por uso indevido de marcas

 O Grupo Jequiti, que integra o Grupo Silvio Santos, terá que pagar indenização por danos materiais e morais à Natura Cosméticos pela utilização indevida de produtos com a expressão Erva Doce — marca tradicional registrada pela Natura —, além de outras denominações de sua propriedade.

Em cima, os produtos da Jequiti que, segundo STJ, violaram a marca Natura Erva Doce (em baixo) Reprodução

A decisão é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao manter decisão monocrática do ministro Luis Felipe Salomão. Para a turma, houve a caracterização de concorrência desleal e da tentativa de confundir o público consumidor — o que exige, além da abstenção de uso de marca, a reparação dos danos causados à Natura, em valor que deverá ser arbitrado na fase de liquidação de sentença.

Na ação que deu origem ao recurso, a Natura narrou que detém marcas como Natura Erva Doce, Revelar da Natura e Hórus, cujos produtos são tradicionais no mercado. Apesar de deter os registros dessas marcas, a Natura afirmou que o Grupo Jequiti comercializava produtos com as marcas Jequiti Erva Doce Mais, Jequiti Oro e Jequiti Revela, atitude que violaria os seus direitos de propriedade industrial.

Ainda segundo a Natura, além da reprodução indevida das marcas, a Jequiti utilizava identificação e grafia extremamente semelhantes às empregadas por ela, especialmente com relação à disposição visual dos elementos nominativos.

O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Jequiti a se abster de utilizar as marcas registradas pela Natura devido à violação de trade dress. Segundo a corte, houve aproveitamento indevido do prestígio das marcas da Natura, já consolidada no mercado.

De acordo com o tribunal, essa conduta ficou ainda mais evidente diante das informações de que a Jequiti, ao saber que a Natura tomaria medidas judiciais, alterou embalagens da linha Jequiti Erva Doce, mas sem deixar de utilizar elementos que remetiam à marca líder.

Entretanto, o TJ-SP afastou a condenação por danos materiais e morais por concluir que não havia prova nos autos de que a conduta da ré teria impedido a Natura de obter lucro com seus produtos, ou que tenha ocorrido desvio de clientela ou queda de faturamento.

Após a decisão do ministro Salomão que reconheceu o direito da Natura à indenização, as empresas do Grupo Jequiti recorreram à 4ª Turma. Alegaram que os precedentes que fundamentaram a decisão monocrática do ministro dizem respeito à violação de marca, e não de trade dress. Além disso, argumentaram que a comprovação do dano deveria ser necessariamente feita na fase de instrução processual, e que nem sempre uma conduta violadora de direitos de propriedade industrial é apta a gerar dano moral.

No julgamento do recurso, Luis Felipe Salomão apontou que o próprio TJ-SP entendeu ter havido "cópia servil" do trade dress dos produtos concorrentes pela Jequiti, além do risco de diluição das marcas da Natura em decorrência da conduta da ré de fabricar e comercializar cosméticos com marcas e conjunto-imagem similares.

O relator lembrou que o artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial prevê a possibilidade de o prejudicado receber ressarcimento pelos prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e por ações, inclusive, não previstas na lei, mas que tendam a prejudicar a reputação ou os negócios alheios e a criar confusão entre produtos, serviços e estabelecimentos comerciais.

"A norma, em nenhum momento, condiciona a reparação à efetiva demonstração do dano, até porque, como dito, é inerente à violação do trade dress o desvio de clientela, a confusão entre produtos, independentemente da análise do dolo do agente ou da comprovação de prejuízos", afirmou o ministro ao lembrar que, na violação de marca ou trade dress, o dano é presumido (in re ipsa), decorrendo seu reconhecimento da mera comprovação da prática de conduta ilícita.

Salomão também apontou que a apuração imediata dos danos não contemplaria a celeridade, a economia, a efetividade processual, a tutela de propriedade intelectual e dos direitos do consumidor; por isso, a apuração deverá ser realizada no momento do cumprimento de sentença.

"Isso porque, nesse tipo de ação, por um lado, a violação pode nem mesmo ser constatada e, por outro lado, se constatada, a apuração, nessa fase processual, só retardará desnecessariamente a cessação do dano, mantendo-se o efeito danoso de diluição do conjunto imagem ou da marca e de confusão aos consumidores", disse o ministro.

Ao negar o recurso do Grupo Jequiti, o relator afirmou ainda que, tendo em vista que a honra objetiva da empresa se dá por meio de sua projeção externa, a utilização indevida de seus signos identificadores atinge frontalmente seu nome e sua reputação no mundo civil e empresarial onde atua. "A utilização indevida da marca gera o correspondente resultado dano moral", concluiu.

Recurso repetitivo

Antes do julgamento na 4ª Turma, o recurso especial havia sido analisado na 2ª Seção sob o rito dos recursos repetitivos, em fevereiro de 2018. À época, o colegiado determinou a apreciação do caso pela turma de direito privado por entender que as demandas entre particulares acerca de trade dress dos produtos, concorrência desleal e outras questões semelhantes, por não envolverem registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), são de competência da Justiça estadual.

Entretanto, a seção considerou que compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. Com informações da assessoria de imprensa do STJ.

REsp 1.527.232

DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. USO DA MARCA, CUJO REGISTRO PRETENDE-SE A ANULAÇÃO.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.188.105 - RJ (2010/0057020-0) 

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 

RECORRENTE : PEPSICO INC ADVOGADO : RODRIGO BORGES CARNEIRO E OUTRO(S) ADVOGADA : THAIS DE KÁSSIA RODRIGUES ALMEIDA E OUTRO(S) 

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI PROCURADOR : ANDRÉ LUÍS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ E OUTRO(S) 

RECORRIDO : TRIGOMIL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ADVOGADO : ALBERTO DA SILVA DANTAS E OUTRO(S)