Maebara Advogados Associados: Dra. Andressa Leite; Dra. Aryádine Aparecida de Oliveira Porcelli; Dra. Bruna Paiva Cecconi; Dra. Caroline Molero de Oliveira; Dra. Daniely Fernanda Nietto Camargo; Dr. Vitor Maebara Bueno; Dr. Ziron Alembergue Mota de Oliveira.
Introdução:
O nosso tema trata da parte de Patentes,
Modelo de utilidade e Desenho Industrial. Para compreendermos melhor esse tema,
é necessário primeiro, entendermos um pouco da história desta regulamentação e
o significado de Propriedade Industrial e Propriedade Intelectual.
No fim do século XIX, em 1883, alguns países
sentiam a necessidade de produzir leis uniformes sobre a propriedade
industrial. Nesse período, aconteceu a Convenção de Paris, da qual o Brasil fez
parte, que desenvolveu as primeiras regras e diretrizes para a uniformização
internacional do tema. Muitas das normas definidas naquela época continuam em
vigor, mas hoje o Brasil possui uma legislação especifica sobre a propriedade
industrial, que está descrita na Lei nº 9.279/1996 – Lei de Propriedade
Industrial – LPI.
É importante também ressaltar que Propriedade
intelectual é gênero, que tem como espécies a propriedade industrial (do
direito empresarial, a qual protege a técnica através do registro) e os
direitos autorais (do direito civil, os quais protegem a obra em si e cujo
registro é declaratório).
A propriedade industrial se constitui
através de um registro prévio no órgão competente. É interessante ressaltar que
a ideia em si, não é passível de ser patenteada. Portanto, um código de software,
por exemplo, tem uma proteção intelectual dada pela Lei de Propriedade
Industrial, mas não é passível de
ser patenteado no Brasil. Da mesma forma, no Brasil, seres vivos não são patenteáveis, com
exceção dos seres transgênicos, o que não acontece em outros países onde
micro-organismos e animais geneticamente modificados podem ser patenteados
desde que não sejam humanos.
Abrangência do Direito Industrial
O
Direito Industrial protege quatro bens imateriais: a patente de invenção, a de
modelo de utilidade, o registro de desenho industrial e o de marca. O
empresário titular desses bens tem o direito de explorar economicamente o
objeto, com inteira exclusividade. E com a marca registrada, ele pode impedir
que a concorrência se utilize da mesma marca, ou de alguma semelhante. Para que
um terceiro, então, usufrua desse bem industrial patenteado ou registrado, ele
necessita da autorização ou da licença do titular do bem. Estes bens podem ser
alienados por ato inter vivos ou mortis causa.
Os direitos industriais
são concedidos pelo Estado, através do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, o INPI. A lei que rege toda essa gama de assuntos, é a já
mencionada LPI, a Lei de Propriedade Industrial, de 1996.
A finalidade da lei,
portanto, é a de garantir a exclusividade da exploração da propriedade
industrial, possibilitando ao sujeito produzir a invenção sozinho, garantindo
alta produtividade, ou licenciar o uso, permitindo que outras empresas o
produzam. Através da licença de uso o inventor garante o recebimento de uma
remuneração, chamada de royalties.
Patentes
Patente é uma concessão
conferida pelo Estado ao particular para explorar com exclusividade sua criação
por um prazo determinado (15 ou 20 anos, dependendo do tipo da patente). No
entanto, junto com o direito, surgem obrigações, e neste caso, o titular da patente
tem a obrigação de explorar o seu objeto de forma efetiva, de maneira a
satisfazer as necessidades da sociedade. Se assim não ocorrer, ele poderá ser
obrigado a licenciar a patente compulsoriamente a terceiros, ou mesmo poderá
ter o seu direito extinto.
A patente tem finalidade de proteção ao
desenvolvimento tecnológico e funciona como incentivo à pesquisa, já que
garante ao inventor e ao criador a exploração exclusiva e o usufruto dos lucros
decorrentes da novidade.
Contudo, a exclusividade decorrente da
patente é limitada a 20 (vinte) anos no caso de Invenção e a 15 (quinze) anos
no caso de modelo de utilidade. O prazo é contado da data do depósito do pedido
de patente junto ao INPI. A patente, no entanto, é improrrogável. Após o prazo
de 20 (vinte) ou 15 (quinze) anos, conforme o caso, a patente cai em domínio
público e a invenção pode ser explorada por terceiros.
Como os direitos de propriedade industrial
são considerados bens móveis para os efeitos legais do art. 5º da LPI, o
titular da patente exerce sobre ela um direito patrimonial disponível. Assim, o
titular da patente pode, por exemplo, cedê-la ou mesmo o seu pedido de
concessão.
Há também a possibilidade de o inventor
decidir licenciar a exploração da patente mediante contrato de licença a ser
averbado junto ao INPI para que produza efeitos perante terceiros. Essa licença
pode ser voluntária ou compulsória.
A licença voluntária está regulamentada nos
artigos 61 a 67 da LPI. Para celebrar o contrato de licença, o titular da
patente vai exigir do licenciado uma contraprestação denominada royalties.
Já a licença compulsória se dá nos termos
dos artigos 68 a 74 da mesma lei. Ela é utilizada como sanção aplicada ao
titular da patente ou para atender aos imperativos de ordem pública (art. 71).
O primeiro caso de licença compulsória no
Brasil foi o da liberação de fabricação de remédios contra a AIDS, mesmo
durante a vigência de uma patente sobre a sua invenção.
O artigo 71 permite que, havendo interesse
público ou no caso de emergência nacional, seja concedida a licença
compulsória. Esta só pode ser concedida pelo Poder Executivo Federal e tem o
condão de permitir a exploração da invenção por terceiros, ainda que ela esteja
patenteada.
Mas essa licença compulsória é temporária e
não pode ser concedida a pessoa determinada. Se o intuito da mesma é atender
interesse nacional, não pode ter exclusividade. O titular da patente terá o
direito de receber um percentual sobre produção decorrente da exploração pelo
terceiro.
Invenção e Patente de Invenção:
Existem dois tipos de patentes: o modelo
industrial ou modelo de utilidade e a patente de invenção.
O conceito de invenção não é dado pela lei,
constando apenas que “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.” O legislador estabeleceu
também uma lista de exclusão, que inadmite a concessão de patente de invenção
ou de modelo de utilidade para determinadas criações. Tudo isso será tratado
mais detalhadamente.
A patente de invenção abrange todo o
sistema, o processo de fabricação ou produto novo e original, que apresente um
diferencial em relação àqueles já existentes.
Ocorre uma invenção toda vez que alguém
projeta algo que desconhecia. No entanto, embora toda invenção seja original
para o sujeito que a projetou, ela nem sempre poderá ser considerada como nova,
ou seja, como desconhecida das demais pessoas. E isso deve ser analisado como
requisito para a patenteabilidade.
Além disso, pode-se citar também como
requisitos para uma legítima criação, tanto na parte de invenção, quanto no que
se refere ao modelo de utilidade: a) Tratar-se de criação nova; b) Ser
desconhecida por um técnico da área; c) Que a criação tenha aplicação
industrial; d) Adequar-se ou não ao conceito de modelo de utilidade; e)
Inexistindo a atividade inventiva, tratar-se de aperfeiçoamento ou de
desenvolvimento de invenção.
E para que seja reconhecido como invenção, o
bem deve atender a quatro requisitos previstos na lei: a novidade, a atividade
inventiva, a aplicação industrial e o não impedimento.
MODELO DE
UTILIDADE
O modelo de utilidade está definido no art. 9º da Lei nº 9.279/1996 (Lei
de Propriedade Industrial), que o traz como “o objeto de uso prático, ou parte
deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou
disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu
uso ou em sua fabricação.”
A doutrina traz de forma explicativa que o modelo de utilidade é uma
espécie de aperfeiçoamento da invenção e já foi denominado de “pequena
invenção”. É algo que foi criado para trazer uma utilidade maior para um
invento já existente e conceder-lhe maior eficiência ou comodidade em seu
emprego ou utilização.
Para se caracterizar como modelo de
utilidade, o aperfeiçoamento deve revelar a atividade inventiva do seu criador,
deve ser novo e suscetível de aplicação industrial. Deve representar um avanço
tecnológico, que os técnicos da área reputem engenhoso. Se o aperfeiçoamento é
destituído dessa característica, sua natureza jurídica é a de mera “adição de
invenção”. Ou poderá ser considerado nulo como no caso, comprovação de que a
linga para içamento de cargas já se encontrava no estado da técnica não só no
brasil, como no exterior, não apresentando novidade (TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL: AC
310928 RJ 1997.51.01.102830-8), um outro caso é de uma disposição introduzida
nos meios de fixação de componentes modulares formadores de peneiras para o
setor de mineração, também por falta de novidade foi considerada nula. (TRF-2 -
REO - REMESSA EX OFFICIO -: REO 200651015186120).
Se o modelo de utilidade for reconhecido,
passa o seu titular a deter um direito exclusivo que lhe confere o direito de
produzir, comercializar uma invenção e de impedir que terceiros, sem o seu
consentimento, fabriquem ou explorem economicamente os produtos ou processos
protegidos.
Maria Helena Diniz traz como exemplo que será criador de modelo de
utilidade quem introduzir num aspirador de pó inovação que o torne,
automaticamente autolimpante, aperfeiçoando-o revelando ato inventivo.
O direito de exploração com exclusividade do modelo de utilidade se
materializa no ato de concessão da respectiva patente (documentado pela
“carta-patente”). A patente de modelo de utilidade vigorará pelo prazo 15
(quinze) anos.
Requisitos de Patenteabilidade
Segundo a legislação: “É patenteável a invenção que
atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
(art. 8º, LPI).
“É patenteável como modelo de utilidade o objeto de
uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente
nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricação”. (art. 9, LPI).
Rege o art. 11, da LPI: “A invenção e o modelo de
utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da
técnica”. Ensina Fran Martins que estado de técnica: “compreende tudo o que não
houver sido divulgado, por escrito ou oralmente, até a data do depósito do
pedido de patente de invenção”.
A invenção é dotada de atividade inventiva sempre
que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do
estado da técnica. (art. 13)
Por sua vez, acerca do modelo de utilidade
esclarece: “O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um
técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da
técnica”. (art. 14).
Ressalta-se ainda que “A invenção e o modelo de
utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam
ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”. (art. 15).
Esse tem sido o entendimento perfilhado pelos
Tribunais. Vejamos o acórdão proferido pela Segunda Turma Especializada; do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto,
publicado em 30/09/2009.
“Diz o art. 8º da Lei nº 9.279/96. "É
patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicação industrial", e, ainda, o art. 11. "A invenção e
o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos pelo
estado da técnica". II - Do cotejo dos dispositivos extrai-se. primeiro,
que a patente de segundo uso não atende ao requisito básico de novidade, à
vista do segundo uso da mesma substância já pertencer ao estado da técnica.
Segundo, o fato de uma mesma substância ser utilizada para outra finalidade não
resulta em matéria patenteável por não envolver um passo inventivo (de acordo
com o TRIPs) ou atividade inventiva (de acordo com a Lei brasileira). No máximo
estaremos diante de uma simples descoberta de um novo uso terapêutico, que não
é considerado invenção nos termos do art. 10º da Lei nº 9.279/96. III -
Ademais, a concessão de um novo monopólio - para um segundo uso de substâncias
já conhecidas - prolongaria indefinidamente os direitos privados do titular da
patente sobre uma matéria que não apresenta os requisitos, internacionalmente
aceitos, de patenteabilidade e, em contrapartida, reduziria o direito público
de acesso aos novos conhecimentos pela sociedade brasileira, e impediria que
pesquisadores nacionais desenvolvessem novas formulações e novos
medicamentos.(...). (TRF 2ª R.; AC 420502; Proc. 2005.51.01.507811-1;; Pág. 55)
A proteção conferida pela patente
Inicialmente, esclareceu-se que a concessão da
patente protege o titular do direito. Por consentâneo, dispõe o artigo 42, da
LPI: “A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes
propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido
diretamente por processo patenteado. § 1º Ao titular da patente é assegurado
ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem
os atos referidos neste artigo”.
A esse respeito, Fábio Ulhoa Coelho, com acuidade,
preleciona: “Nasce o direito à exploração exclusiva do objeto da patente ou
registro a partir do ato concessivo correspondente. Ninguém pode reivindicar o
direito de exploração econômica com exclusividade de qualquer invenção, modelo
de utilidade, desenho industrial ou marca se não obteve do INPI a
correspondente concessão.”
MATÉRIA
EXCLUÍDA DE PROTEÇÃO PATENTEÁRIA
- Matéria não considerada Invenção ou
Modelo de Utilidade – artigo 10 da LPI
A legislação brasileira, através
do artigo 10 da LPI, estabelece as matérias que não são consideradas invenção
nem modelo de utilidade.
Inciso I “descoberta, teorias científicas e métodos matemáticos”
Uma
descoberta é a revelação ou a identificação de um fenômeno da natureza que já
existia, mas era ignorado. O mesmo ocorre com a elaboração de teorias
científicas, comprovadas ou não, que também se encaixam no contexto dos
fenômenos pré-existentes que eram desconhecidos. Para exemplificar tem-se a
descoberta da lei da gravidade e a teoria da relatividade criada por Einstein,
que não podem ser consideradas invenções por se tratar de fenômenos existentes
antes de sua descrição, apesar de desconhecidos.
Os métodos
matemáticos também não são considerados invenção, porém a aplicação destes pode
sê-lo. Exemplo: um método rápido de divisão não é considerada uma criação, mas
a máquina de calcular usando algoritmos baseados neste métodos pode ser uma
invenção.
Inciso II “concepções puramente abstratas”
“Um método
matemático para simular o funcionamento de um filtro de linha é uma concepção
puramente abstrata, mas o filtro construído com tal método é uma criação
passível de patenteamento.” – INPI/DIRPA.
Inciso III “esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros,
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização”
Métodos de fazer negócios, inclusive
on-line, não constituem matéria passível de proteção patentearia. Exemplo:
ensinar idiomas e resolver palavras cruzadas.
Inciso IV “as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou
qualquer criação estética”
Esses são,
geralmente, tutelados pelo Estado, considerando-se a natureza da criação, pelo
direito de autor ou outros ramos do direito. Artigo 5º, XXVII e XXVIII da
Constituição Federal; artigo 20 do Código Civil; Lei 9.610/98 que altera,
atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras
providências.
Inciso V “programas de computador em si”
O conjunto de
instruções e códigos fontes, não é considerado invenção, pois o código-fonte é
protegido por direito de autor. Uma criação industrial pode vir a ser
patenteado, mesmo se comportar um programa de computador, desde que a atividade
inventiva não esteja restrita unicamente a este programa de computador.
Inciso VI “apresentação de informações”
O conteúdo da
informação, apresentado por diversos meios, não é considerado uma invenção. Por
exemplo, o conteúdo da propaganda veiculada em uma tela não pode ser
patenteado, mas a tela e os meios que permitem a veiculação da propaganda podem
ser.
Inciso VII “ regras de jogo”
Os
componentes de um jogo podem ser patenteados, mas as suas regras não.
Inciso VIII “técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos
terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal”
Toda e
qualquer intervenção cirúrgica está incluída na definição deste artigo,
abrangendo tanto as intervenções cirúrgicas de cunho terapêutico quanto às de
cunho estético. Qualquer processo, técnica ou método que apresente pelo menos
uma etapa cirúrgica recai nas proibições deste inciso.
Métodos
terapêuticos envolvem o tratamento e profilaxia de condições patológicas e
doenças em geral e não podem ser considerados como invenção. Mas os métodos que
não envolvam um caráter terapêutico, como os métodos cosméticos para hidratação
da pele, ou métodos de melhoria da qualidade de produtos derivados de animais,
não estão incluídos nas proibições deste inciso.
Quanto aos
métodos de diagnóstico, a proibição se refere apenas àqueles que são praticados
no corpo humano ou animal. Os métodos em que o diagnostico seja efetuado fora
do corpo humano são passíveis de proteção
Inciso IX “o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos
encontrados na natureza ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou
germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”
Seres vivos
ou suas partes, materiais biológicos em sua condição natural, mesmo que
isolados, estão incluídos nas proibições desse inciso. Os processos biológicos
naturais são aqueles que são passiveis de ocorrer na natureza. Ainda que haja
uma intervenção humana nesses processos, tal
intervenção apenas orienta, acelera ou limita aquilo que ocorreria de
modo natural, como a polinização, por exemplo. Portanto, não são considerados
como invenção.
- Matéria não patenteável – artigo 18, LPI
Inciso I “o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e
à saúde públicas”
A proibição
em razão da lei deve ser expressa, incluindo-se as invenções que se refiram a
ramos de atividades ou indústrias cuja exploração seja proibida.
As criações
contrárias à moral e aos bons costumes têm interpretação mutável por
incorporarem conceitos ligados aos costumes e valores sociais que podem variar,
inclusive, ao longo do tempo e entre várias regiões e culturas.
Inciso II “as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer
espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os
respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de
transformação do núcleo atômico”
Somente são
patenteáveis os equipamentos, máquinas, dispositivos e similares, e processos
extrativos que não alterem ou modifiquem as propriedades físico-químicas dos
produtos ou matérias. Os processos de fissão e fusão nucleares não são
patenteáveis, por exemplo, porque pressupõem a modificação do núcleo atômico.
Inciso II “o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos
que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade
inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8° e que não sejam mera
descoberta.”
“Parágrafo único – Para fins desta lei, microorganismos transgênicos são
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem,
mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma
característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais”
Este inciso
veda o patenteamento de plantas e animais geneticamente modificados. Portanto,
plantas e animais transgênicos não podem ser patenteáveis. Mas uma bactéria
transgênica, por exemplo, manipulada geneticamente para expressar um gene de
outro organismo, é passível de proteção, desde que atenda aos requisitos e
condições de patenteabilidade estabelecidos por lei.
- Observações: exemplos de proibições e exclusões da
patente serão dados em sala de aula, sendo um com o tema “MPF-DF pede
proibição da venda de refrigerantes” e o outro “ O dilema entre a
Coca-Cola e a Coca-Colla”.
NULIDADE DA
PATENTE
A nulidade da patente está
tratada no Capítulo VI “Da nulidade da Patente”, da lei nº 9279/1996.
Em seu art. 46 considera “nula
a patente concedida contrariando as disposições desta lei”.
A nulidade da patente produzirá
efeitos a partir da data do depósito do pedido. Pode-se haver nulidade parcial.
E, no caso de inobservância do direito de obter a patente, o inventor por meio
de ação judicial poderá reivindicar a adjudicação da patente.
Pode-se pleitear o cancelamento
administrativo da patente e também promover ação judicial própria, para que se
tenha a nulidade da patente.
O Processo Administrativo de
Nulidade, é tratado na Sessão II da Lei de Propriedade Industrial, do artigo 50
a 55. O pedido administrativo de nulidade pode ser instaurado até 6 (seis)
meses da data de concessão da carta-patente, por qualquer pessoa com legítimo
interesse. E o processo de nulidade prosseguirá mesmo que ocorra a extinção da
patente. O titular da patente tem o prazo de 60 dias para se manifestar sobre o
processo e após a esse prazo o INPI intimará o titular e requerente para se
manifestarem em 60 dias e mesmo se isso não ocorrer, o processo será decidido
pelo Presidente do INPI.
O art. 50 trata dos fundamentos
para que se possa ter como nula a concessão de patente. Se esta, no inciso I, “não
tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais. Se “o relatório e as
reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente.”
Assim, a nulidade poderá ser declarada por insuficiência descritiva ou pelo
fato das reivindicações serem incompatíveis com o relatório descritivo, um
exemplo seria uma patente relativa a um aparelho, onde o titular não define o
dispositivo em si e somente as eventuais vantagens do mesmo, não definindo suas
características nem a interconexão entre elas, impossibilitando a realização
industrial do objeto.
Outra situação em que ela
poderá ser considerada nula é se “o objeto da patente se estenda além do
conteúdo do pedido originalmente depositado”, ou seja, quando uma patente for
concedida incluindo matéria que não estava contida quando do depósito do
pedido.
E também se “no seu
processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais,
indispensáveis à concessão”.
Já, sobre a ação de nulidade, segundo
o art. 56 da Lei de Propriedade Industrial, “a ação de nulidade poderá ser
proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer
pessoa com legítimo interesse”, assim, segundo Rubens Requião “não está sujeita
expressamente à prescrição, pois pode ser promovida a qualquer tempo na
vigência do privilégio”. Traz em seus incisos que ela poderá ser arguida como
matéria de defesa a qualquer tempo e que o juiz poderá determinar a suspensão
dos efeitos da patente.
A ação será ajuizada no foro da
Justiça Federal e o INPI poderá ser o autor ou intervir no feito. O réu titular
da patente tem 60 dias de prazo para resposta. E após a decisão, o INPI
publicará anotação para que terceiros tomem ciência.
Os fundamentos arguidos para
justificar a nulidade deverão ser devidamente expostos e comprovados. A
produção de provas, nesse caso, se faz necessária, especialmente prova
pericial, que demonstra, sob um ponto de vista técnico, as peculiaridades sobre
a patente objeto da lide, verificando a presença dos requisitos necessários
para a concessão de uma patente, para ajudar no convencimento do magistrado.
Nesse sentido, vale mencionar o
acórdão da Remessa ex oficio na Ação Cível n. 0507120-92.2005.4.02.5101
(2005.51.01.507120-7), proferido pelo desembargador Messod Azulay Neto da 2ª
Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:
Ementa: REMESSA NECESSÁRIA -
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO – FALTA DE REQUISITOS
BÁSICOS – REMESSA DESPROVIDA.
I – A prova pericial não deixa
dúvida de que a patente em questão carece de requisitos básicos, como novidade
e atividade inventiva, havendo nos autos farta prova documental confirmando a
semelhança com outras já registradas, bem como com produtos em oferta no
mercado produzidos por terceiros.
II – Remessa Necessária
desprovida.
Acórdão: Vistos e relatados os
presentes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar
provimento à Remessa Necessária, na forma do voto do Relator (DJ 03/05/2012,
pp. 149-150).
DESENHO
INDUSTRIAL
O artigo 95 da Lei de Propriedade
Industrial (Lei nº 9.279/1996 - legislação especifica
sobre a propriedade industrial) define desenho
industrial como a “forma plástica ornamental de um objeto ou o
conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e
que possa servir de tipo de fabricação industrial”.
Os autores dizem que o desenho
industrial é o elemento fútil porque não traz nenhum tipo de melhoria, de
utilidade, só se preocupando com a estética, com a configuração externa. Se
trouxer algum tipo de utilidade, já não é mais desenho, é modelo de utilidade.
O
desenho industrial (design) diferencia-se dos demais bens que compõe a
propriedade industrial pelo atributo da futilidade.
O
desenho industrial não tem por escopo ampliar a utilidade de um objeto, tão
somente revestindo-o de um aspecto diferenciado, causando no espírito humano a
impressão da sofisticação, da originalidade ou do requinte, o que faz com que o
desenho industrial esteja mais próximo do campo das artes, do que propriamente
do campo das invenções. Porém, é preciso deixar claro que consta do artigo 98
da LPI que “não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter
puramente artístico” – ou seja, o desenho pende pro lado das artes, mas não se
admite que seja exclusivamente artístico.
Sintetizando:
a invenção, o modelo de utilidade, a adição de invenção e o desenho industrial
são criações em graus diferentes.
Na
invenção e no modelo de utilidade é imprescindível a atividade inventiva, sendo
que, se tal atividade inventiva for acessória ao objeto, tem-se, pois,
caracterizado um modelo de utilidade. Caso a atividade inventiva forme um novo
objeto, estar-se-á diante de uma legitima invenção.
Inexistindo
a atividade inventiva deve ser considerada a possibilidade da existência de
adição de invenção ou de um desenho industrial, já que a adição de invenção
seria um pequeno aperfeiçoamento na invenção patenteada, ao passo que o desenho
industrial, uma alteração exclusivamente estética do objeto.
Tanto
a adição de invenção como o desenho industrial prezam pela originalidade, eis
que não se pode conceber tutela jurídica no campo da propriedade industrial
àquilo que não seja original ou, mais propriamente, ao que não seja novo, isto,
até mesmo para a adição de invenção.
Acontece,
porém, que o desenho industrial busca ornar através de uma forma original
(nova) determinado objeto, estando assim vinculado à percepção da estética e,
por tal, da futilidade, enquanto que a adição de invenção, se não denota por um
lado atividade inventiva, por outro, denota um aperfeiçoamento ou
desenvolvimento em certo invento. Mesmo ausente a atividade inventiva, na
adição de invenção a praticidade toma relevo, o que não é necessário no desenho
industrial.
São exemplos de desenho industrial: a forma de
uma luminária, de um móvel de decoração, de um frasco de perfume... Fábio Ulhoa
Coelho cita a cadeira Hill House, projetada pelo arquiteto Charles Mackintosh
(1902), cuja forma permite sua imediata identificação, devido a sua
especificidade. Já a haste
flexível dos óculos que o adapta melhor à cabeça, no entanto, é modelo de utilidade.
Noutros ternos, o modelo de
utilidade traz melhoria e o desenho industrial muda o design.
DAS FORMAS DE PROTEÇAO DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
A LPI protege a invenção, o
modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca, além de reprimir a falsa
indicação geográfica e a concorrência desleal.
A proteção dos bens móveis se dá
através da patente e
do registro. Patente é o título que formaliza a proteção da
invenção e do modelo de utilidade. Já o Registro é o título que formaliza a
proteção do desenho industrial e da marca.
Para garantir exclusividade no
uso da marca e do desenho industrial (fabricação,
comercialização, importação, uso, venda, exploração), é preciso
registrá-los também no INPI (Instituto
Nacional de Propriedade Industrial). O Desenho industrial e a marca não
são patenteáveis, mas sim registráveis.
O direito brasileiro conferiu ao
registro industrial o caráter de ato administrativo constitutivo. Ou seja, o
direito de utilização exclusiva do desenho ou da marca não nasce através da
anterioridade de sua utilização, mas sim da anterioridade do seu registro.
(Fábio Ulhoa Coelho)
O registro de desenho industrial
está sujeito a alguns requisitos: a novidade; a originalidade; e o
desimpedimento.
O artigo 96 da LPI versa sobre a
novidade do desenho industrial, e diz que para isso ele não pode estar
compreendido no estado da técnica. Ou seja, para merecer a proteção do direito
empresarial, a forma criada pelo desenhista deve propiciar um resultado visual
inédito, desconhecido dos técnicos do setor.
Já o artigo 97 dessa mesma lei,
diz respeito à originalidade do desenho, indicando que, para tanto, ele deve
apresentar uma configuração própria, que não se encontra em outros objetos, ou
combinar elementos já conhecidos, mas de uma maneira original e única. A
novidade é um fator técnico, e a originalidade é um fator estético.
Por fim, o artigo 100 juntamente
com seus incisos I e II, deixa bem claro quais são as situações que culminam no
impedimento do registro do desenho industrial. Quando “for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou
imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto
religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração” e também “a
forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada
essencialmente por considerações técnicas ou funcionais” NÃO SÃO REGISTRÁVEIS
COMO DESENHO INDUSTRIAL.
O registro também tem prazo
estabelecido na LPI que estabeleceu 10 (dez) anos para o desenho Industrial e
para a marca, sendo que o marco inicial é a concessão pelo INPI.
Diferentemente da patente,
o registro é passível de prorrogação.
A lei permite a prorrogação do
desenho industrial por até 03 (três) vezes, garantidos 05 (cinco) anos de
prorrogação a cada vez (art.108). Acabada a terceira prorrogação, o bem cai em
domínio público.
REFERÊNCIAS:
COELHO, Fábio Ulhoa.
Manual de direito comercial.
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol
8.
REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial, vol. 1.
Quanto à Patente de Invenção:
Dados Gerais
Processo: AC 201151018039177
Relator (a): Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA
SILVA
Julgamento: 12/12/2013
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA
Publicação: 10/01/2014
Ementa
APELAÇÃO.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
SEM PROVAS.
1- É
patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicação industrial.
2 - O INPI
atua como órgão responsável pela concessão de registros e patentes no Brasil,
de modo que sua atuação é pautada em critérios técnicos e de acordo com o
interesse público, sendo o ato administrativo praticado pela autarquia dotado
de presunção de legitimidade e veracidade.
3- Com
base no art. 333, inciso I do CPC, não tendo a parte autora produzido a prova
necessária para infirmar as conclusões do INPI, comprovando que a patente de
invenção PI 9900210-8 não preenche os requisitos de patenteabilidade, deve ser
mantido o ato de concessão da patente em comento.
4- Apelo
desprovido.
Quanto à Patente de Modelo de Utilidade:
Dados Gerais
Processo: AC 405307 RJ 2003.51.01.501090-8
Relator
(a): Desembargador Federal GUILHERME
CALMON/no afast. Relator
Julgamento: 11/12/2007
Órgão
Julgador: PRIMEIRA TURMA
ESPECIALIZADA
Publicação: DJU - Data: 28/01/2008 - Página: 477
Ementa
DIREITO
COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. REQUISITOS.
LEI Nº 9.279/96, ARTS. 9º E 11, § 1º.
I - A
hipótese consiste em apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente o pedido de declaração de nulidade da patente de modelo de
utilidade identificada como MU 7601818 referentemente à “MECANISMO DE
COMPENSAÇÃO AUTONIVELANTE APLICÁVEL EM PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA”.
II - O
art. 9º, da Lei nº 9.279/96 – também conhecida como Lei de Propriedade
Industrial, considera patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso
prático, ou parte dele, suscetível de aplicação na indústria, que apresente
nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, resultando melhoria
funcional no seu uso ou na sua fabricação. E, em complementação a tal
dispositivo, o art. 11, da LPI, prevê que o modelo de utilidade é considerado
novo quando não compreendido no estado da técnica (§ 1º, do referido art. 11),
ou seja, tudo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do
pedido de patente, no Brasil ou no exterior.
III - Há
elementos de prova, constantes dos autos, que dão conta da inexistência de
identidade entre o objeto da referida patente brasileira e os paradigmas
indicados pela apelante, sendo que tal conclusão decorreu das próprias
afirmações e conclusões da perícia realizada, a qual deve ser acolhida,
elaborada por perito oficial que, sem interesse na lide, permanece equidistante
das partes em conflito.
IV -
Apelação conhecida e não provida.
Quanto ao Registro de Desenho Industrial:
Dados Gerais
Processo: AC 422250 RJ 2004.51.01.511172-9
Relator
(a): Desembargadora Federal MARCIA
HELENA NUNES/no afast. Relator
Julgamento: 14/10/2008
Órgão
Julgador: PRIMEIRA TURMA
ESPECIALIZADA
Publicação: DJU - Data: 31/10/2008 - Página: 155
Ementa
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. ANTERIORIDADE
IMPEDITIVA COMPROVADA POR PUBLICAÇÃO. ESTADO DA TÉCNICA (§ 1º, DO ART. 96, DA
LPI). SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
- Trata-se
de ação que visa a desconstituir ato administrativo de anulação de registro de
desenho industrial, julgada improcedente.
-
Anterioridade impeditiva comprovada por meio de processo administrativo de
nulidade de registro movido pela empresa apelada, instruído com publicação ilustrada
datada de outubro de 2001, antes, portanto, do depósito do desenho industrial
da autora-apelante, ocorrido em 23/01/2002.
- Parecer
do INPI atestando a falta de originalidade do desenho industrial da
autora-apelante, encontrando-se dentro do estado da técnica, consoante definido
pelo § 1º, do artigo 96, da LPI.
- Sentença
ora mantida, por se mostrar bem fundamentada e apoiada no conjunto probatório,
não padecendo da nulidade arguida no recurso.
- Apelação
improvida.
Questões elaboradas
pelo grupo
1. O que é uma patente?
O que é um modelo de utilidade?
A patente de invenção ou
patente de modelo de utilidade são títulos outorgados pelo Estado que confere
ao titular o direito temporário de excluir terceiros dentro do Brasil, da
fabricação, venda ou utilização comercial da invenção protegida.
2. O que pode ser objeto
de uma patente ?
Pode ser objeto de uma
patente um aparelho, produto, sistema ou um método, processo, enquanto um
modelo de utilidade constitui um objeto de uso prático, ou parte deste, que
apresente nova forma ou disposição, que resulte em melhoria funcional no seu
uso ou em sua fabricação.
3. Uma patente concedida
no Brasil protege a invenção no estrangeiro?
Não, a invenção estará
protegida apenas dentro do Brasil, estará em domínio público no estrangeiro o
que impede de um estrangeiro solicitar um pedido sobre a mesma matéria em seu
país.
