Utilização do trade dress de embalagens de vidro que são usadas para acondicionar as geleias Queensberry. Marca tridimensional devidamente registrada e em plena vigência.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.778.910 - SP (2016⁄0185736-0)

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Trata-se de recurso especial interposto por Ritter Alimentos S.A. contra  acórdão assim ementado:

• CONCORRÊNCIA DESLEAL - Utilização do trade dress de embalagens de vidro que são usadas para acondicionar as geleias Queensberry. Marca tridimensional devidamente registrada e em plena vigência. Requerida que passou a usar potes absolutamente semelhantes aos da autora. Produtos que são vendidos Iado a Iado nos supermercados. Demonstração da possibilidade de confusão e concorrência desleal. Pote de geleia utilizado pela autora há quase trinta anos, caracterizando o conjunto de imagens distintivo - Violação de direitos da propriedade industrial e usurpação que tem finalidade de aproveitamento - Sentença de procedência. Apelo para reforma. Não provimento.

Nas razões de recurso especial, alega a recorrente violação dos artigos 130, 131, 145, 293, 330, 345 e 460 do Código de Processo Civil (1973). Sustenta, além de negativa de prestação jurisdicional, que o acórdão recorrido é nulo, por ser extra petita. Indica, também, contrariedade aos arts. 122, 124, XIX, 189, I, e 210 da Lei 9.279⁄96; 492 e 1.275 do Código Civil e 472 do Código de Processo Civil (1973). Afirma cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial. Em seu entender, houve exame superficial dos potes de geleia cotejados, sem que fosse considerada a impressão do conjunto a fim de aferir que não houve concorrência desleal.

Procura demonstrar dissídio jurisprudencial.

Em contrarrazões, Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias Ltda. afirma que sem sua autorização a recorrente utilizou sua marca registrada, não apenas o "trade dress" de produtos. Alega a desnecessidade de realização de perícia e afirma a incidência da Súmula 7.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.778.910 - SP (2016⁄0185736-0)

RELATORA :        MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

RECORRENTE     :        RITTER ALIMENTOS S⁄A

ADVOGADOS       :        RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR  - SP224324

                  FRANCISCO AUGUSTO CALDARA DE ALMEIDA E OUTRO(S) - SP195328

                  LUCIANO DE SOUZA GODOY  - SP258957

                  LEONARDO DIB FREIRE  - SP341174

                  PEDRO GUILHERME DA MOTA DUTRA  - SP377896

RECORRIDO        :        KIVIKS MARKNAD INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.A

OUTRO NOME     :        KIVIKS MARKNAD INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA

ADVOGADO        :        MÁRCIO LÔBO PETINATI E OUTRO(S) - SP246502

EMENTA

• RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS EM CONFRONTO. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA.
• 1. A fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto-imagem de produto da concorrente é necessária a produção de prova técnica (CPC⁄73, art. 145). O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa
• 2. Recurso especial provido.

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI(Relatora): Em decisão singular, neguei provimento ao recurso especial, entendendo ser o caso de incidência da Súmula 7 desta Corte. Reanalisando os autos e levando em consideração os precedentes da Terceira Turma citados nas razões do agravo interno, determinei a conversão dos autos em recurso especial.

Kiviks Marknad Indústrias Alimentícias Ltda, ora recorrida, ajuizou ação indenizatória cumulada com pedido de cessação de uso em face de Ritter Alimentos S.A, alegando concorrência desleal causada pelo pote que a ré passou a adotar  para vender o mesmo tipo de produto (geléias), o qual entende ser bastante similar a embalagem por si utilizada (trade dress), ensejando confusão da clientela em prejuízo do seu público consumidor.

A ora recorrente sustenta que o trade dress de seu produto não se confunde com aquele dos produtos comercializados pela recorrida. Requereu, em primeiro grau, a produção de prova pericial, o que foi indeferido pela sentença, que procedeu ao julgamento antecipado da lide.

O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, com as seguintes ponderações (e-STJ fls. 611-613):

:

"Os integrantes da Turma não ignoram os termos de recente Acórdão assinado pela eminente Ministra NANCY ANDRIGHI (Resp. 1418171 CE, DJ de 10.4.2014) determinando realização de perícia para apurar "suposta utilização indevida da marca Ypióca pela recorrente, ao envasar sua cachaça nas garrafas litografadas" e não seguem a diretriz porque estão convictos da desigualdade dos fatos.

Portanto e como primeira premissa do veredicto colegiado, rejeita-se a preliminar de nulidade por falta de perícia, sem risco de ofender o disposto no art. 5º, LV da Constituição Federal. A prova, segundo um dos mais ilustres processualistas (SANTIAGO SENTIS MELENDO) se produz e se encaminha ao juiz como pressuposto persuasivo e de convicção e a sua finalidade é produzir a certeza de um fato (La preuba, Buenos Aires, EJEA, 1979, 9. 49). Respeitada a posição daqueles que consideram maiores esclarecimentos sobre a possibilidade de confusão entre os produtos que são apresentados em potes quase idênticos, deve ser aplicado o art. 131, do CPC, com referência da dispensa desse exame inútil. Evidente que nunca se obterá a unanimidade sobre a interpretação que se realiza comparando os potes e rótulos das geleias, o que não significa existir dúvida. Há, sim, maneira diversa de sentir a igualdade ou a diferença e até de avaliar o perigo da confusão e isso é normal ou de acordo com os sentidos e ângulos da cena analisada. Porém, não há como o jurista exigir que um publicitário ou um técnico em marketing forneça dados para subsidiar o que é possível aferir pelo conhecimento comum ou instinto natural. A perícia é uma perda de tempo que prejudica o processo e encarece os custos da demanda.

Ainda sobre as preliminares arguidas pela apelante, é de se consignar que seria igualmente desnecessária ao deslinde da cauda a demonstração de que o novo pote utilizado para acondicionar as geleias comercializadas pela requerida foi adotado como forma de minimizar perdas orgânicas. Ainda que tal fato estivesse comprovado, não se pode deixar de considerar que a requerida tinha o dever de respeitar os direitos marcários precedentes e pertencentes à autora, não servido tal fundamento para justificar a infração às normas de propriedade industrial."

Afastada a preliminar de nulidade de sentença em decorrência do indeferimento da perícia, a respeito do mérito o Tribunal de origem considerou o seguinte (e-STJ, fl. 614-18):

Conforme demonstram as fotografias de fls. 125⁄131; 135⁄141, as características inseridas na nova embalagem que passou a ser usada pela requerida são suficientes para causar prejuízos à autora, bem como causar confusão na massa consumidora, já que a similitude das formas de produtos que são vendidos lado a lado nas gôndolas dos supermercados poderia facilmente atrair o comprador para a aquisição das geleias da requerida pensando tratar-se daquelas fornecidas pela autora, dada a imitação levada a efeito. Essa situação não ocorre quando os produtos estão próximos, mas, sim, quando há desabastecimento temporário, o que é normal pela rotatividade dos estoques, o que poderá conduzir o freguês desavisado a comprar uma geleia pensando adquirir a outra que era sua verdadeira intenção.

Não somente deve o Judiciário efetivar a proteção do trade dress, como um todo (apesar de não haver sistema de registro de tal conjunto-imagem, em sua totalidade), como é certo que a marca tridimensional materializada pelo pote⁄embalagem de geleias produzidas pela requerente encontra-se devidamente registrada (fls. 107), de modo que a proteção almejada deveria mesmo ser deferida (art. 129 da LPI).

(...)

A requerente é um sujeito de direito que dispensa apresentação quanto à sua atuação no mercado de geleias, sendo identificada pelo público consumidor pela embalagem diferenciada que utiliza há quase 30 anos, de forma tridimensional quadrangular, fundo redondo e bocal circular amplo, características que contribuíram para consolidação da imagem-retrato que, no contexto da propriedade industrial, recebe a sugestiva denominação de Trade Dress, como esposado.

Não importa que o interior da embalagem da requerida ou alguns detalhes sejam diferentes, porque o ideal da LPI é coibir semelhanças que possam dar margem à confusão ou ao aproveitamento parasitário, o que fica patente no caso concreto.

(...)

É importante enfatizar que a forma visual do vidro utilizado por empresas que comercializam esse gênero alimentício não é mais um elemento neutro no marketing próprio da mercadoria, constituindo, sim, um diferenciador, e, embora não se vá ao ponto de dizer que a moldura diferencia um quadro a óleo, nos potes de geleia o formato distingue o produto, integrando um todo (trade drass), como na embalagem da autora e de outras fabricantes de geleias conceituadas, a exemplo do caso da St, Dalfour, uma geleia de preferência do consumidor e de invólucro bem diferenciado. Imitação da embalagem é deslealdade e busca tirar proveito da notoriedade, com clara intenção de desviar o cliente desatento e que compra um pote supondo estar adquirido o outro cuja imagem penetrou no consciente."

(...)

Não se nega que a requerida também ocupa lugar de destaque na venda de produtos de qualidade, mas o uso das novas embalagens, absolutamente semelhantes às usadas pela autora, gera uma incerteza e instabilidade no mercado, como provam as imagens encartadas às fls. 347⁄348, dentre outras."

O cotejo de fotografias dos produtos comercializados pela recorrente e pela recorrida levou, portanto, o Tribunal de origem a concluir que o uso de novas embalagens pela agravante leva a “incerteza e instabilidade no mercado”, dada a semelhança com as embalagens do produto da recorrida. Segundo aquela Corte, houve imitação que poderia levar o consumidor ao erro.

Tal a razão pela qual, em um primeiro momento, entendi pela aplicação da Súmula 7 deste Tribunal Superior ao caso concreto.

A questão, porém, não é de prova, mas jurídica. É de se reconhecer que o recurso especial não busca o reexame de prova, ou seja, a recorrente não pretende que este Tribunal Superior faça análise das fotografias consideradas pelo Tribunal de origem e a respeito delas exponha nova conclusão. Pede-se, isso sim, pronunciamento a respeito da admissibilidade do meio de prova de que se valeu a Corte a quo, mera comparação visual de fotografias das embalagens. A errônea valoração da prova sindicável na via do recurso especial é aquela que ocorre quando há má aplicação de norma ou princípio no campo probatório, o que ocorre no caso.

Trata-se, portanto, de exame de alegação de ofensa a regra de técnica probatória.

A controvérsia apresentada no recurso especial consiste em definir se a mera comparação de fotografias pelo julgador é suficiente para a verificação de imitação de trade dress capaz de configurar concorrência desleal, ou se, ao contrário, há necessidade de perícia técnica a fim de apurar se o conjunto-imagem de um estabelecimento, produto ou serviço conflita com a propriedade industrial de outra titularidade.

Revendo a questão, penso ser necessária a perícia, pelos motivos a seguir expostos.

O conjunto-imagem é complexo e formado por diversos elementos. Dados a ausência de tipificação legal e o fato de não ser passível de registro, a ocorrência de imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso. Imprescindível, para tanto, o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à apresentação do produto ou serviço.

Em precedente sobre o assunto, no REsp 1591294⁄PR, DJe 13⁄03⁄2018 , o relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, observando as sutilezas que podem separar a concorrência desleal da legítima prática competitiva, fez a seguinte observação no voto condutor:

• (...) para se caracterizar uma atitude anticompetitiva e desleal é imprescindível que a situação concreta demonstre um comportamento imprevisível aos olhos do mercado, o que não se pode reconhecer quando se utiliza elementos comuns, partilhados por uma multiplicidade de concorrentes no mesmo nicho do mercado. Daí esta Terceira Turma ter sublinhado que, nos casos de alegação de concorrência desleal pela utilização de conjunto-imagem assemelhado apta, em tese, a causar confusão nos consumidores, é imprescindível uma análise técnica que tome em consideração o mercado existente, o grau de distintividade entre os produtos concorrentes no meio em que seu consumo é habitual e ainda o grau de atenção do consumidor comum.

No caso concreto, ao decidir com base em comparação de embalagens, na verdade com base em fotografias dessas embalagens, o Tribunal manteve indeferimento de prova técnica oportunamente requerida e, assim, dispensou os subsídios que a perícia poderia trazer quanto àqueles elementos.

Pela clareza na análise dessa questão, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão proferido no Recurso Especial 1.353.451, também relatado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze:

Nesses casos, todavia, não é possível ao julgador consultar única e exclusivamente o seu íntimo para concluir pela existência de confusão de forma ampla e genérica, quando não há sequer o registro de embalagem em favor de alguma das partes. Em síntese, a exclusiva violação da concorrência não é fato dado a presunções atécnicas, mesmo porque sua tipificação legal não é objetiva e taxativa, dependendo do resultado concreto dessas ações, o qual depende, antes de mais nada, de uma análise técnica de propaganda e marketing.

Nota-se que, em situações como a dos autos, quando inexiste perícia técnica, as conclusões alcançadas são comumente extraídas de máximas da experiência – ou quiçá da inexperiência. Embora disciplinadas as presunções judiciais, entre as quais se disciplinou expressamente a utilização das regras de experiência comum ou técnicas, nos termos do art. 335 do CPC⁄1973, não se pode olvidar que essas regras não são meios de prova nem se realizam mediante a participação dos litigantes em contraditório. Nesse sentido, vale ainda o alerta de que "o fato que requer conhecimento técnico não interessa apenas ao juiz, mas fundamentalmente às partes, que têm o direito de discuti-lo de forma adequada, mediante, se for o caso, a indicação de assistentes técnicos" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Prova e convicção: de acordo com o CPC de 2015. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 850).

Seguindo o voto do Relator, a Terceira Turma reconheceu o cerceamento de defesa, configurado em razão do indeferimento da prova técnica, substituída naquele caso, como no presente, pela experiência dos julgadores, tendo o acórdão a seguinte ementa:

• PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279⁄1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
• 1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor.
• 2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial.
• 3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279⁄1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).
• 4. No entanto, por não ser sujeito a registro – ato atributivo do direito de exploração exclusiva – sua proteção não pode servir para ampliar direito que seria devido mediante registro, de modo que não será suficiente o confronto de marca a marca para caracterizar a similaridade notória e presumir o risco de confusão.
• 5. A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta anticompetitiva aos olhos do mercado.
• 6. O indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito de ampla defesa das partes.
• 7. Recurso especial conhecido e provido.

Nesse contexto, o indeferimento da prova pericial constituiu cerceamento de defesa, pois impossibilitou que a recorrente apresentasse ao Juízo elementos técnicos imprescindíveis para a formação de seu convencimento.

Para tal fim não era suficiente a mera comparação de imagens, pois se trata de prova de fato que depende de conhecimento técnico, conforme reconhecido nos precedentes da Terceira Turma acima mencionados, a cujas razões adiro. Violados, portanto, os arts. 130, 131, 145, 330 e 335 do CPC⁄73.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de anular o processo desde a sentença e deferir o pedido de produção de prova técnica, determinando o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Documento: 90244847  RELATÓRIO, EMENTA E VOTO       

ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA - DENOMINAÇÃO - EQUIPARAÇÃO AO NOME COMERCIAL - DIREITO DE EXCLUSIVIDADE - LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA - NOME ESTRANGEIRO

RECURSO ESPECIAL Nº 555.086 - RJ (2003⁄0114349-9)

RELATOR	:	MINISTRO JORGE SCARTEZZINI
RECORRENTE	:	GIDEÕES MISSIONÁRIOS DA ÚLTIMA HORA - GMUH
ADVOGADO	:	OSWALDO HORONGOZO E OUTROS
RECORRIDO	:	THE GIDEONS INTERNATIONAL E OUTRO
ADVOGADO	:	LUIZ LEONARDOS E OUTROS

EMENTA

RECURSO ESPECIAL - OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR - NÃO CONHECIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO ART. 535 DO CPC - SÚMULA 211⁄STJ - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 356⁄STF - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - ADMISSIBILIDADE - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA QUANTO A ALGUNS DOS PARADIGMAS COLACIONADOS - ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA - DENOMINAÇÃO - EQUIPARAÇÃO AO NOME COMERCIAL - DIREITO DE EXCLUSIVIDADE - LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA - NOME ESTRANGEIRO - CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - MARCA - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - CONVIVÊNCIA DAS DENOMINAÇÕES E MARCAS DAS PARTES - POSSIBILIDADE.

1 - Não se conhece do recurso especial sob alegação de ofensa a enunciado sumular, vez que não equiparado a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.

2 - Não cabe recurso especial se, apesar de provocado em sede de embargos declaratórios, o Tribunal a quo não apreciou a matéria impugnada, aplicando-se a Súmula 211⁄STJ. Para conhecimento da via especial, necessário seria a recorrente ter alegado ofensa, também, ao art. 535 do CPC. Precedentes.

3 - Inviável o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 356⁄STF, ante a ausência de prequestionamento, porquanto não alegada a matéria sequer em embargos declaratórios.

4 - Admite-se o prequestionamento implícito se, a par de não constar expressamente, quanto a determinado dispositivo, qualquer registro no v. acórdão recorrido, a matéria inserta no mesmo foi devidamente apreciada e decidida pelo Tribunal a quo. Precedentes.

5 - Quanto à divergência jurisprudencial (art. 105, III, "c", CF⁄88), é pacífico, neste Tribunal, o entendimento de que, a teor do art. 255 e parágrafos do RI⁄STJ, para sua  apreciação e comprovação, não basta a mera transcrição de ementas, devendo-se expor as circunstâncias que identificam os casos confrontados, impondo-se a similitude fática entre o v. acórdão recorrido e o paradigma com tratamento jurídico diverso, bem como juntar cópias integrais de tais julgados ou, ainda, citar repositório oficial de jurisprudência. Verificada a ausência de similitude fática entre o v. acórdão hostilizado e alguns dos paradigmas colacionados, o recurso merece conhecimento apenas parcial.

6 - A denominação das associações equipara-se ao nome comercial, para fins de proteção legal, consistente na proibição de registro de nome igual ou análogo a outro anteriormente inscrito (princípio da novidade). A exclusividade restringe-se ao território do Estado, no caso das Juntas Comerciais, em se tratando de sociedades empresárias, e tão-somente da Comarca, no caso dos Registros Civis das Pessoas Jurídicas, em se cuidando de sociedades civis, associações e fundações.

7 - A proteção ao nome estrangeiro deve ser requerida nos moldes estabelecidos pela lei nacional, conforme interpretação sistemática da Convenção da União de Paris.

8 - A análise da identidade ou semelhança entre duas ou mais denominações integradas por expressão de fantasia comum ou vulgar deve considerar a composição total do nome, a fim de averiguar a presença de elementos diferenciais suficientes a torná-lo inconfundível.

9 - Consoante o princípio da especialidade, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe. Outrossim, sendo tal princípio corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários de determinados produtos ou serviços, admite-se a extensão da análise quanto à imitação ou à reprodução de marca alheia ao ramo de atividade desenvolvida pelos respectivos titulares.

10 - Diversos os gêneros de atividade da recorrente, Gideões Missionários da Última Hora - GMUH, e das recorridas, The Gideons International e Os Gidões Internacionais no Brasil, bem como suas classes de registro de marcas (respectivamente, serviços de publicação e distribuição de bíblias, testamentos e revistas, inseridos nas classes 11.10 e 40.15; e serviços de caráter comunitário, voltados à pregação evangélica, inseridos na classe 41.70, afasta-se a possibilidade de confusão entre o público das associações litigantes, impondo-se a convivência harmônica de suas denominações e marcas.

11 - Recurso parcialmente conhecido, com fulcro nas alíneas "a" e "c ", III, art. 105 da CF⁄88, e, nesta parte, provido, afastando-se a proibição de uso pela recorrente, quer em sua denominação, quer em sua marca, da palavra "gideões".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade em, conhecer em parte do recurso e, nessa parte, lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, com quem votaram os Srs. Ministros BARROS MONTEIRO, CÉSAR ASFOR ROCHA, FERNANDO GONÇALVES. e ALDIR PASSARINHO JÚNIOR.

Brasília, DF, 14 de dezembro de 2004(data do julgamento).

 

 

MINISTRO JORGE SCARTEZZINI, Relator

Documento: 1583890

EMENTA / ACORDÃO

- DJ: 28/02/2005

Apenas critério de anterioridade de nome empresarial não anula registro de marca

O critério de anterioridade do nome empresarial, isoladamente, não é suficiente para anular o registro de uma marca, ainda mais quando as empresas homônimas atuam em ramos diferentes, e a autora da ação tem apenas a proteção estadual da marca.

Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou recurso movido por uma empresa de chocolates de Santa Catarina para impedir outra companhia, de São Paulo, que atua no setor de carnes e laticínios, de usar o nome Franz como marca.

A relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que ambas as empresas, recorrida e recorrente, atuam em segmentos alimentícios diferentes e deve ser aplicado ao caso o princípio da especialidade, segundo o qual marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir, desde que identifiquem produtos suficientemente distintos e insuscetíveis de provocar confusão ou associação.

“A firme orientação desta corte é no sentido de que a proibição legal contida no artigo 124, V, da Lei 9.279/1996 deve ser interpretada à luz do artigo 1.166 do Código Civil, de modo que o nome empresarial anterior somente poderá impedir o uso ou registro de marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo de atividade se houver coincidência no tocante ao âmbito geográfico de exploração das atividades ou se o nome empresarial anterior houver sido estendido para todo o território nacional”, destacou a ministra.

Desde a sua fundação, em 1995, a empresa catarinense utiliza o nome Franz, em alusão ao seu fundador. A empresa buscou anular o registro da marca Franz Alimentos, de titularidade de empresa que também possui um sócio com sobrenome Franz, constituída em 1996 e que teve os registros da marca Franz Alimentos concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) em 2007.

No acórdão recorrido, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região salientou que, ao contrário da marca, o nome empresarial, em regra, não tem proteção nacional, limitando-se ao estado onde se efetuou o arquivamento dos atos constitutivos da empresa.

Consequentemente, continuou a corte, apenas o critério cronológico não é suficiente, tendo em vista que a autora não estendeu a proteção de seu nome territorialmente a todo o país. No STJ, Nancy Andrighi explicou que antiga jurisprudência da corte adotava o entendimento de que apenas o critério de anterioridade seria suficiente para o impedimento de registro de marca idêntica ou semelhante.

Entretanto, afirmou, essa concepção deixou de prevalecer no tribunal, especialmente após o artigo 1.166 do Código Civil de 2002 entrar em vigor. O dispositivo assegura exclusividade para uso do nome empresarial somente nos limites do estado em que foi registrado.

A relatora destacou ainda que não há aproveitamento parasitário de quaisquer das partes, visto que as litigantes convivem harmoniosamente desde as suas respectivas constituições sem que se tenha notícia de confusão entre os consumidores. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

Clique aqui para ler o acórdão.
REsp 1.673.450

Revista Consultor Jurídico, 10 de novembro de 2017, 14h30

Registro de nome de uso comum só protege empresário em seu nicho, diz TJ-RS

Por Jomar Martins

Expressão comum, nos dias atuais, não pode ser registrada como marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), diz o inciso VI do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial. Mas se o registro foi feito antes da sanção da lei, ele vale apenas para o nicho de mercado do registrante.

Foi o que decidiu a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao aceitar Apelação de um hotel, condenado em processo movido por uma rede de restaurantes de Campinas (SP) por se utilizar da expressão ‘‘Al -Manara’’ na identificação comercial de seu estabelecimento. Segundo os autos, ambos os estabelecimentos coexistem lado a lado, no Centro da cidade de São Borja (RS). A expressão ‘‘al manara’’ vem do árabe, significa ‘‘lugar iluminado’’ e é conhecida desde o ano 328 antes de Cristo.

Para o relator da Apelação, juiz convocado Alex Gonzalez Custódio, a rede de restaurantes não tem direito ao uso exclusivo desta expressão, embora tenha feito o registro no Inpi. Assim, não pode impedir que outro empresário a utilize para identificar o seu negócio. Afinal, todas as demais atividades que levam o nome ‘‘almanara’’, não sendo restaurantes e afins, não concorrem com a rede paulista.

Segundo o relator, o TJ-RS já se manifestou sobre a mitigação da proteção da propriedade industrial em relação a marcas que constituam expressão de uso comum. O mesmo caminho seguiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.315.621.

"A parte autora atua com excesso e abuso de direito no exercício do direito de uso da expressão de uso comum de todo povo de origem árabe, sendo, por isso, inapropriável com exclusividade, ainda que registrada como marca", escreveu, no voto, o relator. A decisão que derrubou a sentença foi seguida por unanimidade no colegiado.

Sentença procedente

Em primeira instância, o juiz Frederico Menegaz Conrado determinou a abstenção do uso da marca ‘‘Almanara’’ de forma empresarial, como nome fantasia, razão social, título de estabelecimento ou outra forma, inclusive em material impresso, propaganda, documentos etc. Em caso de desobediência, determinou a aplicação de multa diária no valor de R$ 1 mil.

Nos fundamentos da sentença, citou as disposições do artigo 129 da Lei 9.279/96, que diz: "A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao seu titular uso exclusivo em todo o território nacional". Portanto, os direitos de propriedade e de uso exclusivo de marca decorrem de seu registro válido no Inpi. E, no caso concreto, a parte autora provou, por documentos, que possui propriedade e uso exclusivo da marca ‘‘Almanara’’ desde 1976.

Conforme o julgador, mesmo que a ré afirme que atua somente no ramo hoteleiro, é de conhecimento notório da população de São Borja que, ao lado do hotel requerido, há um restaurante de mesmo nome comercial, cuja publicidade ocorre de forma conjunta. Isso faz crer, aos olhos do consumidor local, que trata-se de um único empreendimento, o que não é verdade. Assim, fica evidente que há a utilização do nome “Almanara” também no mesmo ramo da empresa autora.

‘‘Portanto, a conclusão é que a requerida está utilizando indevidamente a marca ‘Almanara’, em desatento à exclusividade da parte autora conforme demonstrado pelo registro no Inpi. Frise-se que, apesar da distância e da improbabilidade de confusão entre os consumidores, quer pelo tipo de serviço prestado, quer pelo próprio logotipo das empresas, quem efetivamente detém a propriedade da marca ‘Almanara’ é a autora. Nesse sentido, a autora deverá ter seu direito resguardado, principalmente tendo em vista que apresenta pretensões de expansão, com possibilidades de abertura de franquias em outros estados do Brasil’’, finalizou a sentença.

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Processo 030/1.13.0001721-0

MARCAS. ALTO RENOME. REGISTRO.

Trata-se de REsp em que o cerne da questão está em saber se é possível a aplicação do princípio da especialidade às marcas de alto renome, citadas no art. 125 da Lei n. 9.279/1996, quando se reconhecer a ausência de confusão dos consumidores. A Turma negou provimento ao recurso ao entendimento de que não se aplica o princípio da especialidade à marca considerada de alto renome, sendo irrelevante discutir a possibilidade de confusão do consumidor. Ressaltou-se que, na hipótese, não houve renovação do registro das recorrentes como marca notória nos termos do art. 67 da Lei n. 5.772/1971 nem aquisição de registro de alto renome, de acordo com o art. 125 da Lei n. 9.279/1996, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Conforme se depreende do último dispositivo legal, que é uma reminiscência do mencionado art. 67 da Lei n. 5.772/1971, verifica-se que é necessário, para o reconhecimento do alto renome da marca, procedimento administrativo junto ao INPI, que, inclusive editou a Resolução n. 121/2005 para tal finalidade, procedimento que não ocorreu no caso. Assim, em face da ausência de declaração do INPI reconhecendo a marca das recorrentes como de alto renome, não é possível a proteção conferida pelo art. 125 da Lei n. 9.279/1996. Precedente citado: REsp 658.702-RJ, DJ 21/8/2006. REsp 951.583-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/10/2009.

Em duplo registro da marca, domínio na internet é de quem chegouprimeiro

Quando duas empresas têm direito à utilização de um termo, com os devidos registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o seu uso no domínio de página da internet é garantido àquela que primeiro satisfez as exigências de registro do domínio virtual. Trata-se da aplicação do princípio first come, first served, conforme explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça Marco Aurélio Bellizze, relator de um recurso sobre o assunto julgado na 3ª Turma.

No caso, uma empresa de São Paulo ajuizou ação para impedir que outra empresa, de Santa Catarina, continuasse a utilizar uma expressão. Apesar de ser detentora da marca no INPI, a empresa paulista tomou conhecimento de que a outra empresa, no mesmo ramo comercial, utilizava a expressão para nominar sua página na internet.

A empresa catarinense afirmou no processo que utiliza a expressão desde sua constituição, em 1996, com registro na junta comercial. Disse ter depositado pedido de registro de marca no INPI, porém não na mesma classe da empresa paulista. A empresa paulista, apesar de mais recente (constituída em 2001), foi a primeira a depositar o requerimento para utilização da marca. A empresa catarinense sustenta que deve ser mantido seu domínio na internet porque também é detentora de marca depositada, embora em data posterior.

Em primeiro e segundo graus, a ação da firma paulista foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, a empresa afirmou que, “diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada”. Disse ter ajuizado a ação principalmente por não poder usar sua marca como domínio na rede mundial de computadores.

No julgamento do recurso, o ministro Bellizze ressaltou a importância crescente da proteção aos elementos imateriais da empresa — o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a embalagem (trade dress), que segundo ele constituem importantes elementos de atração do consumidor e de identificação dos produtos e de seus fabricantes.

Regramento diverso
De acordo com Bellizze, o atual sistema de proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento unificado, e cada instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja quanto à forma de obtenção ou quanto ao alcance da proteção.

No caso do nome empresarial (que identifica a pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito territorial — e compete às juntas comerciais —, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166, parágrafo único, do Código Civil de 2002), desde que arquivado pedido em cada uma das juntas comerciais do país.

Já a marca é um sinal distintivo, e seu registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) e a Lei de Registros Empresariais não abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do estabelecimento catarinense.

O ministro esclareceu que, diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do artigo 186 do CC/02 e da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial a conduta parasitária.

Anterioridade
Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.

O relator advertiu, contudo, que a análise de eventual conflito não pode ser feita exclusivamente com base no critério da anterioridade, mas deve levar em consideração o princípio da territorialidade (ligada ao âmbito geográfico) e da especificidade (ligada ao tipo de produto ou serviço). Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

REsp 1.238.041

Havendo duplo registro da marca, domínio na internet é de quem chegou primeiro

Quando duas empresas têm direito à utilização de um termo, com os devidos registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o seu uso no domínio de página da internet é garantido àquela que primeiro satisfez as exigências de registro do domínio virtual. Trata-se da aplicação do princípio first come, first served, conforme explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Aurélio Bellizze, relator de um recurso sobre o assunto julgado na Terceira Turma.

No caso, uma empresa de São Paulo ajuizou ação para impedir que outra empresa, de Santa Catarina, continuasse a utilizar uma expressão. Apesar de ser detentora da marca no INPI, a empresa paulista tomou conhecimento de que a outra empresa, no mesmo ramo comercial, utilizava a expressão para nominar sua página na internet.

A empresa catarinense afirmou no processo que utiliza a expressão desde sua constituição, em 1996, com registro na junta comercial. Disse ter depositado pedido de registro de marca no INPI, porém não na mesma classe da empresa paulista. A empresa paulista, apesar de mais recente (constituída em 2001), foi a primeira a depositar o requerimento para utilização da marca. A empresa catarinense sustenta que deve ser mantido seu domínio na internet porque também é detentora de marca depositada, embora em data posterior.

Em primeiro e segundo graus, a ação da firma paulista foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, ela afirmou que, “diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada”. Disse ter ajuizado a ação principalmente por não poder usar sua marca como domínio na rede mundial de computadores.

No julgamento do recurso, o ministro Bellizze ressaltou a importância crescente da proteção aos elementos imateriais da empresa – o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a embalagem (trade dress), que segundo ele constituem importantes elementos de atração do consumidor e de identificação dos produtos e de seus fabricantes.

Regramento diverso

De acordo com Bellizze, o atual sistema de proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento unificado, e cada instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja quanto à forma de obtenção ou quanto ao alcance da proteção.

No caso do nome empresarial (que identifica a pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito territorial – e compete às juntas comerciais –, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166, parágrafo único, do Código Civil de 2002), desde que arquivado pedido em cada uma das juntas comerciais do país.

Já a marca é um sinal distintivo, e seu registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) e a Lei de Registros Empresariais não abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do estabelecimento catarinense.

O ministro esclareceu que, diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do artigo 186 do CC/02 e da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial a conduta parasitária.

Anterioridade

Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.
O relator advertiu, contudo, que a análise de eventual conflito não pode ser feita exclusivamente com base no critério da anterioridade, mas deve levar em consideração o princípio da territorialidade (ligada ao âmbito geográfico) e da especificidade (ligada ao tipo de produto ou serviço).

Jurisprudências trespasse e nome empresarial

Ementário- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - 2013
142000211692 - APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - EMPRESARIAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - INCLUSÃO POSTERIOR NO POLO ATIVO - MATÉRIA COMUM - CARÁTER PREJUDICIAL DA DEFESA PARA A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - Ampla defesa e duplo grau de jurisdição atendidos. Aplicação dos princípios do pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas. Contrato de trespasse. Despesa de transferência de estabelecimento comercial. Shopping center. Responsabilidade dos adquirentes. Previsão contratual expressa. Débitos posteriores á transferência. A inclusão posterior no polo ativo dos embargos do devedor, de executada não constante da inicial, não importa em nulidade quando, respeitado os postulados da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, a questão em debate nos embargos, comum a ambas as partes e prejudicial para a execução, deve aproveitar a todos os executados. Não havendo prejuízo, não há nulidade (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF), devendo os atos processuais já praticados serem preservados, em virtude do princípio da instrumentalidade das formas. Havendo no contrato de trespasse cláusula contratual expressa sobre a responsabilidade das adquirentes perante a administração do shopping center, eventual despesa de transferência de titularidade por este cobrada fica a cargo daquelas. No trespasse, apenas os débitos anteriores à transferência e que não foram contabilizados ficam a cargo do alienante ( ART. 1.146 DO CÓDIGO CIVIL ). Assim, por interpretação a contrario sensu do citado artigo, resta evidente que as despesas posteriores são de incumbência dos adquirentes, independente de ajuste, por se tratar a norma de disposição cogente. (TJDFT - AC 20120110711327 - (657384) - Relª Desª Carmelita Brasil - DJe 01.03.2013 - p. 118)

Ementário- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - 2013
142000243273 - APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO MERCANTIL - TRESPASSE - AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO - ART. 1.146 DO CC - APLICAÇÃO PARA TERCEIROS DE BOA-FÉ - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NÃO APLICAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DO REPASSE DOS CRÉDITOS - JUROS DE MORA TERMO INICIAL - Data do vencimento de cada obrigação positiva e líquida. Art. 397 do cc . 1- Não há que se falar em nulidade do contrato de compra e venda mercantil pela falta de assinatura do sócio majoritário, uma vez que sua conduta de transferir 95% das cotas da sociedade ao autor/apelado demonstra que concordou com a venda do estabelecimento. 2- O art. 1.146 do código civil aplica-se nas relações obrigacionais com terceiros que tenham contratado com a sociedade titular do estabelecimento objeto do contrato de trespasse. No caso em questão, discute-se a relação apenas das partes contratantes do trespasse, motivo pelo qual aplica-se o contrato firmado entre as partes. 3- O autor/apelado, apesar de não ter cumprido com a sua obrigação, cumpriu com boa parte da obrigação que cabia à ré/apelante para que a atividade empresarial não fosse interrompida. Assim, em atenção à proporcionalidade e boa-fé objetiva não se deve admitir a exceção de contrato não cumprido no caso em questão. 4- Não cabe à ré o pagamento de despesas não pleiteadas na inicial ou não imputadas a si no contrato firmado entre as partes. 5- Os juros de mora das obrigações positivas, líquidas e que possuem termo certo devem incidir desde o vencimento de cada uma ( CC 397 ). 6- Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se parcial provimento ao apelo adesivo do autor. (TJDFT - AC 20090111442580 - (698315) - Rel. Des. Sérgio Rocha - DJe 02.08.2013 - p. 84)

Ementário- Tribunal de Justiça do Ceará - 2010
141000006072 - EMPRESARIAL - NOME COMERCIAL - REGISTRO - PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E EXCLUSIVIDADE - ATIVIDADES SEMELHANTES - IDENTIFICAÇÃO PRÓPRIA - USO DESAUTORIZADO - PROTEÇÃO LEGAL - LEI Nº 8.934/1994 , ARTS. 33 E 35, - 1- A controvérsia a ser dirimida nos presentes autos diz respeito a questionamento sobre a semelhança do nome comercial das empresas "POLITEC Comércio e Refrigeração Ltda." E "POLY-TEC Comércio e Representação Ltda.". 2- No presente caso, existe uma nítida semelhança entre o nome comercial das duas empresas litigantes, comprometendo seu caráter individualizador, violando os arts. 33 e 35, V, da Lei nº 8.934/1994 que albergam o princípio da exclusividade do uso de marca. 3- A proteção ao nome comercial se destina a tutelar dois interesses distintos, a saber: de um lado, a preservação da clientela; De outro, a preservação do crédito. Desta forma, tal proteção só se justifica se as empresas atuarem em ramos de atividade idênticos ou similares, o que é p caso dos autos. 4- Como a empresa "POLITEC Comércio e Refrigeração Ltda." Procedeu o arquivamento do ato constitutivo e o registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial em primeiro lugar, tem ela direito ao uso do nome comercial de modo exclusivo - Apelação conhecida e desprovida - Sentença mantida - Unânime. (TJCE - Ap 20598-65.2002.8.06.0000/0 - 4ª C.Cív. - Relª Desª Maria Iracema do Vale Holanda - DJe 25.05.2010 - p. 22)

Ementário- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - 2014
142000327832 - DIREITO CIVIL - CONTRATODE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO - INDISPONIBILIZAÇÃO DO PONTO COMERCIAL - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOME DE TERCEIRO - OMISSÃO - MÁ FÉ - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - COBRANÇA - IMPROCEDÊNCIA - INADIMPLEMENTO DO AUTOR - RECONVENÇÃO - COBRANÇA EXCESSIVA - ART. 940 DO CC/02 - INAPLICABILIDADE - I- Para configurar o trespasse, é indispensável a entrega do estabelecimento, assim compreendido a universalidade de bens indispensáveis a continuidade da atividade empresarial, nela incluído o ponto comercial, livre e desembaraçado. Ii ? decretada a resolução do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, assistindo aos compradores o direito de obter a restituição de toda a quantia paga. A condenação à devolução dos valores pagos, no entanto, não pode ultrapassar a importância requerida pela parte autora, em razão do princípio da congruência e adstrição, esculpido no art. 460 do CPC . Iii ? incabível a cobrança fundada em cheques emitidos para o pagamento da aquisição de fundo de comércio da empresa se foram os representantes legais desta quem deu causa ao inadimplemento do contrato. V ? para a incidência da penalidade prevista no art. 940, segunda parte, do Código Civil , deve-se demonstrar a ocorrência do excesso e do dolo na cobrança judicial. Vi ? não correspondendo o título a uma obrigação exigível, deve-se dar procedência aos embargos, para declarar a nulidade da execução, nos termos do art. 618, I, do CPC . Vii ? deu-se parcial provimento aos recursos. (TJDFT - Proc. 20090111418007 - (807075) - Rel. Des. José Divino de Oliveira - DJe 29.07.2014 - p. 322)

NOME EMPRESARIAL - Instruções Normativas do DNRC

INSTRUÇÃO NORMATIVA DNRC Nº 116, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011DOU: 30.11.2011     Dispõe sobre a formação do nome empresarial, sua proteção e dá outras providências. 

IN DREI Nº 15, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013DOU 06.12.2013     Dispõe sobre a formação do nome empresarial, sua proteção e dá outras providências.

INSTRUÇÃO NORMATIVA DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DO REGISTRO DO COMÉRCIO - DNRC Nº 104 DE 30.04.2007 D.O.U.: 22.05.2007
     Dispõe sobre a formação de nome empresarial, sua proteção e dá outras providências.

Definições sobre nome empresarial

DIREITO EMPRESARIAL. PRECEDÊNCIA DE NOME EMPRESARIAL QUE NÃO IMPLICA DIREITO AO REGISTRO DE MARCA.

A sociedade empresária fornecedora de medicamentos cujos atos constitutivos tenham sido registrados em Junta Comercial de um Estado antes do registro de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por outra sociedade que presta serviços médicos em outro Estado, não tem direito ao registro de marca de mesma escrita e fonética, ainda que a marca registrada coincida com seu nome empresarial. Isso porque as formas de proteção ao nome empresarial e à marca comercial não se confundem. A tutela daquele se circunscreve à unidade federativa de competência da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional, desde que feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput e § 1º, da Lei 9.279/1996 (LPI). Conforme esclarecido pela Terceira Turma do STJ, A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca que possui proteção nacional , necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja ‘suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos’. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada (REsp 1.204.488-RS, DJe 2/3/2011). Além disso, não cabe a aplicação ao caso do art. 8º da Convenção da União de Paris de 1883 (CUP), pois o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso que o seu de origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país de origem, onde se deve atentar às leis locais. Nessesentido, não se pode olvidar que o art. 1.166 do CC estabelece que A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Já o art. 124, XIX, da LPI veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. Nessa toada, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido (REsp 1.105.422-MG, Terceira Turma, DJe 18/5/2011). Ademais, sem perder de vista o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico. REsp 1.184.867-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/5/2014. 

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DE USO EXCLUSIVO DE MARCA REGISTRADA.

O uso, por quem presta serviço de ensino regular, da mesma marca anteriormente registrada, na classe dos serviços de educação, por quem presta, no mesmo Município, serviços de orientação e reeducação pedagógica a alunos com dificuldades escolares viola o direito de uso exclusivo de marca. O registro da marca, embora garanta proteção nacional à exploração exclusiva por parte do titular, encontra limite no princípio da especialidade, que restringe a exclusividade de utilização do signo a um mesmo nicho de produtos e serviços. Assim, uma mesma marca pode ser utilizada por titulares distintos se não houver qualquer possibilidade de se confundir o consumidor. Para se verificar a possibilidade de confusão na utilização da mesma marca por diferentes fornecedores de produtos e serviços, deve ser observada, inicialmente, a Classificação Internacional de Produtos e de Serviços, utilizada pelo INPI como parâmetro para concessão ou não do registro de uma marca. É verdade que a tabela de classes não deve ser utilizada de forma absoluta para fins de aplicação do princípio da especialidade, servindo apenas como parâmetro inicial na análise de possibilidade de confusão. Porém, na hipótese, embora os serviços oferecidos sejam distintos, eles são complementares, pois têm finalidades idênticas, além de ocuparem os mesmos canais de comercialização. REsp 1.309.665-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 4/9/2014

DIREITO EMPRESARIAL. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DECORRENTE DO REGISTRO NO CASO DE MARCA EVOCATIVA.

 Ainda que já tenha sido registrada no INPI, a marca que constitui vocábulo de uso comum no segmento mercadológico em que se insere associado ao produto ou serviço que se pretende assinalar pode ser utilizada por terceiros de boa-fé. Com efeito, marcas evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, possuindo um âmbito de proteção limitado. Isso porque o monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria exclusividade inadmissível a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os a buscar nomes alternativos estranhos ao domínio público , mas sobretudo ao mercado geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. Nesse sentido, a Lei 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, em seu art. 124, VI, dispõe não ser registrável como marca sinal de caráter genérico, necessário, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço. Vale destacar que a linha que divide as marcas genéricas não sujeitas a registro das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões, por exemplo, que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida que se difundem no mercado, o produto ou serviço podem vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da Lei 9.279/1996 acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. Precedente citado: REsp 1.166.498-RJ, Terceira Turma, DJe 30/3/2011. REsp 1.315.621-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 4/6/2013.

ENUNCIADOS APROVADOS PELA PLENÁRIA DA 1ª JORNADA DE DIREITO COMERCIAL

Coordenador-Geral: Ministro Ruy Rosado

Comissões de Trabalho: Empresa e Estabelecimento (Enunciados de n. 1 a 8)

Coordenação Científica: Professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto

Direito Societário (Enunciados de n. 9 a 19)

Coordenação Científica: Professora Ana Frazão

Obrigações Empresariais, Contratos e Títulos de Crédito (Enunciados de n. 20 a 41)

Coordenação Científica: Professor Fábio Ulhoa Coelho

Crise da Empresa: Falência e Recuperação (Enunciados de n. 42 a 57)

Coordenação Científica: Professor Paulo Penalva Santos

1. Decisão judicial que considera ser o nome empresarial violador do direito de marca não implica a anulação do respectivo registro no órgão próprio nem lhe retira os efeitos, preservado o direito de o empresário alterá-lo.

2. A vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil.

3. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI não é sociedade unipessoal, mas um novo ente, distinto da pessoa do empresário e da sociedade empresária.

4. Uma vez subscrito e efetivamente integralizado, o capital da empresa individual de responsabilidade limitada não sofrerá nenhuma influência decorrente de ulteriores alterações no salário mínimo.

5. Quanto às obrigações decorrentes de sua atividade, o empresário individual tipificado no art. 966 do Código Civil responderá primeiramente com os bens vinculados à exploração de sua atividade econômica, nos termos do art. 1.024 do Código Civil.

6. O empresário individual regularmente inscrito é o destinatário da norma do art. 978 do Código Civil, que permite alienar ou gravar de ônus real o imóvel incorporado à empresa, desde que exista, se for o caso, prévio registro de autorização conjugal no Cartório de Imóveis, devendo tais requisitos constar do instrumento de alienação ou de instituição do ônus real, com a consequente averbação do ato à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis

7. O nome de domínio integra o estabelecimento empresarial como bem incorpóreo para todos os fins de direito.

8. A sub-rogação do adquirente nos contratos de exploração atinentes ao estabelecimento adquirido, desde que não possuam caráter pessoal, é a regra geral, incluindo o contrato de locação.

9. Quando aplicado às relações jurídicas empresariais, o art. 50 do Código Civil não pode ser interpretado analogamente ao art. 28, § 5º, do CDC ou ao art. 2º, § 2º, da CLT.

10. Nas sociedades simples, os sócios podem limitar suas responsabilidades entre si, à proporção da participação no capital social, ressalvadas as disposições específicas.

11. A regra do art. 1.015, parágrafo único, do Código Civil deve ser aplicada à luz da teoria da aparência e do primado da boa-fé objetiva, de modo a prestigiar a segurança do tráfego negocial. As sociedades se obrigam perante terceiros de boa-fé.

12. A regra contida no art. 1.055, § 1º, do Código Civil deve ser aplicada na hipótese de inexatidão da avaliação de bens conferidos ao capital social; a responsabilidade nela prevista não afasta a desconsideração da personalidade jurídica quando presentes seus requisitos legais.

13. A decisão que decretar a dissolução parcial da sociedade deverá indicar a data de desligamento do sócio e o critério de apuração de haveres.

14. É vedado aos administradores de sociedades anônimas votarem para aprovação/rejeição de suas próprias contas, mesmo que o façam por interposta pessoa.

15. O vocábulo “transação”, mencionado no art. 183 § 1º, d, da Lei das S.A., deve ser lido como sinônimo de “negócio jurídico”, e não no sentido técnico que é definido pelo Capítulo XIX do Título VI do Livro I da Parte Especial do Código Civil brasileiro.

16. O adquirente de cotas ou ações adere ao contrato social ou estatuto no que se refere à cláusula compromissória (cláusula de arbitragem) nele existente; assim, estará vinculado à previsão da opção da jurisdição arbitral, independentemente de assinatura e/ou manifestação específica a esse respeito.

17. Na sociedade limitada com dois sócios, o sócio titular de mais da metade do capital social pode excluir extrajudicialmente o sócio minoritário desde que atendidas as exigências materiais e procedimentais previstas no art. 1.085, caput e parágrafo único, do CC.

18. O capital social da sociedade limitada poderá ser integralizado, no todo ou em parte, com quotas ou ações de outra sociedade, cabendo aos sócios a escolha do critério de avaliação das respectivas participações societárias, diante da responsabilidade solidária pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, nos termos do art. 1.055, § 1º, do Código Civil.

19. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre sócios/acionistas ou entre eles e a sociedade.

20. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre empresários em que um dos contratantes tenha por objetivo suprir-se de insumos para sua atividade de produção, comércio ou prestação de serviços.

21. Nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado, tendo em vista a simetria natural das relações interempresariais.

22. Não se presume solidariedade passiva (art. 265 do Código Civil) pelo simples fato de duas ou mais pessoas jurídicas integrarem o mesmo grupo econômico.

23. Em contratos empresariais, é lícito às partes contratantes estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação dos requisitos de revisão e/ou resolução do pacto contratual.

24. Os contratos empresariais coligados, concretamente formados por unidade de interesses econômicos, permitem a arguição da exceção de contrato não cumprido, salvo quando a obrigação inadimplida for de escassa importância.

25. A revisão do contrato por onerosidade excessiva fundada no Código Civil deve levar em conta a natureza do objeto do contrato. Nas relações empresariais, deve-se presumir a sofisticação dos contratantes e observar a alocação de riscos por eles acordada.

26. O contrato empresarial cumpre sua função social quando não acarreta prejuízo a direitos ou interesses, difusos ou coletivos, de titularidade de sujeitos não participantes da relação negocial.

27. Não se presume violação à boa-fé objetiva se o empresário, durante as negociações do contrato empresarial, preservar segredo de empresa ou administrar a prestação de informações reservadas, confidenciais ou estratégicas, com o objetivo de não colocar em risco a competitividade de sua atividade.

28. Em razão do profissionalismo com que os empresários devem exercer sua atividade, os contratos empresariais não podem ser anulados pelo vício da lesão fundada na inexperiência.

29. Aplicam-se aos negócios jurídicos entre empresários a função social do contrato e a boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil), em conformidade com as especificidades dos contratos empresariais.

30. Nos contratos de shopping center, a cláusula de fiscalização das contas do lojista é justificada desde que as medidas fiscalizatórias não causem embaraços à atividade do lojista.

31. O contrato de distribuição previsto no art. 710 do Código Civil é uma modalidade de agência em que o agente atua como mediador ou mandatário do proponente e faz jus à remuneração devida por este, correspondente aos negócios concluídos em sua zona. No contrato de distribuição autêntico, o distribuidor comercializa diretamente o produto recebido do fabricante ou fornecedor, e seu lucro resulta das vendas que faz por sua conta e risco.

32. Nos contratos de prestação de serviços nos quais as partes contratantes são empresários e a função econômica do contrato está relacionada com a exploração de atividade empresarial, as partes podem pactuar prazo superior a quatro anos, dadas as especificidades da natureza do serviço a ser prestado, sem constituir violação do disposto no art. 598 do Código Civil.

33. Nos contratos de prestação de serviços nos quais as partes contratantes são empresários e a função econômica do contrato está relacionada com a exploração de atividade empresarial, é lícito às partes contratantes pactuarem, para a hipótese de denúncia imotivada do contrato, multas superiores àquelas previstas no art. 603 do Código Civil.

34. Com exceção da garantia contida no artigo 618 do Código Civil, os demais artigos referentes, em especial, ao contrato de empreitada (arts. 610 a 626) aplicar-se-ão somente de forma subsidiária às condições contratuais acordadas pelas partes de contratos complexos de engenharia e construção, tais como EPC, EPC-M e Aliança.

35. Não haverá revisão ou resolução dos contratos de derivativos por imprevisibilidade e onerosidade excessiva (arts. 317 e 478 a 480 do Código Civil).

36. O pagamento da comissão, no contrato de corretagem celebrado entre empresários, pode ser condicionado à celebração do negócio previsto no contrato ou à mediação útil ao cliente, conforme os entendimentos prévios entre as partes. Na ausência de ajuste ou previsão contratual, o cabimento da comissão deve ser analisado no caso concreto, à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo devida se o negócio não vier a se concretizar por fato atribuível exclusivamente a uma das partes.

37. Aos contratos de transporte aéreo internacional celebrados por empresários aplicam-se as disposições da Convenção de Montreal e a regra da indenização tarifada nela prevista (art. 22 do Decreto n. 5.910/2006).

38. É devida devolução simples, e não em dobro, do valor residual garantido (VRG) em caso de reintegração de posse do bem objeto de arrendamento mercantil celebrado entre empresários.

39. É admitido o aval parcial para os títulos de crédito regulados em lei especial.

40. O prazo prescricional de 6 (seis) meses para o exercício da pretensão à execução do cheque pelo respectivo portador é contado do encerramento do prazo de apresentação, tenha ou não sido apresentado ao sacado dentro do referido prazo. No caso de cheque pós-datado apresentado antes da data de emissão ao sacado ou da data pactuada com o emitente, o termo inicial é contado da data da primeira apresentação.

41. A cédula de crédito bancário é título de crédito dotado de força executiva, mesmo quando representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta-corrente, não sendo a ela aplicável a orientação da Súmula 233 do STJ.

42. O prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor.

43. A suspensão das ações e execuções previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor.

44. A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

45. O magistrado pode desconsiderar o voto de credores ou a manifestação de vontade do devedor, em razão de abuso de direito.

46. Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores.

47. Nas alienações realizadas nos termos do art. 60 da Lei n. 11.101/2005, não há sucessão do adquirente nas dívidas do devedor, inclusive nas de natureza tributária, trabalhista e decorrentes de acidentes de trabalho.

48. A apuração da responsabilidade pessoal dos sócios, controladores e administradores feita independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, prevista no art. 82 da Lei n. 11.101/2005, não se refere aos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

49. Os deveres impostos pela Lei n. 11.101/2005 ao falido, sociedade limitada, recaem apenas sobre os administradores, não sendo cabível nenhuma restrição à pessoa dos sócios não administradores.

50. A extensão dos efeitos da quebra a outras pessoas jurídicas e físicas confere legitimidade à massa falida para figurar nos polos ativo e passivo das ações nas quais figurem aqueles atingidos pela falência.

51. O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito à recuperação judicial.

52. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial desafia agravo de instrumento.

53. A assembleia geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial é una, podendo ser realizada em uma ou mais sessões, das quais participarão ou serão considerados presentes apenas os credores que firmaram a lista de presença encerrada na sessão em que instalada a assembleia geral.

54. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

55. O parcelamento do crédito tributário na recuperação judicial é um direito do contribuinte, e não uma faculdade da Fazenda Pública, e, enquanto não for editada lei específica, não é cabível a aplicação do disposto no art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e no art.191-A do CTN.

56. A Fazenda Pública não possui legitimidade ou interesse de agir para requerer a falência do devedor empresário.

57. O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da importância do crédito ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.