Registro de nome de uso comum só protege empresário em seu nicho, diz TJ-RS

Por Jomar Martins

Expressão comum, nos dias atuais, não pode ser registrada como marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), diz o inciso VI do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial. Mas se o registro foi feito antes da sanção da lei, ele vale apenas para o nicho de mercado do registrante.

Foi o que decidiu a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao aceitar Apelação de um hotel, condenado em processo movido por uma rede de restaurantes de Campinas (SP) por se utilizar da expressão ‘‘Al -Manara’’ na identificação comercial de seu estabelecimento. Segundo os autos, ambos os estabelecimentos coexistem lado a lado, no Centro da cidade de São Borja (RS). A expressão ‘‘al manara’’ vem do árabe, significa ‘‘lugar iluminado’’ e é conhecida desde o ano 328 antes de Cristo.

Para o relator da Apelação, juiz convocado Alex Gonzalez Custódio, a rede de restaurantes não tem direito ao uso exclusivo desta expressão, embora tenha feito o registro no Inpi. Assim, não pode impedir que outro empresário a utilize para identificar o seu negócio. Afinal, todas as demais atividades que levam o nome ‘‘almanara’’, não sendo restaurantes e afins, não concorrem com a rede paulista.

Segundo o relator, o TJ-RS já se manifestou sobre a mitigação da proteção da propriedade industrial em relação a marcas que constituam expressão de uso comum. O mesmo caminho seguiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.315.621.

"A parte autora atua com excesso e abuso de direito no exercício do direito de uso da expressão de uso comum de todo povo de origem árabe, sendo, por isso, inapropriável com exclusividade, ainda que registrada como marca", escreveu, no voto, o relator. A decisão que derrubou a sentença foi seguida por unanimidade no colegiado.

Sentença procedente

Em primeira instância, o juiz Frederico Menegaz Conrado determinou a abstenção do uso da marca ‘‘Almanara’’ de forma empresarial, como nome fantasia, razão social, título de estabelecimento ou outra forma, inclusive em material impresso, propaganda, documentos etc. Em caso de desobediência, determinou a aplicação de multa diária no valor de R$ 1 mil.

Nos fundamentos da sentença, citou as disposições do artigo 129 da Lei 9.279/96, que diz: "A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao seu titular uso exclusivo em todo o território nacional". Portanto, os direitos de propriedade e de uso exclusivo de marca decorrem de seu registro válido no Inpi. E, no caso concreto, a parte autora provou, por documentos, que possui propriedade e uso exclusivo da marca ‘‘Almanara’’ desde 1976.

Conforme o julgador, mesmo que a ré afirme que atua somente no ramo hoteleiro, é de conhecimento notório da população de São Borja que, ao lado do hotel requerido, há um restaurante de mesmo nome comercial, cuja publicidade ocorre de forma conjunta. Isso faz crer, aos olhos do consumidor local, que trata-se de um único empreendimento, o que não é verdade. Assim, fica evidente que há a utilização do nome “Almanara” também no mesmo ramo da empresa autora.

‘‘Portanto, a conclusão é que a requerida está utilizando indevidamente a marca ‘Almanara’, em desatento à exclusividade da parte autora conforme demonstrado pelo registro no Inpi. Frise-se que, apesar da distância e da improbabilidade de confusão entre os consumidores, quer pelo tipo de serviço prestado, quer pelo próprio logotipo das empresas, quem efetivamente detém a propriedade da marca ‘Almanara’ é a autora. Nesse sentido, a autora deverá ter seu direito resguardado, principalmente tendo em vista que apresenta pretensões de expansão, com possibilidades de abertura de franquias em outros estados do Brasil’’, finalizou a sentença.

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Processo 030/1.13.0001721-0

Sandálias Melissa - Sem perícia em produto, não há como provar concorrência desleal, julga TJ-RS

Na Justiça, o ônus da prova incumbe ao autor da ação. Se não provar os fatos constitutivos do seu direito, como exige o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação deve ser julgada improcedente. Por isso, a maioria dos integrantes da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não aceitou apelação de um dos maiores grupos calçadistas do país, que não conseguiu provar que foi alvo de concorrência desleal. Segundo a empresa, um concorrente estava copiando o sapato que é seu carro-chefe de vendas.

O relator do recurso, desembargador Sylvio da Silva Tavares, se alinhou totalmente às razões do juízo de origem, que indeferiu a inicial por não vislumbrar nenhuma prova por parte da empresa autora —  e especialmente a pericial. E nem se sensibilizou com as razões que levaram à concessão da liminar, que determinou a apreensão de calçados e matrizes usados na sua confecção por parte do concorrente.

O desembargador Ney Wiedeman Neto ficou vencido no colegiado, mas fundamentou sua posição. ‘‘A liminar foi concedida com base no exame físico dos calçados depositados em cartório, o que não necessitou de perícia para perceber que se tratava de cópia. O TJ-RS, no julgamento do AI 7.003.787.298, chegou a mesma conclusão. O parecer de fls. 284-285 confirma a contrafação, bem como as fotos anexadas. Tais condutas caracterizam concorrência desleal’’, escreveu, convicto, no voto.

Como a decisão se deu por maioria, cabem Embargos Infringentes. O acórdão de apelação foi lavrado na sessão de julgamento realizada no dia 10 de dezembro.

O caso
Criadora e dona das famosas sandálias Melissa, tradicional no mercado brasileiro, a Grendene foi à Justiça para barrar a venda de sandálias ''La Fera'', que apresenta  as mesmas características de sua linha, fabricadas por N. A. Indústria e Comércio de Calçados e comercializadas por Comércio de Confecções Speguem (Talismã). No curso do processo, esta última fez um acordo e ficou fora do polo passivo da ação.

A primeira, no entanto, apresentou contestação. Argumentou que a Grendene não tem registro do seu desenho industrial no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Alegou, também, que o desenho da Melissa tem mais de 20 anos de mercado, caindo em domínio público. Por fim, sustentou que seu produto é diferente do fabricado pela Grendene.

No ajuizamento da ação, a 2ª Vara da Comarca de Farroupilha deferiu a antecipação de tutela, pois a julgadora da época ficou convencida de que a sandália apresentada nos autos era cópia e imitação do design da original. Assim, em dezembro de 2001, deferiu liminar para apreender, na linha de produção da N. A., pares de sandálias e as matrizes utilizadas para sua confecção, posteriormente devolvidas.

Em função dos prejuízos experimentados, a concorrente ajuizou reconvenção — pretensão contra o autor da ação original. Alegou que a concessão da liminar lhe causou vários prejuízos: teve de suspender as entregas, não pôde pagar compromissos financeiros, colocou funcionários em férias etc. Além dos danos materiais, pediu a condenação da Grendene em danos morais, no valor de R$ 50 mil para cada dia em que a liminar vigorou.

Sentença improcedente
Em 12 de agosto de 2008, analisando o mérito da lide, o juiz Mario Romano Maggioni julgou improcedente a ação principal, bem como os pedidos da reconvenção. Entendeu que as partes litigantes, simplesmente, não demonstraram os fatos constitutivos do seu direito.

O juiz observou que a parte reconvinte apenas alegou prejuízos, sem comprová-los. ‘‘Não basta alegar os fatos, necessário demonstrá-los. Por ocasião da perícia contábil, a reconvinte sequer juntou as notas fiscais que poderiam, de alguma forma, albergar a sua pretensão. Bem como quedou-se inerte apesar de ser intimada para a juntada das notas fiscais’’, escreveu na sentença.

Quanto à ação principal, a percepção do julgador foi a mesma. A Grendene não produziu prova testemunhal ou pericial que comprovasse o fabrico de calçados com as mesmas características do modelo da Melissa. E mais: as provas documentais e periciais juntadas aos autos dizem respeito a outros processos. Em decorrência, não podem ser utilizadas no presente caso.

‘‘Acresço que o pedido inicial se funda na concorrência desleal, que não tem como pressuposto o registro da marca industrial, mas sim a fabricação de produto idêntico. Assim, sem razão a demandada ao pretender que a ausência de registro do produto conduz à improcedência da ação, pois não é esta a alegação inicial. No presente caso, a improcedência se funda na ausência de provas quanto à fabricação de produto idêntico — fato este que não foi demonstrado pela autora’’, arrematou.

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Pequena semelhança na grafia de marcas não significa uso indevido

A pequena semelhança de grafia e de pronúncia entre uma marca e outra não é suficiente para comprovar o uso indevido, causar confusão entre os consumidores ou revelar prática de concorrência desleal. Esse foi o entendimento da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul ao permitir que um centro de radiologia e diagnóstico de Dourados use nome parecido com o de outra empresa que atua no mesmo ramo em Porto Alegre.

A empresa gaúcha sustentava que, por atuar na área há 40 anos e ter registrado a marca Serdil no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), possui exclusividade para usar o nome em todo o território nacional. Por isso, tentava impedir que a manutenção da marca Cerdil em Dourados, “sob pena de confundir clientes, profissionais, entidades médicas e fornecedores em relação à identidade de cada uma das pessoas jurídicas”.

O pedido foi negado em primeira instância, e a decisão foi mantida por unanimidade no TJ-MS. “Apesar de haver semelhança gráfica e fonética com atuação no mesmo campo, verifica-se que os elementos gráficos são muito diferentes, de modo que não se evidencia possibilidade de erro ou confusão”, afirmou o desembargador Julizar Barbosa Trindade, relator do caso. “A primeira se intitula Serdil, iniciando-se com ‘S’ por se referir a serviços, e [a] segunda com a letra ‘C’ de Cerdil, relativa a centro.”

Ele apontou ainda que a área de atuação das empresas é diferente, fazendo com o que público-alvo de cada uma delas esteja em pontos geográficos distintos. Dificilmente, portanto, alguém contrataria uma das empresas por equívoco. “Não bastasse, considerando a questão do aproveitamento indevido e induzimento do consumidor, não se vislumbra dos elementos dos autos o menor indício de que a recorrida tenha se utilizado do nome para aproveitar da boa imagem ou serviço alheio com intenção de subtrair clientes ou fornecedores”, avaliou.

Os desembargadores também julgaram improcedente Embargos de Declaração apresentados pela autora. A embargante alegou omissão quanto ao fundamento de que o registro da marca garante ao seu proprietário o uso em todo o território nacional e que a imitação gráfica e fonética é flagrante, pouco importando que o público-alvo esteja em áreas geográficas distintas. O colegiado, porém, negou que o acórdão tenha quaisquer defeitos ou vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Com informações da Assessoria de Imprensa do TJ-MS.

Clique aqui para ler o acórdão.Apelação 0805359-62.2012.8.12.0002

Jurisprudências de Direito Empresarial Marcário

DIREITO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO RECONHECER, ANTES DA MANIFESTAÇÃO DO INPI, A CARACTERIZAÇÃO DE UMA MARCA COMO DE ALTO RENOME.

Caso inexista uma declaração administrativa do INPI a respeito da caracterização, ou não, de uma marca como sendo de alto renome, não pode o Poder Judiciário conferir, pela via judicial, a correspondente proteção especial. A lacuna existente na Resolução n. 121/2005 — que prevê a declaração do alto renome de uma marca apenas pela via incidental — configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário. Entretanto, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública. Assim, é incabível, ao menos nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo, competindo-lhe, caso provocado, a adoção de medidas tendentes a ocasionar a manifestação do INPI. Desse modo, na ausência de uma declaração administrativa da referida autarquia, a decisão judicial que reconhece o alto renome de uma marca caracteriza usurpação de atividade que legalmente compete àquele órgão, consistindo em violação da tripartição dos poderes do Estado, assegurada pelo art. 2º da CF/1988. REsp 1.162.281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/2/2013.

DIREITO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE UMA DECLARAÇÃO GERAL E ABSTRATA DO INPI REFERENTE À CARACTERIZAÇÃO DE UMA MARCA COMO DE ALTO RENOME.

É legítimo o interesse do titular de uma marca em obter do INPI, pela via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. A denominada “marca de alto renome”, prevista no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial, consiste em um temperamento do princípio da especialidade, pois confere à marca proteção em todos os ramos de atividade. Tal artigo não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, de modo que a regulamentação do tema ficou a cargo do INPI. Atualmente, a sistemática imposta pela aludida autarquia, por meio da Resolução n. 121/2005, somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome pela via incidental, a partir do momento em que houver a prática, por terceiros, de atos potencialmente capazes de violar a marca. Inexiste, portanto, um procedimento administrativo tendente à obtenção de uma declaração direta e abstrata. Parte da doutrina entende que o alto renome não dependeria de registro. Nessa concepção, a marca que possuísse a condição de alto renome no plano fático seria absoluta, de sorte que ninguém, em sã consciência, poderia desconhecê-la. Entretanto, ainda que uma determinada marca seja de alto renome, até que haja uma declaração oficial nesse sentido, essa condição será ostentada apenas em tese. Dessa forma, mesmo que exista certo consenso de mercado acerca do alto renome, esse atributo depende da confirmação daquele a quem foi conferido o poder de disciplinar a propriedade industrial no Brasil, declaração que constitui um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca, não apenas para que ele tenha a certeza de que sua marca de fato possui essa peculiaridade, mas, sobretudo, porque ele pode — e deve — atuar preventivamente no sentido de preservar e proteger o seu patrimônio intangível, sendo despropositado pensar que o interesse de agir somente irá surgir com a efetiva violação. Deve-se considerar, ainda, que o reconhecimento do alto renome só pela via incidental imporia ao titular um ônus injustificado, de constante acompanhamento dos pedidos de registro de marcas a fim de identificar eventuais ofensas ao seu direito marcário. Ademais, não se pode perder de vista que muitas vezes sequer ocorre a tentativa de depósito da marca ilegal junto ao INPI, até porque, em geral, o terceiro sabe da inviabilidade de registro, em especial quando a colidência se dá com marca de alto renome. Nesses casos, a controvérsia não chega ao INPI, impedindo que o titular da marca adote qualquer medida administrativa incidental visando à declaração do alto renome. Acrescente-se, por oportuno, que, ao dispor que “a proteção de marcas de alto renome não dependerá de registro na jurisdição em que é reivindicada”, a Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI) não isentou — ou pelo menos não impediu — essas marcas de registro, tampouco afirmou que essa condição — de alto renome — independeria de uma declaração oficial; apenas salientou que elas estariam resguardadas mesmo sem prévio registro, ou seja, prevaleceriam sobre marcas colidentes, ainda que estas fossem registradas anteriormente. REsp 1.162.281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/2/2013.

 

DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO DE MARCA NOTÓRIA. EFEITOS EX NUNC.

A proteção de marca notória registrada no INPI produz efeitos ex nunc, não atingindo registros regularmente constituídos em data anterior. O direito de exclusividade ao uso da marca em decorrência do registro no INPI, excetuadas as hipóteses de marcas notórias, é limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo produtos não similares, enquadrados em outras classes. O registro da marca como notória, ao afastar o princípio da especialidade, confere ao seu titular proteção puramente defensiva e acautelatória, a fim de impedir futuros registros ou uso por terceiros de outras marcas iguais ou parecidas, não retroagindo para atingir registros anteriores. Precedente citado: REsp 246.652-RJ, DJ 16/4/2007. AgRg no REsp 1.163.909-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 2/10/2012.

DIREITO AUTORAL. RETRANSMISSÃO. TV. CLÍNICA MÉDICA.

A Turma, seguindo entendimento firmado nesta Corte, assentou que é legítima a cobrança de direito autoral de clínicas médicas pela disponibilização de aparelhos de rádio e televisão nas salas de espera. Segundo a legislação de regência, a simples circunstância de promover a exibição pública da obra artística em local de frequência coletiva caracteriza o fato gerador da contribuição, sendo irrelevante o auferimento de lucro como critério indicador do dever de pagar retribuição autoral. Nos termos do disposto nos arts. 28 e 29, VIII, da Lei n. 9.610/1998, a utilização direta ou indireta de obra artística por meio de radiodifusão sonora ou televisiva enseja direito patrimonial ao autor, titular exclusivo da propriedade artística. Além disso, a hipótese dos autos estaria expressamente prevista em lei. Precedentes citados: REsp 556.340-MG, DJ 11/10/2004, e REsp 742.426-RJ, DJe 15/3/2010. REsp 1.067.706-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/5/2012.

 

DIREITO PATRIMONIAL. OBRA CINEMATOGRÁFICA.

A remuneração dos intérpretes em obra cinematográfica, salvo pactuação em contrário, é a previamente estabelecida no contrato de produção – o que não confere ao artista o direito à retribuição pecuniária pela exploração econômica posterior do filme. Com base nesse entendimento, a Turma negou à atriz principal o repasse dos valores recebidos pela produtora na comercialização e distribuição das fitas de videocassete do filme em que atuou. Asseverou-se que os direitos patrimoniais decorrentes da exibição pública da obra, em regra, devem ser recolhidos por seus autores – diretor, produtor ou emissoras de televisão, conforme o caso (art. 68, § 3º, da Lei n. 9.610/1998). REsp 1.046.603-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/5/2012.

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. VALIDADE. REGISTRO. DESENHO INDUSTRIAL.

A discussão gira em torno da possibilidade de o juiz ou o tribunal estadual, ao apreciar um pedido de antecipação de tutela, negar a proteção a uma marca, patente ou desenho industrial registrados, ainda que diante de notória semelhança, com fundamento apenas na aparente invalidade do registro não declarada pela Justiça Federal. Embora a LPI preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretação desse dispositivo indica que ele deve estar inserido numa ação que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro. Isso porque não seria razoável que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas, para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro, não se imponha cautela alguma. Isso conferiria ao registro no INPI uma eficácia meramente formal e administrativa. Autorizar que o produto seja comercializado e, apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafator implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafator, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito. Assim, a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos moldes da lei supradita, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Judiciário, deve ser proposta ação de nulidade na Justiça Federal, com a participação do INPI na demanda. Sem isso, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito. Dessarte, ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o tribunal de origem violou a regra do art. 57 da LPI. Precedentes citados: REsp 325.158-SP, DJ 9/10/2006; REsp 242.083-RJ, DJ 5/2/2001, REsp 57.556-RS, DJ 22/4/1997, REsp 11.767-SP, DJ 24/8/1992 e, REsp 36.898-SP, DJ 28/3/1994.REsp 1.132.449-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/3/2012.

DIREITO AUTORAL. INDENIZAÇÃO. OBRA. DIVULGAÇÃO.

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais em que se busca o ressarcimento pela reprodução eletrônica de obra intelectual sem autorização do autor. Segundo consta dos autos, o recorrente cedeu material didático de sua autoria a professor, preposto da recorrida, apenas para que fosse utilizado para consulta, mas não para a divulgação por meio daInternet. Ocorre que, como todos os materiais utilizados nas salas de aula da recorrida eram disponibilizados em seu sítio eletrônico, a referida obra foi disponibilizada na página eletrônica da instituição de ensino. O juízo singular julgou improcedente o pedido ao fundamento de que não foi provado o dano material nem caracterizado o dano moral. Em grau de apelação, o tribunal a quo entendeu que, por não haver prova da negligência da instituição de ensino, estava descaracterizada a conduta ilícita dela, ficando, assim, afastada sua responsabilidade por eventual dano. No REsp, pretende o recorrente que sejam reconhecidas, entre outros temas, a violação dos arts. 29, 30, 38, 50, 52, 56 e 57 da Lei n. 9.610/1998, uma vez que os direitos autorais presumem-se feridos quando não há autorização para a divulgação do trabalho, bem como a ofensa aos arts. 932, III, e 933 do CC. Inicialmente, a Min. Relatora destacou que, para os efeitos da aludida lei, que regula os direitos autorais, considera-se publicação o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público por qualquer forma ou processo. In casu, segundo a Min. Relatora, a reprimenda indenizatória justifica-se pela simples circunstância de o trabalho do recorrente ter sido disponibilizado no sítio da recorrida sem sua autorização e sem menção clara de sua autoria. Dessa forma, a recorrida falhou no dever de zelar pela verificação de autenticidade, autoria e conteúdo das publicações realizadas em sua página naInternet, independentemente da boa-fé com que tenha procedido. Assim, ressaltou a configuração da responsabilidade objetiva da instituição de ensino pela conduta lesiva de seu professor. Consignou que o prejuízo moral do recorrente ficou evidenciado na frustração de não conservar inédita sua obra intelectual pelo tempo que lhe conviria. Por outro lado, observou que não ficou evidenciado o alegado prejuízo patrimonial, pois a indenização por dano material requer a comprovação detalhada da efetiva lesão ao patrimônio da vítima, desservindo para a sua constatação meras aspirações, suposições e ilações sobre futuros planos, como na espécie. Dessarte, com essas, entre outras considerações, a Turma deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição de ensino pela conduta de seu preposto, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil, com correção e juros de mora a partir da data do julgamento do especial. REsp 1.201.340-DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 3/11/2011.

USO. MARCA. RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS. POSSIBILIDADE.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por perdas e danos objetivando, em síntese, a abstenção de uso de marca comercial em razão da ocorrência de prática de concorrência desleal. Nas instâncias ordinárias não houve comprovação de que a marca detinha proteção especial por ser de alto renome, uma vez inexistente manifestação do INPI nesse sentido. Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súm. n. 7 deste Superior Tribunal. No caso, a marca foi registrada por sociedade empresária cujo objeto social é gestão de planos de saúde e hospitais bem como por sociedade empresária para fazer referência a produtos de higiene doméstica, tais como sabão em pó, detergente, alvejante de roupa, dentre outros. Os ramos comerciais em que atuam são, portanto, distintos. Logo, como a utilização da marca refere-se a diferentes classes de produtos, a Turma entendeu que não há colidência de marcas capaz de gerar dúvida no consumidor, motivo que leva a convivência pacífica do uso da marca pelas duas sociedades empresárias. Precedente citado: REsp 550.092-SP, DJ 11/4/2005. REsp 1.262.118-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 4/10/2011.
 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO. MARCA. CÓDIGO TELEFÔNICO.

A quaestio juris consiste em saber se a propriedade da marca “Disque Amizade 145?, devidamente registrada no INPI, confere a seu titular, ora recorrente, o direito de obstar que a ora recorrida (concessionária dos serviços de telecomunicações) altere o código telefônico “145? de acesso ao serviço oferecido pela recorrente. In casu, esta foi impedida de usar esse código telefônico por determinação da Anatel, a qual especificava que os códigos de três dígitos deveriam ser destinados exclusivamente aos serviços de utilidade pública. Assim, no REsp, a recorrente alega violação dos arts. 2º, III, e 42, I e II, da Lei n. 9.279/1996. Inicialmente, destacou o Min. Relator que os mencionados dispositivos legais não se aplicam ao caso, na medida em que a recorrente é titular da marca “Disque Amizade 145?, esta sim objeto de invenção patenteada, porém o número de acesso (código telefônico 145) não integra a garantia marcária. Ressaltou, também, que a proteção decorrente do registro da marca “Disque Amizade 145? e da patente sobre a correlata invenção (serviço oferecido) no INPI tem o condão de propiciar ao seu titular o direito de exploração exclusiva da aludida marca do serviço e do serviço respectivamente. Entretanto, a proteção à propriedade industrial dos referidos bens não atribui ao seu titular o direito sobre o código telefônico “145?, de acesso ao serviço. Consignou, ademais, que a alteração do mencionado código telefônico consubstancia matéria exclusivamente afeta aos termos do contrato de concessão entabulado entre as partes, bem como às normas regulatórias do setor de telecomunicações expedidas pela Anatel, não importando afronta à utilização exclusiva da marca “Disque Amizade 145? e da correlata invenção. Dessarte, concluiu que a alteração do código telefônico (de acesso ao serviço oferecido pela recorrente), por si só, não infringe qualquer direito protegido pela propriedade industrial. REsp 1.102.190-SP, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 1º/9/2011.

DIREITO MARCÁRIO. IMPORTAÇÃO PARALELA.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória cumulada com preceito cominatório em que sociedade empresária alega que outra empresa vem importando e fazendo o recondicionamento das partes ou peças defeituosas de máquinas copiadoras usadas e acessórios com sua marca, para revenda no mercado brasileiro, adquiridos no mercado internacional. Aduz ainda que a recuperação das máquinas é ilícita, por não ser autorizada, realizada fora dos padrões de qualidade necessária, o que fere seu direito de exclusividade. O tribunal a quo reconheceu a existência de danos advindos de conduta da recorrida, todavia ressalva que não se sabe a exata extensão dos prejuízos da recorrente, julgando improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes e danos emergentes. Contudo, a Turma, entre outras questões, entendeu que a extensão dos danos pode ser apurada em liquidação de sentença por artigos. Aduz ainda que tolerar que se possam recondicionar produtos, sem submissão ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca – que também comercializa o produto no mercado –, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo. REsp 1.207.952-AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/8/2011.

 

MARCA. DEPÓSITO. INPI. PENDÊNCIA. REGISTRO.

 Discute-se no REsp se o depósito de marca junto ao INPI confere ao depositante o direito à sua proteção independentemente do registro. Na espécie, a recorrente propôs contra a recorrida ação de busca e apreensão de produtos com sua marca – na qualidade de detentora de seu depósito, pendente de registro no INPI –, aduzindo utilização indevida e desautorizada. O tribunal a quoextinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual decorrente da falta de registro da marca no INPI. A Turma entendeu que o acórdão recorrido violou o art. 130, III, da Lei n. 9.279/1996, que é expresso em conferir também ao depositante – e não apenas ao titular do registro da marca – o direito de “zelar pela sua integridade material ou reputação”. E que, de fato, o art. 129 da citada lei, invocado pelo acórdão recorrido, subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre ela. Mas a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator. Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no citado artigo, configurando-se o interesse processual. REsp 1.032.104-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/8/2011.

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