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segunda-feira, 1 de junho de 2015

MARCAS. ALTO RENOME. REGISTRO.


Trata-se de REsp em que o cerne da questão está em saber se é possível a aplicação do princípio da especialidade às marcas de alto renome, citadas no art. 125 da Lei n. 9.279/1996, quando se reconhecer a ausência de confusão dos consumidores. A Turma negou provimento ao recurso ao entendimento de que não se aplica o princípio da especialidade à marca considerada de alto renome, sendo irrelevante discutir a possibilidade de confusão do consumidor. Ressaltou-se que, na hipótese, não houve renovação do registro das recorrentes como marca notória nos termos do art. 67 da Lei n. 5.772/1971 nem aquisição de registro de alto renome, de acordo com o art. 125 da Lei n. 9.279/1996, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Conforme se depreende do último dispositivo legal, que é uma reminiscência do mencionado art. 67 da Lei n. 5.772/1971, verifica-se que é necessário, para o reconhecimento do alto renome da marca, procedimento administrativo junto ao INPI, que, inclusive editou a Resolução n. 121/2005 para tal finalidade, procedimento que não ocorreu no caso. Assim, em face da ausência de declaração do INPI reconhecendo a marca das recorrentes como de alto renome, não é possível a proteção conferida pelo art. 125 da Lei n. 9.279/1996. Precedente citado: REsp 658.702-RJ, DJ 21/8/2006. REsp 951.583-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/10/2009.

quinta-feira, 7 de maio de 2015

Usar nome de marca concorrente é tentativa de enganar consumidor

Nomes semelhantes de produtos de marcas que atuam no mesmo segmento de mercado podem gerar confusão entre os consumidores. Nesse caso, usar o nome da concorrente é uma tentativa de aproveitamento da marca. Assim entendeu o Tribunal Regional Federal da 2ª Região ao julgar o caso de uma empresa do Ceará que queria registrar o nome “Nacional Rent a Car”. Acontece que a marca “National Car Rental” já é usada por uma multinacional que atua no Brasil.
Para o relator do recurso, desembargador Paulo Espirito Santo, a marca cearense queria “aproveitar-se da fama e posição de destaque da marca de titularidade da multinacional, a qual atua em diversos países, em vários continentes, no mesmo segmento de mercado de aluguel de carros”.
O pedido de registro de marca feito pela locadora cearense foi concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2013. Com isso, a multinacional entrou com ação de nulidade do registro da marca. Em primeira instância, o registro do nome “Nacional Rent a Car” foi anulado. O juiz levou em consideração a anterioridade do registro e a possibilidade de confusão do consumidor.
Representada pelo advogado Sérgio Nery, do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieria de Mello, a multinacional “National Car Rental”, alegou que tem o registro da marca desde 1970 e que atua com esse nome comercial em todo o mundo. “A empresa cearense atua no mesmo segmento de mercado. É claramente uma tentativa de atrair clientes. Assim, a concessão do registro à concorrente é  completamente indevida, pois  o consumidor não consegue distinguir uma da outra”, argumentou o advogado.
A empresa cearense, alegou que o termo “nacional” não pode ser utilizado com exclusividade, bem como os termos “rent a car” e “car rental”, por serem expressões corriqueiras no ramo de locação de automóveis, e por isso não são exclusivas.
No TRF-2, o desembargador Paulo Espirito Santo, afirmou que o objetivo da proteção da marca é afastar a concorrência desleal. Ele levou em consideração os efeitos negativos que essa concorrência poderia gerar tanto para o dono da marca quanto para o consumidor.  A concorrência desleal pode prejudicar “tanto o proprietário da marca legítima, permitindo que outros se aproveitem do seu trabalho e investimento, assim como induz a erro o consumidor comum, que acredita estar se utilizando de um produto que não corresponde à realidade”, afirmou na decisão.

Interesse processual
As partes também discutiram sobre a existência de interesse processual no caso, já que ainda não houve uma decisão definitiva na via administrativa. Segundo a empresa cearense, há a carência da ação pela ausência de interesse processual, já que o pedido de nulidade ainda está sendo analisado pelo INPI.
Para o desembargador, não é preciso haver o esgotamento da via administrativa para que o interessado possa pleitear o seu direito. Ele manteve anulado o registro da marca.

INPI vence ação sobre patente de remédio no STJ


A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu, nesta terça-feira (15/12), pela primeira vez, ganho de causa ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em ação relativa à extensão de uma patente pipeline de medicamento para tratamento de hipertensão arterial. Patente pipeline é o mecanismo em que a patente expedida no exterior é reconhecida no Brasil apenas até o tempo em que ela leva para expirar no país de origem.
Para o presidente do INPI, Jorge Ávila, a decisão significa segurança jurídica no Brasil com relação à duração das patentes brasileiras. “A decisão do STJ representa, na verdade, concretamente, a consolidação da visão que o INPI defende há muito tempo da maneira de contar o tempo de proteção de uma patente”.
O mecanismo do pipeline foi incorporado pela Lei 9.279/96 da  Propriedade Industrial, que permitiu o depósito e a concessão de patentes a produtos e processos das áreas farmacêutica e química que não podiam ser patenteados no Brasil porque a lei anterior não o permitia. Pelo mecanismo, a patente teria um ano para ser pedida ao INPI e valeria pelo tempo restante no país em que foi depositada pela primeira vez.
Jorge Ávila explicou  que os pedidos de pipeline são uma revalidação no Brasil de uma patente concedida originalmente em outro país. “A lei dizia que é pelo tempo remanescente daquela patente. Eventualmente, por peculiaridades da lei do país de origem, as empresas conseguiram estender esse prazo naquele país”.
O INPI defende que a proteção no Brasil deve ser contada a partir do primeiro depósito no exterior, seguindo o que determina a lei brasileira. Este foi o entendimento que prevaleceu no STJ. “A proteção fica assegurada pelo prazo remanescente no país de origem. O que o entendimento do STJ consolida é o prazo que a patente tinha remanescente no país de origem no momento da concessão. O que aconteceu depois no país de origem não diz respeito à gente”, disse Ávila.
A ação envolve o remédio da empresa Novartis, que tem a valsartana como principal substância, e deverá ter a sua patente expirada em fevereiro de 2010. A decisão abre um precedente para outros julgamentos sobre patentes, como a do Viagra, ressaltou a assessoria de imprensa do INPI. Com informações da Agência Brasil.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NOME COMERCIAL - MARCAS MISTAS - PRINCÍPIOS


251800002200 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NOME COMERCIAL - MARCAS MISTAS - PRINCÍPIOS - "Recurso especial. Propriedade industrial. Nome comercial. Marcas mistas. Princípios da territorialidade e especificidade/especialidade. Convenção da União de Paris. CUP. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil , uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. Ademais, o Magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela Autarquia Federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. 3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei nº 9.279/1996 (REsp 1190341/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em 05.12.2013, DJe 28.02.2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, Julgado em 17.08.2010, DJe 01.10.2010). 4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço (REsp 1359666/RJ, Relª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 28.05.2013, DJe 10.06.2013). 5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depósito desta no INPI. Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC. 6. A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte o Brasil. É verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece que 'o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio'. Não obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis locais. 7. O art. 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo 'suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia'. Sob o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico. Assim, é inviável admitir a coexistência de tais marcas. 8. Ainda que não tivesse sido reconhecido o direito de precedência do Registro nº 816805776 para a marca mista Multimed, ao contrário do que sugere o Tribunal a quo, não seria possível concluir pela nulidade deste. Isso porque tal registro foi concedido em 1994, não sofrendo nenhuma impugnação por parte da autora, seja administrativamente no prazo de seis meses (art. 101 da Lei nº 5.772/1971, correspondente ao atual 169 da Lei nº 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei nº 9.279/1996. Desse modo, está preclusa a possibilidade de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade, bem como por meio de ação de nulidade de registro. Este só poderá ser impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade Industrial. 9. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional (REsp 325158/SP, Relª Min. Nancy Andrighi, Rel. p/o Ac. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, Julgado em 10.08.2006, DJ 09.10.2006, p. 284 e REsp 1189022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em 25.02.2014, DJe 02.04.2014). 10. No decorrer de processo administrativo de nulidade já instaurado, afigura-se temerária a conduta do titular de marca registrada que firma contrato de licenciamento com terceiro, tanto mais se não informar este acerca do óbice sofrido pelo registro marcário. Não há nexo de causalidade entre decisão proferida pelo INPI de concessão do registro marcário, posteriormente invalidada por meio de regular processo administrativo, e a desistência de terceiro em prosseguir com o licenciamento desta marca, ao tomar conhecimento de que a sua titular respondia ao referido processo administrativo de nulidade. 11. Recurso especial provido." (STJ - REsp 1.184.867 - (2010/0041466-7) - 4ª T. - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - DJe 06.06.2014 )

O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade


197000000976 - "PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - PROIBIÇÃO AO USO DE MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - Impossibilidade de associação entre produtos e serviços. Irrelevância. Declaração do INPI reconhecendo a marca de 'alto renome'. Imprescindibilidade. O direito de propriedade da marca é limitado, entre outros, pelo princípio da especialidade/especificidade, o qual é previsto, de forma implícita no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 . O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade, nos termos do art. 125 da Lei nº 9.279/1996 . É irrelevante, para fins de proteção das marcas de alto renome, a discussão a respeito da impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços. Para se conceder a proteção conferida pelo art. 125 da Lei nº 9.279/1996 , é necessário procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca como de 'alto renome'. Recurso especial a que nega provimento." (STJ - REsp 951.583 - 3ª T. - Rel. Min. Nancy Andrighi - DJ 17.11.2009 ) 

Comentário Jurídico
Cuida-se de ação cominatória c/c indenização por danos materiais ajuizada por empresas que afirmaram que possuem a titularidade de "marca notória" (Visa), registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e por este considerada como marca notória, nos termos do art. 67 da Lei nº 5.772/1971. Alegou-se que o reconhecimento da notoriedade implica em proteção ao uso da marca para todas as classes de produtos e serviços, motivo pelo qual requereu a abstenção do uso da marca "Visa Laticínios" nos produtos fabricados pela recorrida, indenização por danos materiais e a publicação do resumo da sentença em jornais de grande circulação. A título de antecipação de tutela, pleiteou a imediata interrupção do uso da marca, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a busca e apreensão dos produtos contrafeitos.
O Juízo Monocrático julgou improcedente o pedido da ação cominatória e extinto o pedido reconvencional por impossibilidade jurídica do pedido, e entendeu que não deve ser afastado o princípio da especialidade da marca, porque não houve renovação do registro das recorrentes como "marca notória", nos termos do art. 67 da Lei nº 5.772/1971, ou aquisição de registro de "alto renome", de acordo com o art. 125 da Lei nº 9.279/1996, no INPI.
Houve recurso e o TJMG entendeu que as marcas de alto renome têm proteção especial, mas o impedimento de coexistência no mercado não ocorreria se o consumidor soubesse identificar exatamente a diferença entre elas.
As recorrentes alegaram, em suas razões, que o acórdão recorrido violou o art. 125 da Lei nº 9.279/1996, bem como dissídio jurisprudencial. Sustentaram que o dispositivo legal tido por violado não faz qualquer ressalva quanto à similitude do ramo da atividade para a proteção da marca de alto renome, tampouco quanto à possibilidade de confusão entre marcas. Aduziram que a marca "Visa" é de alto renome e deve ser protegida em todos os ramos de atividade, motivo pelo qual não deve coexistir com a marca "Visa Laticínios".
Apesar de acolher os fundamentos das Empresas Visa, o STJ negou o reconhecimento de proteção à marca como detentora de "alto renome", por entender que a falta de renovação do registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual impede a proteção em relação a outros ramos de atividade, razão pela qual a proteção requerida judicialmente não pode ser concedida.
A Relatora asseverou que como regra geral, o direito da marca está vinculado ao princípio da especificidade, que assegura proteção apenas no âmbito dos produtos e serviços específicos da classe para a qual foi deferido o registro. A lei, no entanto, confere aos detentores de registro de marcas de alto renome proteção especial em todos os ramos de atividade. A discussão é sobre a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279/1996, quando se reconhece a ausência de confusão entre os consumidores. No caso, estaria evidente a ausência de confusão entre uma marca do mercado financeiro e uma de iogurte.
Vale trazer jurisprudências neste sentido:
"Direito comercial. Propriedade industrial. Recurso especial. Marcas. Colidência. Nome comercial. Proteção enquanto integrante de marca. Princípio da especificidade. Confusão ao consumidor. Inocorrência. Reexame de provas. Recurso especial não conhecido. 1. A proteção de nome comercial enquanto integrante de certa marca encontra previsão como tópico do Direito marcário, dentre as vedações ao registro respectivo (arts. 64 e 65, V, da Lei nº 5.772/1971). Destarte, e conquanto se objete que tal vedação visa à proteção do nome comercial de per si, o exame de eventual colidência entre marca integrada pelo nome comercial do titular versus marca alheia idêntica ou semelhante posteriormente registrada não pode ser dirimido apenas com base na anterioridade, subordinando-se, em interpretação sistemática, aos preceitos relativos à reprodução de marcas, consagradores do princípio da especificidade (arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/1971). Precedentes. 2. Orientação que se mantém mesmo em face da Convenção da União de Paris, ante a exegese sistemática dos arts. 2º e 8º, não se havendo falar em proteção marcária absoluta tão só porquanto composta de nome comercial. Precedente. 3. Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, limitando-se a tutela da marca registrada a produtos e serviços de idênticas classe e item. 4. Apenas em se tratando de 'marca notória' (art. 67, caput, da Lei nº 5.772/1971, atual marca 'de alto renome', art. 125 da Lei nº 9.279/1996), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens. Outrossim, não se confundem as marcas 'notória' e 'notoriamente conhecida' (art. 6º bis da CUP, atual art. 126 da Lei nº 9.279/1996), esta, ainda que não registrada no Brasil, gozando de proteção, mas restrita ao respectivo 'ramo de atividade'. 5. In casu, afastada pelo Tribunal a quo a configuração de 'marca notória', a tutela, mesmo que se cogitasse de 'marca notoriamente conhecida', não excederia o segmento mercadológico da recorrente. Assim, diversas as classes de registro e o âmbito das atividades da recorrente (classe 25, itens 10, 25 e 30: roupas e acessórios do vestuário de uso comum, inclusive esportes, bolsas, chapéus e calçados de qualquer espécie) e da recorrida (classes 11, item 10: jornais, revistas e publicações periódicas em geral, e 33, itens 10 e 20: doces e pós para fabricação de doces em geral, açúcar e adoçantes em geral), não há impedimento ao uso, pela última, da marca McGregor como designativa de seus produtos. Precedentes. 6. Possibilidade de confusão ao consumidor dos produtos das litigantes e prática de concorrência desleal (arts. 2º, d, da Lei nº 5.772/1971, e 10 da CUP) expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, com fulcro no contexto probatório, cuja revisão perfaz-se inviável nesta seara especial (Súmula nº 7/STJ). Precedentes. 7. Ausente a similitude fática entre os arestos recorrido e paradigma, não se conhece da divergência jurisprudencial aventada (art. 255 e parágrafos do RISTJ). 8. Recurso especial não conhecido." (STJ, REsp 200400491548/RJ, (658702), 4ª T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 21.08.2006, p. 254)
"Marca. Uso indevido, por associação de ex-revendedores, da marca Ford. Sendo a marca objeto de propriedade, seu titular tem o direito exclusivo ao respectivo uso em qualquer âmbito, sempre que, registrada no Brasil, for considerada de alto renome (Lei nº 9.279/1996, art. 125) ou for notoriamente conhecida em seu ramo de atividade (art. 126); quem a usa para reunir forças contra o seu titular viola a proteção que a lei confere à marca. Recurso especial não conhecido." (STJ, REsp 200500974607/DF, (758597), 3ª T., Rel. p/o Ac. Min. Ari Pargendler, DJU 30.06.2006, p. 218) (Disponível em: www.iobonlçinejuridico.com.br)

segunda-feira, 4 de maio de 2015

Em duplo registro da marca, domínio na internet é de quem chegouprimeiro

No caso, uma empresa de São Paulo ajuizou ação para impedir que outra empresa, de Santa Catarina, continuasse a utilizar uma expressão. Apesar de ser detentora da marca no INPI, a empresa paulista tomou conhecimento de que a outra empresa, no mesmo ramo comercial, utilizava a expressão para nominar sua página na internet.
A empresa catarinense afirmou no processo que utiliza a expressão desde sua constituição, em 1996, com registro na junta comercial. Disse ter depositado pedido de registro de marca no INPI, porém não na mesma classe da empresa paulista. A empresa paulista, apesar de mais recente (constituída em 2001), foi a primeira a depositar o requerimento para utilização da marca. A empresa catarinense sustenta que deve ser mantido seu domínio na internet porque também é detentora de marca depositada, embora em data posterior.
Em primeiro e segundo graus, a ação da firma paulista foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, a empresa afirmou que, “diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada”. Disse ter ajuizado a ação principalmente por não poder usar sua marca como domínio na rede mundial de computadores.
No julgamento do recurso, o ministro Bellizze ressaltou a importância crescente da proteção aos elementos imateriais da empresa — o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a embalagem (trade dress), que segundo ele constituem importantes elementos de atração do consumidor e de identificação dos produtos e de seus fabricantes.
Regramento diverso
De acordo com Bellizze, o atual sistema de proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento unificado, e cada instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja quanto à forma de obtenção ou quanto ao alcance da proteção.
No caso do nome empresarial (que identifica a pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito territorial — e compete às juntas comerciais —, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166, parágrafo único, do Código Civil de 2002), desde que arquivado pedido em cada uma das juntas comerciais do país.
Já a marca é um sinal distintivo, e seu registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) e a Lei de Registros Empresariais não abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do estabelecimento catarinense.
O ministro esclareceu que, diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do artigo 186 do CC/02 e da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial a conduta parasitária.
Anterioridade
Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.
O relator advertiu, contudo, que a análise de eventual conflito não pode ser feita exclusivamente com base no critério da anterioridade, mas deve levar em consideração o princípio da territorialidade (ligada ao âmbito geográfico) e da especificidade (ligada ao tipo de produto ou serviço). Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.
REsp 1.238.041

quarta-feira, 29 de abril de 2015

Havendo duplo registro da marca, domínio na internet é de quem chegou primeiro


Quando duas empresas têm direito à utilização de um termo, com os devidos registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o seu uso no domínio de página da internet é garantido àquela que primeiro satisfez as exigências de registro do domínio virtual. Trata-se da aplicação do princípio first come, first served, conforme explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Aurélio Bellizze, relator de um recurso sobre o assunto julgado na Terceira Turma.

No caso, uma empresa de São Paulo ajuizou ação para impedir que outra empresa, de Santa Catarina, continuasse a utilizar uma expressão. Apesar de ser detentora da marca no INPI, a empresa paulista tomou conhecimento de que a outra empresa, no mesmo ramo comercial, utilizava a expressão para nominar sua página na internet.

A empresa catarinense afirmou no processo que utiliza a expressão desde sua constituição, em 1996, com registro na junta comercial. Disse ter depositado pedido de registro de marca no INPI, porém não na mesma classe da empresa paulista. A empresa paulista, apesar de mais recente (constituída em 2001), foi a primeira a depositar o requerimento para utilização da marca. A empresa catarinense sustenta que deve ser mantido seu domínio na internet porque também é detentora de marca depositada, embora em data posterior.

Em primeiro e segundo graus, a ação da firma paulista foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, ela afirmou que, “diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada”. Disse ter ajuizado a ação principalmente por não poder usar sua marca como domínio na rede mundial de computadores.

No julgamento do recurso, o ministro Bellizze ressaltou a importância crescente da proteção aos elementos imateriais da empresa – o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a embalagem (trade dress), que segundo ele constituem importantes elementos de atração do consumidor e de identificação dos produtos e de seus fabricantes.

Regramento diverso

De acordo com Bellizze, o atual sistema de proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento unificado, e cada instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja quanto à forma de obtenção ou quanto ao alcance da proteção.

No caso do nome empresarial (que identifica a pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito territorial – e compete às juntas comerciais –, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166, parágrafo único, do Código Civil de 2002), desde que arquivado pedido em cada uma das juntas comerciais do país.

Já a marca é um sinal distintivo, e seu registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) e a Lei de Registros Empresariais não abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do estabelecimento catarinense.

O ministro esclareceu que, diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do artigo 186 do CC/02 e da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial a conduta parasitária.

Anterioridade

Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.
O relator advertiu, contudo, que a análise de eventual conflito não pode ser feita exclusivamente com base no critério da anterioridade, mas deve levar em consideração o princípio da territorialidade (ligada ao âmbito geográfico) e da especificidade (ligada ao tipo de produto ou serviço).

terça-feira, 28 de abril de 2015

Marca de pastilhas Tic Tac não pode ser utilizada em biscoitos recheados

A marca Tic Tac pertence à Ferrero do Brasil Indústria Doceira e Alimentar Ltda. e denomina as pastilhas fabricadas pela empresa. A decisão é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de recursos interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) que autorizou o uso da mesma marca em biscoito recheado produzido pela Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. A Turma concluiu que podem existir produtos afins em diferentes classes de produtos. 
O juízo de primeiro grau entendeu que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) agiu corretamente ao indeferir o registro requerido pela Cory, uma vez que a Ferrero já detém o registro da marca nas classes 33.10 e 33.20. A sentença considerou que se trata de segmentos mercadológicos afins, com possibilidade de risco de confusão para o consumidor.  
Fundamentado no princípio da especialidade, o TRF3 reformou a sentença e anulou o ato do INPI que indeferiu o pedido da Cory. O tribunal entendeu que não há risco de confusão no mercado, pois as embalagens são suficientes para a distinção dos produtos comercializados pelas partes.  
A Ferrero e o INPI recorreram ao STJ sustentando, entre outros pontos, que o acórdão violou a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). 
Produtos afins 
Em seu voto, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino concluiu que o indeferimento do pedido de registro da marca Tic Tac feito pela Cory deve ser mantido, uma vez que a norma prevista no artigo 124, XIX, da Lei 9.279 é expressa ao proibir o registro, como marca, de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". 
O relator reconheceu que os produtos comercializados pelas partes não são semelhantes ou idênticos, “já que não se podem confundir balas e biscoitos recheados”. Entretanto, ele entendeu que esses produtos devem ser considerados afins, porque se inserem no mesmo nicho comercial, visam público consumidor semelhante e utilizam os mesmos canais de comercialização. 
Segundo Sanseverino, o princípio da especialidade dispõe que o titular de uma marca apenas tem garantido o direito à sua exclusiva utilização dentro de uma mesma classe de produtos; contudo, a Classificação Internacional de Produtos e de Serviços não configura tabela rígida e estanque de classes, servindo apenas como um parâmetro inicial do amplo e crescente espectro de produtos e de serviços negociados no mercado de consumo. 
Associação de marcas 
“Mesmo que dois produtos sejam enquadrados em classes distintas, eles podem ter uma relação especial de afinidade que justifique a expansão da proteção à marca para além dos limites de sua classe”, afirmou. 
Para o ministro, no caso julgado, o risco não é de confusão de produtos, já que ninguém compraria biscoitos pensando tratar-se de balas, mas de associação das marcas. Para ele, é perfeitamente razoável supor que o consumidor de pastilhas Tic Tac, ao deparar com biscoitos Tic Tac, imagine serem do mesmo fabricante. 
“A identificação do produto com uma marca já registrada, ainda que pertencente a outra classe, pode ser interpretada, em uma hipótese como a presente, como uma expansão da linha de produtos do fabricante”, disse o relator ao acolher os recursos e reformar o acórdão do TRF3. A decisão foi unânime. 
Leia o voto do relator.

terça-feira, 31 de março de 2015

O Caso Cielo x Cielo


Rodrigo Aparecido Coutinho[1]

Em 23 de novembro de 1995, a reunião entre a Visa International, o Bradesco, o Banco do Brasil, o Banco Nacional e o Banco ABN Amro Real resultou na constituição da companhia denominada “Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (CBMP)”.  Utilizou, naquela época, o nome fantasia “Visanet”. A empresa cresceu, alcançando patamar elevado em âmbito nacional. Até tal momento, cada banco produzia marketing específico relacionado a seu cartão emitido em conjunto com a Visa. Com a criação da Visanet, unificando e desenvolvendo soluções de captura, trazendo também maior liquidez financeira.[I] Em 26 de junho de 2009, entra no Mercado BOVESPA, realizando a maior oferta pública inicial de ações da história do Brasil até então, totalmente secundária, a qual alcançou o total de R$ 8.397.208.920,00.[II]

Há de se levar em conta a seguinte questão: O que levaria uma empresa de grande porte, detentora de boa parte das operações relativas a crédito no Brasil, a alterar sua marca, aquilo que facilmente a identifica perante a população?

É relevante informar que, em 2008, o nadador César Cielo conquistou o ouro nas olimpíadas de Pequim, elevando seu nome nacional e internacionalmente. Haja vista, o presidente da empresa, Rômulo de Mello Dias, em entrevista a Isto é Dinheiro, após a transição do nome Visanet para Cielo (transição ocorrida pois em agosto de 2009 o MJ decidiu que a Visanet não poderia ter exclusividade em transações com a bandeira Visa), diz que “ o nadador simboliza a ideia de que não há limites para o crescimento"[III].

Ao contratar o nadador em 2009, acordou-se que a empresa, ainda denominada Visanet, poderia utilizar a imagem do nadador, mas nada expresso a respeito de seu sobrenome. Entretanto, segundo a empresa nos autos do processo n° 2012.51.01.031360-6 [IV], a empresa já havia registrado a marca no INPI antes do referido contrato. A empresa ré argumenta “que o signo CIELO é palavra dicionarizada nos idiomas espanhol e italiano, e que teria sido escolhido dentro de uma estratégia empresarial, para marcar o início de uma nova fase nos negócios, visando traduzir a ideia de que o céu seria o limite para a empresa”.

Na acepção da juíza Márcia Maria Nunes de Barros:

Se não tivesse atrelado a sua nova marca ao atleta, a empresa ré poderia defender a tese de que escolheu o signo Cielo por causa do significado nos idiomas espanhol e italiano. Mas ela inequivocamente o fez, e deve arcar com os ônus de sua imprudente escolha.

[...]No primeiro comercial de propaganda da nova marca, a empresa ré reconhece mais do que expressamente a notoriedade do patronímico [sobrenome] do nadador. No filme, o desempenho do autor é comparado com o das máquinas da empresa.

[...]É desimportante o tamanho que a empresa ré assumiu no mercado atual, ou que o signo Cielo, na atualidade, tenha eventualmente se desvinculado do nome do nadador. [V]

Ela utilizou como base o art. 124, inciso XV da Lei de Propriedade Industrial, que proíbe o registro como marca de “nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores” (Grifo nosso).[VI]

Para Carlos Alberto Bittar:

O nome e outros sinais identificados da pessoa são os elementos básicos de associação de que dispõe o público em geral para o relacionamento normal, nos diversos núcleos possíveis: familiar; sucessório; negocial; comercial e outros. Cumpre, aliás, duas funções essenciais: a de permitir a individualização da pessoa e a de evitar a confusão com outra. Possibilita seja a pessoa imediatamente lembrada, mesmo em sua ausência e a longas distâncias. [VII]

Por conseguinte, relevante é o pensamento de Newton Silveira, onde:

Como elemento identificador da atividade ‘aziendal’, todos os sinais usados pelo empresário devem receber a mesma tutela contra a concorrência desleal, independentemente de sua especialização em signos do empresário, do estabelecimento ou do produto ou serviço.[VIII]

A empresa diz que irá recorrer, pois acredita ser possível a reversão da decisão no Tribunal Regional Federal. Além da multa diária de R$ 50 mil, a Cielo tem 180 dias, conforme a sentença, para alterar a marca. Na contestação do INPI, o órgão sustenta improcedência do pedido autoral, em fls 849, dizendo que:

O signo CIELO é palavra encontrada nos idiomas espanhol e italiano, que tem como principais significados céu, firmamento, atmosfera terrestre, parte superior de um ambiente fechado, e, em sentido figurativo, paraíso; muito embora seja o patronímico do atleta autor, o signo CIELO faz parte da denominação social e nome de fantasia tanto da empresa autora quanto da empresa ré, compondo ainda diversos registros de marcas de diferentes titulares, que convivem pacificamente no mercado [...][IX]

 Em resumo, há de ressaltar que a empresa Cielo não havia colhido uma declaração do atleta a respeito da utilização de seu nome, configurando descumprimento ao disposto no art. 124, inciso XV da Lei de Propriedade Industrial, conforme a decisão da MM.ª Juíza. 



[1] Acadêmico do 2° ano de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná.




[I] Disponível em https://www.cielo.com.br/VOL/portals/visaNetPub.portal?_nfpb=true&_pageLael=aVisa netHistoriaPage. Acesso em 29 de março de 2015.
[II] Disponível em  http://cielo.riweb.com.br/show.aspx?idCanal=aHNwI5dbRRF1veQXubq+gQ==. . Acesso em 29 de março de 2015.
[IV] Disponível em  http://s.conjur.com.br/dl/sentenca-cielo.pdf. Acesso em 29 de março de 2015.
[V] Disponível em http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/10/art20141015-01.pdf. Acesso em 29 de março de 2015.
[VI] Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 29 de março de 2015.
[VII] Os direitos da personalidade, 1ª ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. p. 120
[VIII] Licença de uso de marca e outros sinais distintivos. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 15.
[IX] Disponível em http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/10/art20141015-01.pdf. Acesso em 29 de março de 2015.