PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS - PRETENSÃO DA AUTORA DE EXCLUSIVIDADE DE USO DO NOME "CHANDON" EM QUALQUER ATIVIDADE

RECURSO ESPECIAL Nº 1.209.919 - SC (2010?0168461-7)

RELATOR              :               MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO)

RECORRENTE      :               CHAMPAGNE MOET E CHANDON

ADVOGADO           :               PLÍNIO J AZAMBUJA BUENO E OUTRO(S)

RECORRIDO         :               CHANDON DANCETERIA E BAR LTDA

ADVOGADO           :               ELIAS ARGENTE SILVA E OUTRO(S) - SC007807

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO):

Trata-se de recurso especial interposto por CHAMPAGNE MOET E CHANDON, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS - PRETENSÃO DA AUTORA DE EXCLUSIVIDADE DE USO DO NOME "CHANDON" EM QUALQUER ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE REGISTRO COMO MARCA DE ALTO RENOME - IMPOSSIBILIDADE - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - PROTEÇÃO RESTRITA AO RESPECTIVO RAMO DE ATIVIDADE - MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE MARCA DA RÉ - EXERCÍCIO DE RAMOS DE ATIVIDADES DIVERSOS DAQUELE NOTORIAMENTE CONHECIDO DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 125 E 126 DA LEI N. 9.279196 E DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1. A proteção de nome comercial enquanto integrante de certa marca encontra previsão como tópico do direito marcário, dentre as vedações ao registro respectivo (arts. 64 e 65, V, da Lei n. 5.772?71). Destarte, e conquanto se objete que tal vedação visa à proteção do nome comercial de per si, o exame de eventual colidência entre marca integrada pelo nome comercial do titular versus marca alheia idêntica ou semelhante posteriormente registrada, não pode ser dirimido apenas com base na anterioridade, subordinando-se, em interpretação sistemática, aos preceitos relativos à reprodução de marcas, consagradores do princípio da especificidade (arts. 59 e 65, XVII, da Lei no 5.772?71). Precedentes.

2. Orientação que se mantém mesmo em face da Convenção da União de Paris, ante a exegese sistemática dos arts. 2º e 8º, não se havendo falar em proteção marcária absoluta tão-só porquanto composta de nome comercial. Precedente.

3. Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, limitando-se, a tutela da marca registrada a produtos e serviços de idênticas classe e item.

4. Apenas em se tratando de marca notória (art. 67, caput, da Lei nº 5.772?71, atual marca "de alto renome", art. 125 da Lei nº 9.279?96), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens. Outrossim, não se confundem as marcas "notória" e "notoriamente conhecida" (art. 60 bis da CUP, atual art. 126 da Lei no 9.279?96), esta, ainda que não registrada no Brasil, gozando de proteção, mas restrita ao respectivo "ramo de atividade"." (REsp 658702?RJ, Relator Ministro Jorge Scartezzini).

PRESCRIÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - FATO CAUSADOR DO DANO AFASTADO - SENTENÇA CONFIRMADA - ANÁLISE DA MATÉRIA PREJUDICADA.

Afastada a alegação de agir causador de dano moral, prejudicado resta o exame da pretensão de indenização.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Em suas razões recursais, a ora recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o v. acórdão recorrido violou "o art. 8º da Convenção de Paris, que vigora no Brasil em conformidade com o Decreto no 635?92, o art. 462 do CPC, os arts. 124, incisos XV e XIX, 189, inciso I, da Lei no 9.279?96 (Lei da Propriedade Industrial)".

Afirma, para tanto, que:

(I) o nome empresarial é protegido pelo art. 8º da Convenção de Paris "em todos os países signatários da chamada União de Paris, inclusive o Brasil e a França e independentemente de qualquer registro ou formalidade";

(II) o Tribunal de origem não levou em consideração fato novo e relevante, no sentido de que a ora recorrida "não é titular de registro da marca 'CHANDON', mas sim de dois pedidos de registro, de nºs 821796119 e 822135132, que foram arquivados, sendo um deles indeferido (...). O nobre relator (...) interpretou simples pedidos de registro como se fossem registros já concedidos pelo INPI, que vieram, posteriormente, a ser um indeferido e o outro arquivado por falta de cumprimento de exigência, por força de decisões administrativas que ,se tornaram definitivas";

(III) o "art. 124, inciso XV, da Lei no 9.279?96, (...) proíbe o registro de patronímico ou sobrenome como marca, salvo com o consentimento do titular, herdeiros ou sucessores e a fortiori, veda seu uso. É incontroverso, pois a Recorrida não contestou a afirmação feita na inicial pela Recorrente e foi apresentado documento a esse respeito, que um de seus diretores era então, e ainda é, JEAN REMY MARIE RENE CHANDON-MOIÊT, valendo acrescentar que o sobrenome CHANDON remonta ao final do século XVIII, quando um de seus diretores possuía o sobrenome em questão";

(IV) o art. 126, XIX, da Lei 9.279?96 proíbe o registro de marca idêntica ou semelhante à de outrem, devidamente registrada para distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de sorte a possibilitar engano ou confusão, e o art. 189, I, da Lei 9.279?96 proíbe o uso de marcas em tais condições, tipificando-o como crime. No entanto, "o acórdão na apelação, confirmado pelo acórdão nos embargos de declaração, afastou a argüição de colidência das marcas das partes litigantes, que são as mesmas ('CHANDON'), à alegação de que os produtos e serviços em jogo pertencem a classes diferentes. Esse posicionamento não encontra amparo na lei atual, que se refere a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, que podem pertencer, ou não, à mesma classe. A lei anterior, de n. 5.772?71, é que limitava a colidência de marcas à mesma classe, tendo deixado de vigorar a partir de 1996! No caso, há afinidade evidente entre os vinhos, inclusive os famosos vinhos espumantes da Recorrente, e os serviços prestados pela Recorrida em seu estabelecimento, que incluem os serviços de alimentação e de bebidas alcoólicas, inclusive vinhos e espumantes", até mesmo a própria Chandon;

(V) "o art. 126 da Lei no 9.279?96 (Lei da Propriedade Industrial), que confere proteção especial à marca notoriamente conhecida, ainda que não registrada no Brasil. Como a marca "CHANDON" da Recorrente está aqui devidamente registrada, o referido dispositivo legal e convencional (art. 60, bis, da Convenção de Paris) deveria ter sido aplicado à espécie";

(VI) na lição do jurista Rudolph Callmann, "existe, além da confusão de origem, o que ele chama confusão de negócios, que pode ocorrer se as partes tiverem atividades não concorrentes (...). Esse tipo de confusão é também denominada por outros juristas 'confusion of sponsorship', isto é, confusão de patrocínio, no sentido de que o público pode pensar que a segunda empresa no tempo é patrocinada pela primeira".

Contrarrazões apresentadas às fls. 401-406 (e-STJ).

Admitido o recurso na origem, subiram os autos.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.209.919 - SC (2010?0168461-7)

VOTO

O SENHOR MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) - RELATOR:

O v. acórdão recorrido decidiu a controvérsia em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual as marcas de alto renome, registradas previamente no INPI como tal, gozam, nos termos do art. 125 da Lei 9.279?96, de proteção em todos os ramos de atividade, enquanto as marcas notoriamente conhecidas gozam de proteção internacional, independentemente de formalização de registro no Brasil, apenas em seu ramo de atividade, consoante dispõem os arts. 126 da referida lei e 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, ratificada pelo Decreto 75.572?75. Neste último, é plenamente aplicável o princípio da especialidade, o qual autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos.

O aresto proferido pela colenda Terceira Turma bem elucida a questão, in verbis:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DA MARCA "MEGAMASS". RECONHECIMENTO DA NOTORIEDADE DA MARCA ESTRANGEIRA "MEGA MASS". EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 6º BIS, 1, DA CUP. ART. 126 DA LEI N. 9.279?96.

1. O art. 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, que foi ratificado pelo Decreto n. 75.572?75 e cujo teor foi confirmado pelo art. 126 da Lei n. 9.279?96, confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil, e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso, das marcas que configurem reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade.

2. Referida proteção não fica restrita aos produtos que sejam registráveis na mesma classe, exigindo-se apenas que sejam integrantes do mesmo ramo de atividade.

3. As marcas notoriamente conhecidas, que gozam da proteção do art. 6º bis, 1, da CUP, constituem exceção ao princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas no país, impedem o registro de outra marca que a reproduzam em seu ramo de atividade. Além disso, não se confundem com a marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279?96.

4. Quando as instâncias ordinárias, com amplo exame do conjunto fático-probatório, cuja revisão está obstada pela incidência da Súmula n. 7?STJ, concluem que determinada marca estrangeira possui notoriedade reconhecida no ramo de suplementos alimentares em diversos países, não havendo dúvida acerca da possibilidade de provocar confusão nos consumidores, deve, portanto, ser mantido o cancelamento do registro da marca nacional de nome semelhante.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1.447.352?RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14?06?2016, DJe de 16?06?2016)

Nesse contexto, "a finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF?88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)" (REsp 1.105.422?MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10?05?2011, DJe de 18?05?2011)

Com efeito, o aludido princípio da especialidade visa a evitar a confusão no mercado de consumo do produto ou serviço prestado por duas ou mais marcas, de modo que, para tanto, deve ser levado em consideração o consumidor sob a perspectiva do homem médio.

A propósito:

DIREITO MARCÁRIO. RECUSO ESPECIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA COLIDÊNCIA DE MARCAS. PROTEÇÃO ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE AFINIDADE OU IDENTIDADE DO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. SÚMULA 7?STJ.

PÚBLICO-ALVO A QUEM SE DESTINA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DO CONSUMIDOR COMUM. REGRA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. MANUAL DE MARCAS DO INPI. CASO CONCRETO QUE PODE PROVOCAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. AUTUAÇÃO EM MERCADOS AFINS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A propriedade de marcas tem proteção assegurada pela Constituição da República (art. 5º, XXIX), sendo importante instrumento de interesse social e de desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

2. A revisão do acórdão recorrido sobre a identidade ou afinidade do segmento mercadológico das marcas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. A mera diferença no código de especificação do produto ou serviço, de acordo com a Classe Internacional adotada pelo INPI, não é suficiente para se chegar à conclusão sobre a relação de existência de afinidade, razão pela qual deve ser verificado o risco de confusão no mercado consumidor (REsp 1.340.933?SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10?3?2015, DJe 17?3?2015).

4. A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homus medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade.

5. Em casos bem específicos, pode ser invocada a qualificação do público-alvo, para verificar a possibilidade, ou não, de coexistência de marcas.

6. Ainda que se trate de consumidores especializados, o âmbito de atuação das marcas não podem estar inserido em mercado que guarda ampla similitude ou afinidade, sob pena de provocar confusão ou associação indevida de marcas.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1.342.741?RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05?05?2016, DJe de 22?06?2016)

No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim dirimiu a controvérsia trazida nos autos:

Por outro lado, constato dos autos que a Apelante, em 31.10.2000, pelo certificado de registro de marca n.º 820883662, obteve a concessão do registro da palavra "CHANDON", na classe "33" - vinhos, espumantes, bebidas destiladas ou aguardentes e licores, de apresentação?natureza "nominativa de produtos" (fl. 33).

Já a empresa Apelada, em 17.11.1999, obteve o registro da marca "CHANDON", de apresentação?natureza "mista de serviço", sob n.° 821796119, na classe "41.20" - negócio de danceteria (fl. 116).

Posteriormente, foi concedido novo registro da marca "CHANDON" à Apelada, agora em 06.04.2000, sob n.° 822135132, na classe "42" - "4.1.2; 27.5.1" - serviços de hotéis, saunas, massagens, alojamento, sanatórios, restaurantes, cantinas, serviços de agência de viagem ou de intermediários que asseguram reservas de hotéis e relatórios" (fl. 126).

Segundo orientação do Eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, JORGE SCARTEZZINI, inferem-se "dois princípios básicos do direito nacional marcário: 1) territorialidade, pelo qual, ainda que se explore determinada marca apenas em certo município ou região, uma vez registrada pelo INPI, a proteção incidirá contra o uso de terceiros, para produtos idênticos ou análogos, em todo o território pátrio; e 2) especialidade, especificidade ou novidade relativa, pelo qual a proteção da marca, salvo quando declarada "notória" pelo IN PI (atualmente, de "alto renome"), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço indicado quando do requerimento do registro. Assim, para facilitar o registro de marcas, definindo o âmbito da proteção a ser deferida, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes e itens, nos termos do Ato Normativo n° 51?81, segundo o critério da afinidade , de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços de idênticas classe e item.

Ainda, como o princípio da especialidade é corolário da necessidade de se evitar erro ou confusão entre os usuários de certos produtos ou serviços, cuida-se de um preceito relativo, admitindo-se, para atingir tal intuito, que a análise quanto á reprodução de marca alheia, seja parcial, total ou acrescida de palavras, estenda-se ao ramo de atividade desenvolvida pelos seus titulares (art. 65, XVII, da Lei n° 5.772?71). Ou seja, de qualquer forma, alegada a colidência marcária, é imprescindível que se perquira acerca das classes em que deferidos os registros pelo INPI, ou, ainda, acerca das atividades sociais desenvolvidas pelos titulares das marcas em conflito" (REsp 658702 ? RJ, j em 29?06?2006, DJ 21?08?2006 p. 254, grifei).

Observado o princípio da especialidade, constato que a Apelante desenvolve atividade relativa a produtos do ramo de bebidas (champagne, vinhos etc.), enquanto a Apelada está no ramo de danceteria, restaurantes e outros serviços, ou seja, desenvolvem atividades distintas e seus produtos são de classes diversas, dirigidos a públicos diferentes, o que impossibilitaria a alegada confusão.

(...)

Assim, "o direito de exclusividade de uso de marca, decorrente do seu registro no INPI, é limitado à classe para a qual é deferido, não sendo possível a sua irradiação para outras classes de atividades." (RESP 142.954?SP, Relator Ministro Barros Monteiro, j em 21.09.1999, DJ 13?12?1999 p. 150).

Ademais, a simples venda de bebidas (inclusive da champagne da Autora!) no estabelecimento comercial da Apelada, não leva o consumidor a confundir as atividades dos litigantes - danceteria e produtora de vinhos e espumantes -, incorrendo, portanto, na impossibilidade de acolher a pretensão da Apelante no tocante ã caracterização da concorrência desleal, com a condenação da Apelada no pagamento de indenização.

No que tange a utilização da palavra "CHANDON" como referência ao patronímico de um dos seus sócios, tal circunstância "não altera o princípio maior da proteção ao nome comercial, subordinado ao princípio da anterioridade,..." (Resp 106763?SP, Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, j em 19?09?2002, DJ 11?11?2002 p. 212, RDR vol. 33 p. 338).

No caso em comento, é sabido que a marca da champagne "MOÈT & CHANDON" é mundialmente conhecida, sendo, portanto, pouco provável que as empresas do ramo de bebidas?vinhos?vinhos espumantes, desconheçam a existência dessa marca.

Porém, tanto a marca "MÕET & CHANDON", como o patronímico "CHANDON" não foram registradas como marca de "alto renome", tendo sido, tão-só relativamente ao ramo pelo qual é notoriamente conhecida, ou seja, bebidas?vinhos?vinhos espumantes.

Já o registro da marca "CHANDON", efetivada pela empresa Apelada, está relacionado a outros segmentos de mercado, o que somente poderiam ser abrangidos por vedação de uso do nome, pelo registro impeditivo de "alto renome"..

E assim não tendo sido efetivado, a marca, ainda que notoriamente conhecida, mesmo que não fosse registrada, só vedaria o registro por terceiros, no ramo de atividade específico da Autora, repiso, bebidas?vinhos?vinhos espumantes.

(...)

Por outro lado, no que tange a alegação da Apelante de que a mesma teria tido sua imagem denegrida, "pelo fato de oferecer a Apelada, em seu cardápio (no qual aparece, com destaque, a palavra CHANDON), produtos de "sex shop"' (fl. 222), convém esclarecer que existe uma distinção importante entre notoriedade e reputação, qual seja, "a notoriedade diz respeito,..., ao conhecimento por um determinado número de consumidores. Já na reputação, além do conhecimento dos consumidores, da notoriedade que lhe é pressuposta, há transmissão de valores. Valores, geralmente advindos da qualidade do produto, que conferem à marca fama, celebridade, renome, prestígio. A transmissão dos valores é tão intensa no caso da reputação que não só indicam o valor dos produtos e serviços fornecidos pelo titular, mas transportam esse valores para qualquer outro produto ou serviço que seja assinalado por essa marca" (MAITÊ CECÍLIA FABBRI MORO. op. cit., p. 85-86).

A simples revenda da espumante fabricada pela Autora, no cardápio da empresa Apelada, na qual aparece a palavra "CHANDON", em nada afeta sua reputação ou imagem, pois a distinção dos produtos fornecidos no referido documento permitem ao consumidor, independentemente do grau de instrução, distinguir, de imediato, o produto e serviço por ela identificado.

Constam, ainda, da r. sentença os seguintes detalhes:

A autora explora a produção e venda de bebidas alcoólicas, em especial a de vinhos e vinhos espumantes (champagne), sendo que a ré tem como principal atividade a exploração de danceteria, aliada a venda de serviços e produtos, e nesses bebidas alcóolicas, inclusive a champagne CHANDON, de produção da autora. (fl. 241, e-STJ)

(...)

Ressalte-se ainda, que verifica-se dos documentos (fotografias) de fls. 92?94, juntados pela autora, que a grafia palavra Chandon na placa da fachada da ré é totalmente diversa da grafia da palavra CHANDON da autora (fts.90?91), sendo que aquelas (placas publicitárias) ainda trazem desenhos de anjos, o que não acontece com a marca da autora. Isso, por si só, já diferencia os produtos e a marca. (fls. 244-245, e-STJ)

Com essas considerações, infere-se que o uso das duas marcas não é capaz de gerar confusão aos consumidores, assim considerando o homem médio, mormente em razão da clara distinção entre as atividades realizadas por cada uma delas. Não há risco, de fato, de que o consumidor possa ser levado a pensar que a danceteria seria de propriedade (ou franqueada) da MOET CHÂNDON francesa, proprietária do famoso champanhe.

Por essa razão, não se tratando a recorrente de marca de alto renome, mas de marca notoriamente conhecida e, portanto, protegida apenas no seu mesmo ramo de atividade, não há como alterar as conclusões constantes do acórdão recorrido.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

Documento: 80964792           RELATÓRIO E VOTO

Marcário - Direito de Marca - INPI

Com base no princípio da anterioridade de registro e em virtude da possibilidade de colisão de marcas inseridas no mesmo mercado consumidor, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a validade de ato do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que garantiu a uma empresa de Pernambuco o direito de exclusividade de uso da marca Companhia das Fórmulas Farmácia com Manipulação. A decisão, tomada de forma unânime, foi proferida na análise de recurso especial de empresa farmacêutica do Paraná que defendia, entre outros pontos, a possibilidade de coexistência de uso das marcas por empresas distintas. “Uma vez que, por expressa disposição do INPI, a marca concedida ao recorrido não lhe garante o direito de uso exclusivo dos elementos nominativos que a integram, seria necessário, para fins do registro pretendido pelo recorrente, que seu conjunto marcário apresentasse, no mínimo, alguma expressão distinta, algum vocábulo a menos ou a mais, ou, ainda, que a combinação ou composição de seus elementos fosse capaz de conferir-lhe algum grau de distintividade específico, circunstância que não se verifica na espécie”, afirmou a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi. (STJ, 14/03/2018, REsp 1639961). 

Eis o acórdão:

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1678643&num_registro=201603077822&data=20180302&formato=PDF

Notícias de Direito Empresarial e Responsabilidade Civil

• Marcário - Uma decisão da 10ª Vara Federal Cível de São Paulo autorizou que qualquer cidadão registre marcas ou patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sem que seja necessário a contratação dos chamados agentes de propriedade industrial, para os casos em que o pedido não é feito pessoalmente. Para registrar uma marca ou uma patente, o interessado pode comparecer pessoalmente ao INPI, contratar um advogado ou um agente de propriedade industrial. A exigência, prevista em lei, de um profissional como intermediário foi questionada pelo Ministério Público Federal de São Paulo, pela inexistência de lei que regulamente a profissão. O MPF ajuizou ação civil pública em 2009. A sentença confirmou uma liminar concedida em 2010. A sentença estipula uma multa de R$ 100 mil para cada novo ato normativo editado pelo instituto ou pela União que venha a descumprir a decisão. Além disso, suspende a aplicação de uma portaria do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo e cinco resoluções do INPI que regulamentam a profissão de agente da propriedade industrial, de acordo com o MPF. (Valor, 7.10.14)

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• Concorrência Leal - A Danone não conseguiu no Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabelecer as sanções que a Justiça de primeira instância havia imposto à Nestlé por causa de propaganda comparativa entre marcas de iogurte funcional. A 4ª Turma entendeu que a publicidade comparativa feita pela Nestlé não denegriu a imagem da Danone e, por isso, não configurou infração ao registro de marcas nem concorrência desleal. A decisão manteve o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que havia afastado as condenações impostas à Danone - entre elas a de não mais veicular propaganda de seu iogurte funcional Nesvita fazendo comparações com as marcas registradas Danone e Activia, que pertencem à Danone. "As marcas Nesvita e Activia não guardam qualquer semelhança, não sendo passíveis de confusão entre os consumidores. Outrossim, foram prestados esclarecimentos objetivos sem denegrir a marca da Danone, pelo que não se verifica infração ao registro marcário ou concorrência desleal", afirmou o relator do caso, ministro Luis Felipe Salomão, acrescentando que a publicidade comparativa não é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. (Valor, 7.10.14)

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• Responsabilidade civil - O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) reformou sentença e condenou o Bradesco a indenizar um cliente de Belo Horizonte que foi assaltado logo após fazer um saque e sair da agência bancária. Ele vai receber R$ 12 mil por danos morais, além de ser ressarcido do valor roubado - R$ 1.320. De acordo com o processo, no dia 9 de agosto de 2010, um eletricista retirou R$ 1.320 em uma agência do Bradesco em Belo Horizonte. Ao sair do banco, foi assaltado por dois indivíduos armados, que levaram, além do dinheiro, objetos pessoais e documentos do cliente. Após o roubo, os assaltantes fugiram em uma motocicleta, conforme o boletim de ocorrência. O eletricista, então, ajuizou a ação contra o banco, mas a primeira instância extinguiu o processo, por considerar a instituição bancária como parte ilegítima no processo, já que o roubo se deu fora do estabelecimento. Esse não foi, porém, o entendimento da 17ª Câmara Cível do TJ-MG. Ao analisar o recurso do eletricista, o desembargador Leite Praça entendeu ser inconteste a legitimidade do banco, "pois a ele foi atribuída a conduta ilegal, qual seja, não atender à obrigação legal de assegurar a segurança dos consumidores e, via de consequência, a responsabilidade pelos danos causados ao autor". (Valor, 12.11.14)

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• Execução - A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) pode ter bens penhorados para pagar dívida com empresa privada. Para os ministros, o órgão não se submete às prerrogativas inerentes à Fazenda Pública. A decisão garantiu o processamento regular de execução movida por Renascença Armazéns Gerais contra a companhia, nos termos do artigo 475-J do Código de Processo Civil (CPC). De acordo com esse artigo, se o devedor condenado a pagar quantia certa ou já fixada em liquidação não o fizer no prazo de 15 dias, o montante da condenação será acrescido de multa de 10% e, a requerimento do credor e observado o disposto no artigo 614, inciso II, do CPC, poderá ser expedido mandado de penhora e avaliação. Os ministros, de forma unânime, seguiram o entendimento do relator do recurso, ministro Og Fernandes, para quem a lei que instituiu a Conab (Lei nº 8.029, de 1990, bem como o Decreto nº 4.514, de 2002, que aprovou seu estatuto social, não lhe conferiram os benefícios previstos para a Fazenda Pública. Tanto na lei quanto no decreto, a Conab é denominada empresa pública federal vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas. (Valor, 3.10.14)

Jurisprudências de Direito Empresarial Marcário

DIREITO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO RECONHECER, ANTES DA MANIFESTAÇÃO DO INPI, A CARACTERIZAÇÃO DE UMA MARCA COMO DE ALTO RENOME.

Caso inexista uma declaração administrativa do INPI a respeito da caracterização, ou não, de uma marca como sendo de alto renome, não pode o Poder Judiciário conferir, pela via judicial, a correspondente proteção especial. A lacuna existente na Resolução n. 121/2005 — que prevê a declaração do alto renome de uma marca apenas pela via incidental — configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário. Entretanto, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública. Assim, é incabível, ao menos nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo, competindo-lhe, caso provocado, a adoção de medidas tendentes a ocasionar a manifestação do INPI. Desse modo, na ausência de uma declaração administrativa da referida autarquia, a decisão judicial que reconhece o alto renome de uma marca caracteriza usurpação de atividade que legalmente compete àquele órgão, consistindo em violação da tripartição dos poderes do Estado, assegurada pelo art. 2º da CF/1988. REsp 1.162.281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/2/2013.

DIREITO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE UMA DECLARAÇÃO GERAL E ABSTRATA DO INPI REFERENTE À CARACTERIZAÇÃO DE UMA MARCA COMO DE ALTO RENOME.

É legítimo o interesse do titular de uma marca em obter do INPI, pela via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. A denominada “marca de alto renome”, prevista no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial, consiste em um temperamento do princípio da especialidade, pois confere à marca proteção em todos os ramos de atividade. Tal artigo não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, de modo que a regulamentação do tema ficou a cargo do INPI. Atualmente, a sistemática imposta pela aludida autarquia, por meio da Resolução n. 121/2005, somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome pela via incidental, a partir do momento em que houver a prática, por terceiros, de atos potencialmente capazes de violar a marca. Inexiste, portanto, um procedimento administrativo tendente à obtenção de uma declaração direta e abstrata. Parte da doutrina entende que o alto renome não dependeria de registro. Nessa concepção, a marca que possuísse a condição de alto renome no plano fático seria absoluta, de sorte que ninguém, em sã consciência, poderia desconhecê-la. Entretanto, ainda que uma determinada marca seja de alto renome, até que haja uma declaração oficial nesse sentido, essa condição será ostentada apenas em tese. Dessa forma, mesmo que exista certo consenso de mercado acerca do alto renome, esse atributo depende da confirmação daquele a quem foi conferido o poder de disciplinar a propriedade industrial no Brasil, declaração que constitui um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca, não apenas para que ele tenha a certeza de que sua marca de fato possui essa peculiaridade, mas, sobretudo, porque ele pode — e deve — atuar preventivamente no sentido de preservar e proteger o seu patrimônio intangível, sendo despropositado pensar que o interesse de agir somente irá surgir com a efetiva violação. Deve-se considerar, ainda, que o reconhecimento do alto renome só pela via incidental imporia ao titular um ônus injustificado, de constante acompanhamento dos pedidos de registro de marcas a fim de identificar eventuais ofensas ao seu direito marcário. Ademais, não se pode perder de vista que muitas vezes sequer ocorre a tentativa de depósito da marca ilegal junto ao INPI, até porque, em geral, o terceiro sabe da inviabilidade de registro, em especial quando a colidência se dá com marca de alto renome. Nesses casos, a controvérsia não chega ao INPI, impedindo que o titular da marca adote qualquer medida administrativa incidental visando à declaração do alto renome. Acrescente-se, por oportuno, que, ao dispor que “a proteção de marcas de alto renome não dependerá de registro na jurisdição em que é reivindicada”, a Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI) não isentou — ou pelo menos não impediu — essas marcas de registro, tampouco afirmou que essa condição — de alto renome — independeria de uma declaração oficial; apenas salientou que elas estariam resguardadas mesmo sem prévio registro, ou seja, prevaleceriam sobre marcas colidentes, ainda que estas fossem registradas anteriormente. REsp 1.162.281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/2/2013.

 

DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO DE MARCA NOTÓRIA. EFEITOS EX NUNC.

A proteção de marca notória registrada no INPI produz efeitos ex nunc, não atingindo registros regularmente constituídos em data anterior. O direito de exclusividade ao uso da marca em decorrência do registro no INPI, excetuadas as hipóteses de marcas notórias, é limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo produtos não similares, enquadrados em outras classes. O registro da marca como notória, ao afastar o princípio da especialidade, confere ao seu titular proteção puramente defensiva e acautelatória, a fim de impedir futuros registros ou uso por terceiros de outras marcas iguais ou parecidas, não retroagindo para atingir registros anteriores. Precedente citado: REsp 246.652-RJ, DJ 16/4/2007. AgRg no REsp 1.163.909-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 2/10/2012.

DIREITO AUTORAL. RETRANSMISSÃO. TV. CLÍNICA MÉDICA.

A Turma, seguindo entendimento firmado nesta Corte, assentou que é legítima a cobrança de direito autoral de clínicas médicas pela disponibilização de aparelhos de rádio e televisão nas salas de espera. Segundo a legislação de regência, a simples circunstância de promover a exibição pública da obra artística em local de frequência coletiva caracteriza o fato gerador da contribuição, sendo irrelevante o auferimento de lucro como critério indicador do dever de pagar retribuição autoral. Nos termos do disposto nos arts. 28 e 29, VIII, da Lei n. 9.610/1998, a utilização direta ou indireta de obra artística por meio de radiodifusão sonora ou televisiva enseja direito patrimonial ao autor, titular exclusivo da propriedade artística. Além disso, a hipótese dos autos estaria expressamente prevista em lei. Precedentes citados: REsp 556.340-MG, DJ 11/10/2004, e REsp 742.426-RJ, DJe 15/3/2010. REsp 1.067.706-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/5/2012.

 

DIREITO PATRIMONIAL. OBRA CINEMATOGRÁFICA.

A remuneração dos intérpretes em obra cinematográfica, salvo pactuação em contrário, é a previamente estabelecida no contrato de produção – o que não confere ao artista o direito à retribuição pecuniária pela exploração econômica posterior do filme. Com base nesse entendimento, a Turma negou à atriz principal o repasse dos valores recebidos pela produtora na comercialização e distribuição das fitas de videocassete do filme em que atuou. Asseverou-se que os direitos patrimoniais decorrentes da exibição pública da obra, em regra, devem ser recolhidos por seus autores – diretor, produtor ou emissoras de televisão, conforme o caso (art. 68, § 3º, da Lei n. 9.610/1998). REsp 1.046.603-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/5/2012.

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. VALIDADE. REGISTRO. DESENHO INDUSTRIAL.

A discussão gira em torno da possibilidade de o juiz ou o tribunal estadual, ao apreciar um pedido de antecipação de tutela, negar a proteção a uma marca, patente ou desenho industrial registrados, ainda que diante de notória semelhança, com fundamento apenas na aparente invalidade do registro não declarada pela Justiça Federal. Embora a LPI preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretação desse dispositivo indica que ele deve estar inserido numa ação que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro. Isso porque não seria razoável que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas, para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro, não se imponha cautela alguma. Isso conferiria ao registro no INPI uma eficácia meramente formal e administrativa. Autorizar que o produto seja comercializado e, apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafator implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafator, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito. Assim, a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos moldes da lei supradita, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Judiciário, deve ser proposta ação de nulidade na Justiça Federal, com a participação do INPI na demanda. Sem isso, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito. Dessarte, ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o tribunal de origem violou a regra do art. 57 da LPI. Precedentes citados: REsp 325.158-SP, DJ 9/10/2006; REsp 242.083-RJ, DJ 5/2/2001, REsp 57.556-RS, DJ 22/4/1997, REsp 11.767-SP, DJ 24/8/1992 e, REsp 36.898-SP, DJ 28/3/1994.REsp 1.132.449-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/3/2012.

DIREITO AUTORAL. INDENIZAÇÃO. OBRA. DIVULGAÇÃO.

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais em que se busca o ressarcimento pela reprodução eletrônica de obra intelectual sem autorização do autor. Segundo consta dos autos, o recorrente cedeu material didático de sua autoria a professor, preposto da recorrida, apenas para que fosse utilizado para consulta, mas não para a divulgação por meio daInternet. Ocorre que, como todos os materiais utilizados nas salas de aula da recorrida eram disponibilizados em seu sítio eletrônico, a referida obra foi disponibilizada na página eletrônica da instituição de ensino. O juízo singular julgou improcedente o pedido ao fundamento de que não foi provado o dano material nem caracterizado o dano moral. Em grau de apelação, o tribunal a quo entendeu que, por não haver prova da negligência da instituição de ensino, estava descaracterizada a conduta ilícita dela, ficando, assim, afastada sua responsabilidade por eventual dano. No REsp, pretende o recorrente que sejam reconhecidas, entre outros temas, a violação dos arts. 29, 30, 38, 50, 52, 56 e 57 da Lei n. 9.610/1998, uma vez que os direitos autorais presumem-se feridos quando não há autorização para a divulgação do trabalho, bem como a ofensa aos arts. 932, III, e 933 do CC. Inicialmente, a Min. Relatora destacou que, para os efeitos da aludida lei, que regula os direitos autorais, considera-se publicação o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público por qualquer forma ou processo. In casu, segundo a Min. Relatora, a reprimenda indenizatória justifica-se pela simples circunstância de o trabalho do recorrente ter sido disponibilizado no sítio da recorrida sem sua autorização e sem menção clara de sua autoria. Dessa forma, a recorrida falhou no dever de zelar pela verificação de autenticidade, autoria e conteúdo das publicações realizadas em sua página naInternet, independentemente da boa-fé com que tenha procedido. Assim, ressaltou a configuração da responsabilidade objetiva da instituição de ensino pela conduta lesiva de seu professor. Consignou que o prejuízo moral do recorrente ficou evidenciado na frustração de não conservar inédita sua obra intelectual pelo tempo que lhe conviria. Por outro lado, observou que não ficou evidenciado o alegado prejuízo patrimonial, pois a indenização por dano material requer a comprovação detalhada da efetiva lesão ao patrimônio da vítima, desservindo para a sua constatação meras aspirações, suposições e ilações sobre futuros planos, como na espécie. Dessarte, com essas, entre outras considerações, a Turma deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição de ensino pela conduta de seu preposto, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil, com correção e juros de mora a partir da data do julgamento do especial. REsp 1.201.340-DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 3/11/2011.

USO. MARCA. RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS. POSSIBILIDADE.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por perdas e danos objetivando, em síntese, a abstenção de uso de marca comercial em razão da ocorrência de prática de concorrência desleal. Nas instâncias ordinárias não houve comprovação de que a marca detinha proteção especial por ser de alto renome, uma vez inexistente manifestação do INPI nesse sentido. Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súm. n. 7 deste Superior Tribunal. No caso, a marca foi registrada por sociedade empresária cujo objeto social é gestão de planos de saúde e hospitais bem como por sociedade empresária para fazer referência a produtos de higiene doméstica, tais como sabão em pó, detergente, alvejante de roupa, dentre outros. Os ramos comerciais em que atuam são, portanto, distintos. Logo, como a utilização da marca refere-se a diferentes classes de produtos, a Turma entendeu que não há colidência de marcas capaz de gerar dúvida no consumidor, motivo que leva a convivência pacífica do uso da marca pelas duas sociedades empresárias. Precedente citado: REsp 550.092-SP, DJ 11/4/2005. REsp 1.262.118-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 4/10/2011.
 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO. MARCA. CÓDIGO TELEFÔNICO.

A quaestio juris consiste em saber se a propriedade da marca “Disque Amizade 145?, devidamente registrada no INPI, confere a seu titular, ora recorrente, o direito de obstar que a ora recorrida (concessionária dos serviços de telecomunicações) altere o código telefônico “145? de acesso ao serviço oferecido pela recorrente. In casu, esta foi impedida de usar esse código telefônico por determinação da Anatel, a qual especificava que os códigos de três dígitos deveriam ser destinados exclusivamente aos serviços de utilidade pública. Assim, no REsp, a recorrente alega violação dos arts. 2º, III, e 42, I e II, da Lei n. 9.279/1996. Inicialmente, destacou o Min. Relator que os mencionados dispositivos legais não se aplicam ao caso, na medida em que a recorrente é titular da marca “Disque Amizade 145?, esta sim objeto de invenção patenteada, porém o número de acesso (código telefônico 145) não integra a garantia marcária. Ressaltou, também, que a proteção decorrente do registro da marca “Disque Amizade 145? e da patente sobre a correlata invenção (serviço oferecido) no INPI tem o condão de propiciar ao seu titular o direito de exploração exclusiva da aludida marca do serviço e do serviço respectivamente. Entretanto, a proteção à propriedade industrial dos referidos bens não atribui ao seu titular o direito sobre o código telefônico “145?, de acesso ao serviço. Consignou, ademais, que a alteração do mencionado código telefônico consubstancia matéria exclusivamente afeta aos termos do contrato de concessão entabulado entre as partes, bem como às normas regulatórias do setor de telecomunicações expedidas pela Anatel, não importando afronta à utilização exclusiva da marca “Disque Amizade 145? e da correlata invenção. Dessarte, concluiu que a alteração do código telefônico (de acesso ao serviço oferecido pela recorrente), por si só, não infringe qualquer direito protegido pela propriedade industrial. REsp 1.102.190-SP, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 1º/9/2011.

DIREITO MARCÁRIO. IMPORTAÇÃO PARALELA.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória cumulada com preceito cominatório em que sociedade empresária alega que outra empresa vem importando e fazendo o recondicionamento das partes ou peças defeituosas de máquinas copiadoras usadas e acessórios com sua marca, para revenda no mercado brasileiro, adquiridos no mercado internacional. Aduz ainda que a recuperação das máquinas é ilícita, por não ser autorizada, realizada fora dos padrões de qualidade necessária, o que fere seu direito de exclusividade. O tribunal a quo reconheceu a existência de danos advindos de conduta da recorrida, todavia ressalva que não se sabe a exata extensão dos prejuízos da recorrente, julgando improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes e danos emergentes. Contudo, a Turma, entre outras questões, entendeu que a extensão dos danos pode ser apurada em liquidação de sentença por artigos. Aduz ainda que tolerar que se possam recondicionar produtos, sem submissão ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca – que também comercializa o produto no mercado –, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo. REsp 1.207.952-AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/8/2011.

 

MARCA. DEPÓSITO. INPI. PENDÊNCIA. REGISTRO.

 Discute-se no REsp se o depósito de marca junto ao INPI confere ao depositante o direito à sua proteção independentemente do registro. Na espécie, a recorrente propôs contra a recorrida ação de busca e apreensão de produtos com sua marca – na qualidade de detentora de seu depósito, pendente de registro no INPI –, aduzindo utilização indevida e desautorizada. O tribunal a quoextinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual decorrente da falta de registro da marca no INPI. A Turma entendeu que o acórdão recorrido violou o art. 130, III, da Lei n. 9.279/1996, que é expresso em conferir também ao depositante – e não apenas ao titular do registro da marca – o direito de “zelar pela sua integridade material ou reputação”. E que, de fato, o art. 129 da citada lei, invocado pelo acórdão recorrido, subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre ela. Mas a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator. Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no citado artigo, configurando-se o interesse processual. REsp 1.032.104-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/8/2011.