RELATORA
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MINISTRA NANCY ANDRIGHI
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RECORRENTE
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COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS
- AMBEV
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ADVOGADOS
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DANIELA SOARES DOMINGUES -
RJ106850
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CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA
CASTRO - RJ020283
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TALITA CASTRO AYRES -
RJ159321
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MARINA DE ARAUJO LOPES -
DF043327
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RECORRIDO
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RENATO PASSARIN E FILHOS LTDA
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ADVOGADO
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:
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MARISTELA BASSO - SP171969A
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INTERES.
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INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.833.422 - RJ (2018⁄0019031-0)
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RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY
ANDRIGHI (Relator):
Cuida-se de recurso especial
interposto por COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV fundamentado nas
alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
Ação: de nulidade de
ato administrativo, ajuizada por RENATO PASSARIN E FILHOS LTDA. em face da
recorrente, com o objetivo (i) de que fosse declarada a
invalidade da marca LIBER e (ii) de que o
INPI fosse condenado a se abster de conceder o registro relativo ao pedido
826.894.160.
Sentença: julgou
parcialmente procedente o pedido, para declarar a nulidade da marca LIBER.
Acórdão: negou
provimento à apelação interposta pela recorrente.
Embargos de Declaração: interpostos
pela recorrente, foram rejeitados.
Recurso especial: aponta
a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos artigos:
535, II, do CPC⁄73; 462 do CPC⁄73; 195, III, da Lei 9.279⁄96 e 4º da Lei
8.078⁄90; 124, XIX, da Lei 9.279⁄96; 6, quinquies, “c“, 1,
da Convenção de Paris; e 124, VI, da Lei 9.279⁄96. Além de negativa de
prestação jurisdicional (omissão), assevera que o Tribunal a quo deveria
ter levado em consideração o fato superveniente ocorrido antes do
julgamento dos embargos de declaração, consubstanciado na caducidade dos
registros do recorrido. Afirma que o recorrido é contumaz em tentar se
aproveitar de sinais marcários notórios, conduta que caracteriza
concorrência parasitária e desleal, sobretudo quando se percebe que sua
marca nunca foi utilizada para designar cervejas. Argumenta que os sinais
sobre os quais versa o presente litígio não apresentam similitude
gráfica, fonética e semântica, além de serem utilizados para designar
produtos distintos (sidra e cerveja sem álcool). Entende que a
coexistência das marcas não gera confusão nos consumidores e que cada
produto possui público-alvo distinto. Ademais, tratando-se de signo fraco,
dotado de baixa distintividade, deve seu titular suportar o ônus da
convivência.
É o relatório.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.833.422 -
RJ (2018⁄0019031-0)
RELATORA
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:
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MINISTRA NANCY ANDRIGHI
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RECORRENTE
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COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS
- AMBEV
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ADVOGADOS
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:
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DANIELA SOARES DOMINGUES -
RJ106850
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CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA
CASTRO - RJ020283
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TALITA CASTRO AYRES -
RJ159321
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MARINA DE ARAUJO LOPES -
DF043327
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RECORRIDO
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RENATO PASSARIN E FILHOS LTDA
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ADVOGADO
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:
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MARISTELA BASSO - SP171969A
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INTERES.
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:
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INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
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EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA
FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM.
1. Ação distribuída em 20⁄8⁄2009.
Recurso especial interposto em 10⁄4⁄2015. Autos conclusos à Relatora em
16⁄2⁄2018.
2. O propósito recursal, além de
examinar se houve negativa de prestação jurisdicional, é verificar a
higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca LIBER à
recorrente, ante eventual conflito com a marca LÍDER, concedida
anteriormente à recorrida.
3. Inexistindo omissão, contradição
ou obscuridade no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração
contra ele interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional.
4. O âmbito de proteção de uma
marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação
que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.
5. Tratando-se, todavia, de marca
que apresenta baixo grau de distintividade, por se constituir de expressão
dicionarizada e de uso comum, como ocorre no particular, este Tribunal tem
reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta
mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas
semelhantes, afigurando-se descabida a alegação de anterioridade de
registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de
expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedentes.
6. Não sendo o recorrido
reconhecido pelo público consumidor como fabricante do mesmo tipo de
bebida identificado pela marca da recorrente (cerveja sem álcool), não se
vislumbra situação fática apta a evidenciar a possibilidade de confusão ou
associação indevida.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.833.422 -
RJ (2018⁄0019031-0)
RELATORA
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:
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MINISTRA NANCY ANDRIGHI
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RECORRENTE
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COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS
- AMBEV
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ADVOGADOS
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DANIELA SOARES DOMINGUES -
RJ106850
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CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA
CASTRO - RJ020283
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TALITA CASTRO AYRES -
RJ159321
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MARINA DE ARAUJO LOPES -
DF043327
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RECORRIDO
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RENATO PASSARIN E FILHOS LTDA
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ADVOGADO
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MARISTELA BASSO - SP171969A
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INTERES.
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INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
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VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY
ANDRIGHI (Relator):
O propósito recursal, além de
examinar se houve negativa de prestação jurisdicional, é verificar a
higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca LIBER à
recorrente, ante eventual conflito com a marca LÍDER, concedida
anteriormente à recorrida.
1. BREVE DELINEAMENTO FÁTICO
O recorrido, titular dos direitos
de propriedade industrial derivados da concessão da marca LÍDER,
ajuizou a presente ação em face de COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS -
AMBEV com o intuito de que fosse declarada a invalidade do ato
administrativo que concedeu a esta o registro da marca nominativa LIBER,
bem como que o INPI fosse obstado de deferir o pedido de registro para a
marca mista CERVEJA LIBER 0,0% ÁLCOOL QUALIDADE BRAHMA.
O juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes os pedidos, declarando a invalidade da marca
nominativa LIBER ao argumento de que se trata de
expressão gráfica e foneticamente semelhante àquela registrada pelo
recorrido, cujos significados, ainda que distintos, são de difícil
percepção pelo público consumidor.
Tal entendimento foi mantido pelo
Tribunal a quo, cujas razões foram sintetizadas na seguinte
ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCA - IMPOSSIBILIDADE - IDENTIDADE GRÁFICA E
FONÉTICA DAS MARCAS EM COTEJO QUE ESTÃO REGISTRADAS NA MESMA CLASSE-
SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS – POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO - OCORRÊNCIA
- INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - APLICAÇÃO DO
INCISO XIX DO ART. 124 DA LEI 9.279⁄96.
- 1- Impossibilidade de coexistência das marcas em cotejo, ante todo um conjunto probatório que demonstra claramente que as marcas destinam-se a distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes e afins, suscetíveis de causar confusão ao público consumidor, alcançando o mesmo segmento mercadológico e a mesma clientela;
- 2- Os produtos assinalados pelas marcas em análise, em regra, encontram-se à disposição para venda nos mesmos tipos de estabelecimentos comerciais (mercados, bares, restaurantes, etc.) e posicionam-se fisicamente quase sempre próximos um do outro, o que pode vir a induzir o consumidor no sentido de supor que ambos os produtos originam-se do mesmo fabricante, da mesma empresa. Somando-se todos esses pontos ao fato de as marcas apresentarem também extrema semelhança gráfica e fonética ("LIDER" - da apelada e "LIBER" - da apelante), onde se verifica somente a variação de uma consoante, trocou-se o "D" por "B", afigura-se definitivamente impossível a convivência no mercado das marcas de ambas as empresas;
- 3- Inviável, da mesma forma, a pretensão da apelante no sentido de sustentar ser cabível a aplicação do princípio da especialidade com o fim de respaldar a coexistência das marcas em cotejo, pois as marcas pertencem a mesma classe, ou seja NCL(8)32, alcançando os mesmos produtos;
- 4- Remessa necessária, considerada como feita, e apelação conhecidas, mas não providas.
2. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
Da análise do acórdão impugnado,
verifica-se que a prestação jurisdicional dada corresponde àquela
efetivamente objetivada pelas partes, sem vício a ser sanado. O
Tribunal a quo se pronunciou de maneira a abordar todos
os aspectos fundamentais da controvérsia, dentro dos limites que lhe são
impostos por lei.
Desse modo, a alegação da
recorrente, no sentido de que teria havido defeito na prestação de
prestação jurisdicional, não comporta acolhida.
3. DA VIOLAÇÃO DO ART. 462 DO
CPC⁄73
O exame da alegada violação do art.
462 do CPC⁄73 fica prejudicado em razão de o INPI ter indeferido,
administrativamente, os pedidos que apontavam a caducidade dos registros
do recorrido (suposto fato superveniente indicado pela recorrente), tendo
a autarquia reconhecido como comprovado o uso efetivo das marcas.
4. CARACTERIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO DA
MARCA E DA HIPÓTESE DOS AUTOS.
O direito de uso exclusivo de uma
marca, conferido pela norma do art. 129, caput, da Lei
9.279⁄96, bem como o direito que dele decorre – de exigir que terceiros se
abstenham de utilizar signos idênticos ou semelhantes àqueles
já registrados –, não podem ser considerados direitos absolutos e
irrestritos, pois estão condicionados às exceções previstas na própria lei
e ao equilíbrio com os valores constitucionais da livre concorrência, da
liberdade de expressão e da livre iniciativa.
Segundo se depreende da Lei de
Propriedade Industrial (art. 124, XIX e XXIII), a violação do direito de
exclusividade conferido pelo registro marcário fica caracterizada quando,
para designar produtos ou serviços disponibilizados no mercado, são
utilizados sinais que possam gerar confusão no consumidor
(compra de um produto por outro) ou que permitam associação com
marca alheia anteriormente registrada (compra de um produto sob a
equivocada crença de se tratar de uma determinada origem comercial).
Para aferição da existência de
confusão ou de associação entre marcas, em primeiro lugar, deve-se ter
como parâmetro a perspectiva do consumidor comum, razoavelmente atento e
informado (REsp 1.688.243⁄RJ, 4ª Turma, DJe 23⁄10⁄2018), considerado o
contexto em que usualmente adquire os produtos assinalados (ou utiliza os
serviços prestados).
No que concerne aos elementos
passíveis de análise para que se possa concluir pela caracterização ou não
da violação ao direito de exclusiva – elencados por esta 3ª Turma quando
do julgamento do AgRg no REsp 1.346.089⁄RJ (DJe 14⁄5⁄2015) –, merecem
destaque, dadas as circunstâncias da espécie, os seguintes: (i) grau
de distintividade da marca paradigma, (ii) grau de
semelhança entre as marcas em conflito, (iii) tempo de
convivência e (iv) natureza dos produtos ou serviços
oferecidos.
Tais critérios, vale consignar,
devem ser sopesados à vista das circunstâncias específicas da hipótese,
não se podendo estabelecer juízos objetivos a priori sobre
a relevância em abstrato de cada um deles.
- O exame da distintividade da marca supostamente violada serve para verificar se o sinal registrado constitui expressão genérica, necessária, comum, vulgar ou descritiva, a configurar o que a jurisprudência veio a definir como marca fraca, caracterizada por seu baixo poder distintivo.
- Nessas hipóteses, o titular do registro deve suportar o ônus da coexistência, pois optou por desfrutar da vantagem advinda da incorporação à marca de elemento de pouca ou nenhuma inventividade.
- De fato, conforme assentado recentemente no âmbito desta Turma, “em se tratando de marcas fracas, descritivas ou evocativas, afigura-se descabida qualquer alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo” (REsp 1.773.244⁄RJ, DJe 5⁄4⁄2019).
É essa a situação que se verifica dos autos, pois a expressão registrada pelo recorrente – LÍDER – é passível de ser classificada como de menor grau distintivo, uma vez que constitui termo da língua vernácula, de natureza comum e de pouca originalidade.
- Acresça-se a isso a circunstância de que as marcas em conflito – LÍDER e LIBER –, apesar de sua parcial colidência gráfica e fonética, apresentam significados completamente diversos, evocando ou sugerindo ideias distintas: a primeira remete a uma situação de superioridade ou predomínio, enquanto a segunda sinaliza liberdade, autodeterminação.
- Oportuno destacar que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que nem mesmo a reprodução integral de elementos nominativos é circunstância suficientemente apta, por si só, a ensejar a decretação de nulidade de registro, devendo, para tal desiderato, averiguar-se a presença de outros elementos capazes de ensejar confusão ou associação de marcas (nesse sentido, o REsp 863.975⁄RJ, 3ª Turma, DJe 16⁄11⁄2010).
- Pode-se vislumbrar, outrossim, que, apesar do longo tempo de convivência entre as marcas em conflito (ao menos desde 2003, ano do depósito da marca LIBER - e-STJ fl. 100), sequer foram deduzidas, no curso da ação, alegações no sentido de que algum consumidor tenha sido confundido ou que tenha associado a marca da recorrente à do recorrido.
- Na hipótese de ter havido, em algum momento, confusão ou associação errônea, o decurso desses anos de coexistência teria sido suficiente para que surgissem ao menos indícios nesse sentido.
- Vale anotar que a análise do elemento temporal constitui critério já utilizado por esta Corte Superior para fins de se assentar a possibilidade de convivência de marcas idênticas, como ocorrido nas ocasiões em que foram julgados os recursos especiais 863.975⁄RJ (3ª Turma, DJe 16⁄11⁄2010) e 14.367⁄PR, 4ª Turma, DJ 21⁄9⁄1992.
- Por fim, quanto à natureza dos produtos designados pelas marcas em disputa, constata-se que, enquanto a expressão registrada pela recorrente serve para assinalar, exclusivamente, cervejas (classe NCL(8) 32), os registros titularizados pela parte adversa foram expedidos para que ela os utilizasse na identificação de um espectro bem mais amplo de bebidas, aí incluídos, além de cervejas, xaropes, sucos, refrigerantes e refrescos.
De se gizar que a mera constatação
de que os produtos assinalados pelas marcas em litígio estão insertos em
uma mesma categoria – bebidas – não constitui circunstância suficiente a
atrair a presunção de que o consumidor possa vir a confundi-los. Nesse
sentido, mutatis mutandis, já decidiu esta Corte:
REsp 863.975⁄RJ, 3ª Turma, DJe 16⁄11⁄2010.
- No particular, sobreleva atentar para o fato de que o recorrido atua, basicamente, no segmento de vinhos e espumantes, jamais tendo utilizado a expressão LÍDER para designar qualquer tipo de cerveja (fato incontroverso).
Desse modo, não sendo ele
reconhecido pelo público consumidor como fabricante do mesmo tipo de
bebida identificado pela marca da recorrente (cerveja sem álcool), não se
vislumbra situação fática apta a possibilitar a ocorrência de confusão ou
associação indevida.
Diante desse contexto, e a partir
da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência
consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas
subjacentes à hipótese – natureza comum da expressão LÍDER (marca
fraca), grau de distintividade entre os sinais, utilização da marca em
produtos diversos e tempo de coexistência – impedem que se reconheça que a
marca registrada pela recorrente deva ser invalidada.
O uso da marca LIBER não
traduz circunstância que implique, ao menos potencialmente, violação dos
direitos do recorrido, não configurando hipótese de aproveitamento
parasitário, desvio de clientela ou concorrência desleal.
5. CONCLUSÃO
Forte nessas razões, DOU
PROVIMENTO ao recurso especial, para julgar improcedente o pedido
formulado na inicial e, como corolário, inverter os ônus decorrentes da
sucumbência.
Documento: 100757308
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RELATÓRIO, EMENTA E VOTO
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