DIREITO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO
RECONHECER, ANTES DA MANIFESTAÇÃO DO INPI, A CARACTERIZAÇÃO DE UMA MARCA COMO
DE ALTO RENOME.
Caso inexista uma declaração administrativa do INPI a
respeito da caracterização, ou não, de uma marca como sendo de alto renome, não
pode o Poder Judiciário conferir, pela via judicial, a correspondente proteção
especial. A lacuna existente na Resolução n. 121/2005 — que prevê a declaração
do alto renome de uma marca apenas pela via incidental — configura omissão do
INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção
do Poder Judiciário. Entretanto, até que haja a manifestação do INPI pela via
direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública.
Assim, é incabível, ao menos nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no
mérito do ato omissivo, competindo-lhe, caso provocado, a adoção de medidas
tendentes a ocasionar a manifestação do INPI. Desse modo, na ausência de uma
declaração administrativa da referida autarquia, a decisão judicial que
reconhece o alto renome de uma marca caracteriza usurpação de atividade que
legalmente compete àquele órgão, consistindo em violação da tripartição dos
poderes do Estado, assegurada pelo art. 2º da CF/1988. REsp 1.162.281-RJ, Rel.
Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/2/2013.
DIREITO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE UMA
DECLARAÇÃO GERAL E ABSTRATA DO INPI REFERENTE À CARACTERIZAÇÃO DE UMA MARCA
COMO DE ALTO RENOME.
É legítimo o interesse do titular de uma marca em obter do
INPI, pela via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de
alto renome. A denominada “marca de alto renome”, prevista no art. 125 da Lei
de Propriedade Industrial, consiste em um temperamento do princípio da
especialidade, pois confere à marca proteção em todos os ramos de atividade.
Tal artigo não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto
renome de uma marca, de modo que a regulamentação do tema ficou a cargo do
INPI. Atualmente, a sistemática imposta pela aludida autarquia, por meio da
Resolução n. 121/2005, somente admite que o interessado obtenha o
reconhecimento do alto renome pela via incidental, a partir do momento em que
houver a prática, por terceiros, de atos potencialmente capazes de violar a
marca. Inexiste, portanto, um procedimento administrativo tendente à obtenção
de uma declaração direta e abstrata. Parte da doutrina entende que o alto
renome não dependeria de registro. Nessa concepção, a marca que possuísse a
condição de alto renome no plano fático seria absoluta, de sorte que ninguém,
em sã consciência, poderia desconhecê-la. Entretanto, ainda que uma determinada
marca seja de alto renome, até que haja uma declaração oficial nesse sentido,
essa condição será ostentada apenas em tese. Dessa forma, mesmo que exista
certo consenso de mercado acerca do alto renome, esse atributo depende da
confirmação daquele a quem foi conferido o poder de disciplinar a propriedade
industrial no Brasil, declaração que constitui um direito do titular, inerente
ao direito constitucional de proteção integral da marca, não apenas para que
ele tenha a certeza de que sua marca de fato possui essa peculiaridade, mas,
sobretudo, porque ele pode — e deve — atuar preventivamente no sentido de
preservar e proteger o seu patrimônio intangível, sendo despropositado pensar
que o interesse de agir somente irá surgir com a efetiva violação. Deve-se
considerar, ainda, que o reconhecimento do alto renome só pela via incidental
imporia ao titular um ônus injustificado, de constante acompanhamento dos
pedidos de registro de marcas a fim de identificar eventuais ofensas ao seu
direito marcário. Ademais, não se pode perder de vista que muitas vezes sequer
ocorre a tentativa de depósito da marca ilegal junto ao INPI, até porque, em
geral, o terceiro sabe da inviabilidade de registro, em especial quando a
colidência se dá com marca de alto renome. Nesses casos, a controvérsia não
chega ao INPI, impedindo que o titular da marca adote qualquer medida
administrativa incidental visando à declaração do alto renome. Acrescente-se,
por oportuno, que, ao dispor que “a proteção de marcas de alto renome não
dependerá de registro na jurisdição em que é reivindicada”, a Association
Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI) não
isentou — ou pelo menos não impediu — essas marcas de registro, tampouco
afirmou que essa condição — de alto renome — independeria de uma declaração
oficial; apenas salientou que elas estariam resguardadas mesmo sem prévio
registro, ou seja, prevaleceriam sobre marcas colidentes, ainda que estas
fossem registradas anteriormente. REsp 1.162.281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi,
julgado em 19/2/2013.
DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO DE MARCA NOTÓRIA. EFEITOS EX
NUNC.
A proteção de marca notória registrada no INPI produz
efeitos ex nunc, não atingindo registros regularmente constituídos em data
anterior. O direito de exclusividade ao uso da marca em decorrência do registro
no INPI, excetuadas as hipóteses de marcas notórias, é limitado à classe para a
qual foi deferido, não abrangendo produtos não similares, enquadrados em outras
classes. O registro da marca como notória, ao afastar o princípio da
especialidade, confere ao seu titular proteção puramente defensiva e
acautelatória, a fim de impedir futuros registros ou uso por terceiros de
outras marcas iguais ou parecidas, não retroagindo para atingir registros
anteriores. Precedente citado: REsp 246.652-RJ, DJ 16/4/2007. AgRg no REsp
1.163.909-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 2/10/2012.
DIREITO AUTORAL. RETRANSMISSÃO. TV. CLÍNICA MÉDICA.
A Turma, seguindo entendimento firmado nesta Corte, assentou
que é legítima a cobrança de direito autoral de clínicas médicas pela
disponibilização de aparelhos de rádio e televisão nas salas de espera. Segundo
a legislação de regência, a simples circunstância de promover a exibição
pública da obra artística em local de frequência coletiva caracteriza o fato
gerador da contribuição, sendo irrelevante o auferimento de lucro como critério
indicador do dever de pagar retribuição autoral. Nos termos do disposto nos
arts. 28 e 29, VIII, da Lei n. 9.610/1998, a utilização direta ou indireta de
obra artística por meio de radiodifusão sonora ou televisiva enseja direito
patrimonial ao autor, titular exclusivo da propriedade artística. Além disso, a
hipótese dos autos estaria expressamente prevista em lei. Precedentes citados:
REsp 556.340-MG, DJ 11/10/2004, e REsp 742.426-RJ, DJe 15/3/2010. REsp
1.067.706-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/5/2012.
DIREITO PATRIMONIAL. OBRA CINEMATOGRÁFICA.
A remuneração dos intérpretes em obra cinematográfica, salvo
pactuação em contrário, é a previamente estabelecida no contrato de produção –
o que não confere ao artista o direito à retribuição pecuniária pela exploração
econômica posterior do filme. Com base nesse entendimento, a Turma negou à
atriz principal o repasse dos valores recebidos pela produtora na
comercialização e distribuição das fitas de videocassete do filme em que atuou.
Asseverou-se que os direitos patrimoniais decorrentes da exibição pública da
obra, em regra, devem ser recolhidos por seus autores – diretor, produtor ou
emissoras de televisão, conforme o caso (art. 68, § 3º, da Lei n. 9.610/1998).
REsp 1.046.603-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/5/2012.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. VALIDADE. REGISTRO. DESENHO
INDUSTRIAL.
A discussão gira em torno da possibilidade de o juiz ou o
tribunal estadual, ao apreciar um pedido de antecipação de tutela, negar a
proteção a uma marca, patente ou desenho industrial registrados, ainda que
diante de notória semelhança, com fundamento apenas na aparente invalidade do
registro não declarada pela Justiça Federal. Embora a LPI preveja, em seu art.
56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de
defesa, a melhor interpretação desse dispositivo indica que ele deve estar
inserido numa ação que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro.
Isso porque não seria razoável que, para o reconhecimento da nulidade pela via
principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável
participação do INPI, mas, para o mero reconhecimento incidental da invalidade
do registro, não se imponha cautela alguma. Isso conferiria ao registro no INPI
uma eficácia meramente formal e administrativa. Autorizar que o produto seja
comercializado e, apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção,
seja alegada a nulidade pelo suposto contrafator implica inverter a ordem das
coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o
titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafator, um poderoso fato
consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de
um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida
liminar em favor do titular do direito. Assim, a validade de um registro de
marca, patente ou desenho industrial, nos moldes da lei supradita, tem de ser
travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Judiciário,
deve ser proposta ação de nulidade na Justiça Federal, com a participação do
INPI na demanda. Sem isso, os registros emitidos por esse órgão devem ser
reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito. Dessarte, ao
reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o tribunal de origem
violou a regra do art. 57 da LPI. Precedentes citados: REsp 325.158-SP, DJ
9/10/2006; REsp 242.083-RJ, DJ 5/2/2001, REsp 57.556-RS, DJ 22/4/1997, REsp
11.767-SP, DJ 24/8/1992 e, REsp 36.898-SP, DJ 28/3/1994.REsp 1.132.449-PR, Rel.
Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/3/2012.
DIREITO AUTORAL. INDENIZAÇÃO. OBRA. DIVULGAÇÃO.
Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos
materiais e morais em que se busca o ressarcimento pela reprodução eletrônica
de obra intelectual sem autorização do autor. Segundo consta dos autos, o
recorrente cedeu material didático de sua autoria a professor, preposto da
recorrida, apenas para que fosse utilizado para consulta, mas não para a
divulgação por meio daInternet. Ocorre que, como todos os materiais utilizados
nas salas de aula da recorrida eram disponibilizados em seu sítio eletrônico, a
referida obra foi disponibilizada na página eletrônica da instituição de
ensino. O juízo singular julgou improcedente o pedido ao fundamento de que não
foi provado o dano material nem caracterizado o dano moral. Em grau de
apelação, o tribunal a quo entendeu que, por não haver prova da negligência da
instituição de ensino, estava descaracterizada a conduta ilícita dela, ficando,
assim, afastada sua responsabilidade por eventual dano. No REsp, pretende o
recorrente que sejam reconhecidas, entre outros temas, a violação dos arts. 29,
30, 38, 50, 52, 56 e 57 da Lei n. 9.610/1998, uma vez que os direitos autorais
presumem-se feridos quando não há autorização para a divulgação do trabalho,
bem como a ofensa aos arts. 932, III, e 933 do CC. Inicialmente, a Min. Relatora
destacou que, para os efeitos da aludida lei, que regula os direitos autorais,
considera-se publicação o oferecimento de obra literária, artística ou
científica ao conhecimento do público por qualquer forma ou processo. In casu,
segundo a Min. Relatora, a reprimenda indenizatória justifica-se pela simples
circunstância de o trabalho do recorrente ter sido disponibilizado no sítio da
recorrida sem sua autorização e sem menção clara de sua autoria. Dessa forma, a
recorrida falhou no dever de zelar pela verificação de autenticidade, autoria e
conteúdo das publicações realizadas em sua página naInternet, independentemente
da boa-fé com que tenha procedido. Assim, ressaltou a configuração da
responsabilidade objetiva da instituição de ensino pela conduta lesiva de seu
professor. Consignou que o prejuízo moral do recorrente ficou evidenciado na
frustração de não conservar inédita sua obra intelectual pelo tempo que lhe
conviria. Por outro lado, observou que não ficou evidenciado o alegado prejuízo
patrimonial, pois a indenização por dano material requer a comprovação
detalhada da efetiva lesão ao patrimônio da vítima, desservindo para a sua
constatação meras aspirações, suposições e ilações sobre futuros planos, como
na espécie. Dessarte, com essas, entre outras considerações, a Turma deu
parcial provimento ao recurso para reconhecer a responsabilidade objetiva da
instituição de ensino pela conduta de seu preposto, condenando-a ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil, com correção e juros de
mora a partir da data do julgamento do especial. REsp 1.201.340-DF, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, julgado em 3/11/2011.
USO. MARCA. RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS. POSSIBILIDADE.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória por perdas e
danos objetivando, em síntese, a abstenção de uso de marca comercial em razão
da ocorrência de prática de concorrência desleal. Nas instâncias ordinárias não
houve comprovação de que a marca detinha proteção especial por ser de alto
renome, uma vez inexistente manifestação do INPI nesse sentido. Assim, qualquer
conclusão que contrarie tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que
é vedado pela Súm. n. 7 deste Superior Tribunal. No caso, a marca foi
registrada por sociedade empresária cujo objeto social é gestão de planos de
saúde e hospitais bem como por sociedade empresária para fazer referência a
produtos de higiene doméstica, tais como sabão em pó, detergente, alvejante de
roupa, dentre outros. Os ramos comerciais em que atuam são, portanto,
distintos. Logo, como a utilização da marca refere-se a diferentes classes de
produtos, a Turma entendeu que não há colidência de marcas capaz de gerar
dúvida no consumidor, motivo que leva a convivência pacífica do uso da marca
pelas duas sociedades empresárias. Precedente citado: REsp 550.092-SP, DJ
11/4/2005. REsp 1.262.118-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 4/10/2011.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO. MARCA. CÓDIGO TELEFÔNICO.
A quaestio juris consiste em saber se a propriedade da marca
“Disque Amizade 145?, devidamente registrada no INPI, confere a seu titular,
ora recorrente, o direito de obstar que a ora recorrida (concessionária dos
serviços de telecomunicações) altere o código telefônico “145? de acesso ao
serviço oferecido pela recorrente. In casu, esta foi impedida de usar esse
código telefônico por determinação da Anatel, a qual especificava que os
códigos de três dígitos deveriam ser destinados exclusivamente aos serviços de
utilidade pública. Assim, no REsp, a recorrente alega violação dos arts. 2º,
III, e 42, I e II, da Lei n. 9.279/1996. Inicialmente, destacou o Min. Relator
que os mencionados dispositivos legais não se aplicam ao caso, na medida em que
a recorrente é titular da marca “Disque Amizade 145?, esta sim objeto de
invenção patenteada, porém o número de acesso (código telefônico 145) não
integra a garantia marcária. Ressaltou, também, que a proteção decorrente do
registro da marca “Disque Amizade 145? e da patente sobre a correlata invenção
(serviço oferecido) no INPI tem o condão de propiciar ao seu titular o direito
de exploração exclusiva da aludida marca do serviço e do serviço
respectivamente. Entretanto, a proteção à propriedade industrial dos referidos
bens não atribui ao seu titular o direito sobre o código telefônico “145?, de
acesso ao serviço. Consignou, ademais, que a alteração do mencionado código
telefônico consubstancia matéria exclusivamente afeta aos termos do contrato de
concessão entabulado entre as partes, bem como às normas regulatórias do setor
de telecomunicações expedidas pela Anatel, não importando afronta à utilização
exclusiva da marca “Disque Amizade 145? e da correlata invenção. Dessarte,
concluiu que a alteração do código telefônico (de acesso ao serviço oferecido
pela recorrente), por si só, não infringe qualquer direito protegido pela
propriedade industrial. REsp 1.102.190-SP, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em
1º/9/2011.
DIREITO MARCÁRIO. IMPORTAÇÃO PARALELA.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória cumulada com
preceito cominatório em que sociedade empresária alega que outra empresa vem
importando e fazendo o recondicionamento das partes ou peças defeituosas de
máquinas copiadoras usadas e acessórios com sua marca, para revenda no mercado
brasileiro, adquiridos no mercado internacional. Aduz ainda que a recuperação
das máquinas é ilícita, por não ser autorizada, realizada fora dos padrões de
qualidade necessária, o que fere seu direito de exclusividade. O tribunal a quo
reconheceu a existência de danos advindos de conduta da recorrida, todavia
ressalva que não se sabe a exata extensão dos prejuízos da recorrente, julgando
improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes e danos emergentes.
Contudo, a Turma, entre outras questões, entendeu que a extensão dos danos pode
ser apurada em liquidação de sentença por artigos. Aduz ainda que tolerar que
se possam recondicionar produtos, sem submissão ao controle e aos padrões
adotados pelo titular da marca – que também comercializa o produto no mercado
–, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada ao consumidor que, ao
adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado
padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo. REsp 1.207.952-AM,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/8/2011.
MARCA. DEPÓSITO. INPI. PENDÊNCIA. REGISTRO.
Discute-se no REsp se o depósito de marca junto ao INPI
confere ao depositante o direito à sua proteção independentemente do registro.
Na espécie, a recorrente propôs contra a recorrida ação de busca e apreensão de
produtos com sua marca – na qualidade de detentora de seu depósito, pendente de
registro no INPI –, aduzindo utilização indevida e desautorizada. O tribunal a
quoextinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse
processual decorrente da falta de registro da marca no INPI. A Turma entendeu
que o acórdão recorrido violou o art. 130, III, da Lei n. 9.279/1996, que é
expresso em conferir também ao depositante – e não apenas ao titular do
registro da marca – o direito de “zelar pela sua integridade material ou
reputação”. E que, de fato, o art. 129 da citada lei, invocado pelo acórdão
recorrido, subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo
registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre
ela. Mas a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator.
Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é
assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca,
conforme o disposto no citado artigo, configurando-se o interesse processual.
REsp 1.032.104-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/8/2011.
