Em duplo registro da marca, domínio na internet é de quem chegouprimeiro

Quando duas empresas têm direito à utilização de um termo, com os devidos registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o seu uso no domínio de página da internet é garantido àquela que primeiro satisfez as exigências de registro do domínio virtual. Trata-se da aplicação do princípio first come, first served, conforme explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça Marco Aurélio Bellizze, relator de um recurso sobre o assunto julgado na 3ª Turma.

No caso, uma empresa de São Paulo ajuizou ação para impedir que outra empresa, de Santa Catarina, continuasse a utilizar uma expressão. Apesar de ser detentora da marca no INPI, a empresa paulista tomou conhecimento de que a outra empresa, no mesmo ramo comercial, utilizava a expressão para nominar sua página na internet.

A empresa catarinense afirmou no processo que utiliza a expressão desde sua constituição, em 1996, com registro na junta comercial. Disse ter depositado pedido de registro de marca no INPI, porém não na mesma classe da empresa paulista. A empresa paulista, apesar de mais recente (constituída em 2001), foi a primeira a depositar o requerimento para utilização da marca. A empresa catarinense sustenta que deve ser mantido seu domínio na internet porque também é detentora de marca depositada, embora em data posterior.

Em primeiro e segundo graus, a ação da firma paulista foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, a empresa afirmou que, “diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada”. Disse ter ajuizado a ação principalmente por não poder usar sua marca como domínio na rede mundial de computadores.

No julgamento do recurso, o ministro Bellizze ressaltou a importância crescente da proteção aos elementos imateriais da empresa — o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a embalagem (trade dress), que segundo ele constituem importantes elementos de atração do consumidor e de identificação dos produtos e de seus fabricantes.

Regramento diverso
De acordo com Bellizze, o atual sistema de proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento unificado, e cada instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja quanto à forma de obtenção ou quanto ao alcance da proteção.

No caso do nome empresarial (que identifica a pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito territorial — e compete às juntas comerciais —, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166, parágrafo único, do Código Civil de 2002), desde que arquivado pedido em cada uma das juntas comerciais do país.

Já a marca é um sinal distintivo, e seu registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) e a Lei de Registros Empresariais não abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do estabelecimento catarinense.

O ministro esclareceu que, diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do artigo 186 do CC/02 e da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial a conduta parasitária.

Anterioridade
Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.

O relator advertiu, contudo, que a análise de eventual conflito não pode ser feita exclusivamente com base no critério da anterioridade, mas deve levar em consideração o princípio da territorialidade (ligada ao âmbito geográfico) e da especificidade (ligada ao tipo de produto ou serviço). Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

REsp 1.238.041

Os direitos autorais de Euclides da Cunha no Supremo Tribunal Federal

Em 18 de junho de 1964, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em agravo de instrumento, uma importante questão em torno dos direitos autorais da obra de Euclides da Cunha¹. Um neto do famoso escritor brasileiro havia demandado a Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil,reclamando perdas e danos, bem como a apreensão de exemplares então publicados da famosa obra de Euclides da Cunha sobre a Guerra de Canudos. 

Eram membros da sociedade demandada, entre outros, Dom Pedro de Orleans e Bragança e Roberto Marinho. Os herdeiros de Euclides da Cunha alegavam que o autor de Os Sertões falecera em 1909, pelo que, de acordo com a legislação então em vigor, a obra somente cairia no domínio comum em 1969. O agravo foi relatado pelo ministro Luiz Gallotti.

Na origem, deu-se pela procedência da ação, forte o argumento de que não havia autorização dos herdeiros para a confecção da obra. Ao que consta, havia tiragem de pouco mais de cem exemplares. E também se comprovou que um exemplar fora colocado a venda, na Livraria Kosmos. O juiz a quonão determinou a apreensão dos exemplares. No entanto, fixou indenização em favor dos herdeiros de Euclides, a ser paga pelos membros da sociedade demandada. O então Tribunal de Justiça da Guanabara confirmou a decisão.

Dom Pedro de Orleans e Bragança apelou para o Supremo Tribunal Federal argumentando que contava com autorização verbal da viúva de Euclides (Ana de Assis). Além do que, argumentou esse membro da família real, os demais descendentes de Euclides foram procurados, mas não teriam sido encontrados. Insistiu na aplicação do inciso VI do artigo 666 do Código Civil então vigente, que dispunha que não poderia se considerar ofensa ao direito de autor a cópia, feita à mão, de uma obra qualquer, contando que não fosse à venda destinada.

O recurso não prosperou. Comprovou-se que a obra fora produzida em prelos manuais, situação tecnológica que não contemplava a exigência legal, no sentido de que a cópia deveria ser manuscrita, isto é, feita à mão. De fato, os recorrentes buscavam interpretação ampliativa, pretendendo que prelos manuais fosse categoria equiparada a feito à mão. O Supremo valeu-se de doutrina de Carvalho Santos, para quem a regra do inciso VI do artigo 666 do Código Civil amparava, de fato, apenas uma reprodução manuscrita, bem como uma reprodução datilografada. O Supremo também entendeu que a ampliação do uso da datilografia representava circunstância fática decorrente da substituição da escrita manual pelas máquinas de escrever.

Ainda que não pudesse se responsabilizar a sociedade demandada pelo exemplar que fora posto à venda, o Supremo Tribunal Federal não entendeu que prelos manuais e obra feita à mão seriam condições tecnológicas semelhantes ou analógicas, pelo que manteve a condenação da Sociedade dos Cem Bibliófilos do Brasil.

Esse julgado, de importante impacto na jurisprudência dos direito de autor, ainda que construído sob a égide de direito pretérito, registra forte tendência no sentido de se interpretar de modo restritivo e literal regras indicativas de situações excepcionais, nesse importante campo do direito privado.

1 Brasil. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento 29.294-GB.

Empresa é dona de software criado por funcionário programador

Pertence exclusivamente ao empregador todo e qualquer direito sobre programas de computador desenvolvidos pelo funcionário na vigência do contrato de trabalho, exceto se há acordo contrário. Assim entendeu a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) ao negar indenização a um ex-programador de uma empresa gaúcha.

O autor disse que, desde 2001, a empresa se apropriou e vem se beneficiando de um programa que ele criou para gerenciamento. O pedido já havia sido negado pela primeira instância, mas ele tentou derrubar a decisão no TRT-4. 

Tal como o juízo de origem, a 7ª Turma entendeu que o contrato de trabalho não apresentava nenhuma cláusula sobre o tema. Assim, vale o artigo 4º da Lei 9.609/98, que disciplina a proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua comercialização no país.

‘‘Na hipótese dos autos, a descrição da função do autor prevê, dentre outras atividades, a de ‘otimizar o uso de recursos que atendam as políticas de estoques e serviços’. E o reclamante esclareceu que, ao desenvolver o sistema ‘Gerenciamento do MPS’, ele nada mais fez do que, justamente, potencializar o uso de um recurso preexistente na demandada (‘EMS/DataSul’)’’, afirmou o relator do recurso, desembargador Wilson Carvalho Dias. A decisão foi unânime.

Clique aqui para ler o acórdão.

"Uai in Box" não deve imitar rede de comida chinesa

Pedido foi feito pela China in box, alegando que a empresa copia sua marca e suas embalagens.

 

A 1ª câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP determinou que a empresa mineira Uai in Box - que oferece comida da culinária regional - se abstenha de utilizar a expressão "in Box" em todos os ramos de sua apresentação e publicidade. O pedido foi feito pela rede de restaurantes China in Box e atendido pelo relator do processo, desembargador Ênio Santarelli Zuliani.

 

Para o magistrado, o fato de uma empresa apresentar-se como exploradora da comida mineira não permite que ela aproveite os signos da rede que vende comida chinesa. "Embora a requerida tenha introduzido uma expressão que é própria do folclore da gente de Minas (o uai), não se pejou em empregar, para associação de fundo mercantilista, a verdadeira essência da marca distintiva (o in box)".

 

Segundo a rede China in Box, a marca mineira entrega pacotes iguais aos dele configurando prática ilícita. De acordo com a decisão, o que se busca não é dar exclusividade ao nome do país (China), mas, sim, da marca que a autora do processo obteve e que espelha a oferta de alimentos da culinária chinesa em caixas práticas para consumo.

 

De acordo com a decisão, ficaram evidenciadas as violações aos direitos da autora, o que "caracteriza um atentado ao valor patrimonial da marca obtida com a presteza do trabalho desenvolvido, sem contar com o investimento aplicado para que a notoriedade de uma expressão nova obtivesse a notoriedade que distingue o produto China in box".

 

Processo: 0138158-21.2012.8.26.0000

 

142000231006 - CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL - APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - PRESCRIÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - TRESPASSE DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL - VEDAÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO LOCADOR - RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO POR ALUGUÉIS NÃO PAGOS PELO ADQUIRENTE - 1- Observado o prazo de três anos, relativo à pretensão de reparação de danos ( ART. 206, §3º, V, DO CCB ), não há se falar em prescrição. 2- "quando do trespasse do estabelecimento empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente ao adquirente." (ENUNCIADO Nº 234 DA 3ª JORNADA DE DIREITO CIVIL). 3- Isso porque, a cessão da locação depende do consentimento prévio e escrito do locador ( ART. 13 DA LEI Nº 8.245/91 ). 3.1 por isto mesmo, o locatário que aliena o estabelecimento comercial ("VENDE O PONTO") e não notifica a locadora, proprietária do imóvel, continua responsável pelos alugueres impagos pelo adquirente do estabelecimento, máxime considerando-se a existência de cláusula contratual vedando a cessão da locação. 4- Precedente: "evidenciado que a ré efetuou o trespasse do fundo de comércio de imóvel comercial sem a anuência do locador e, existindo cláusula impeditiva no contrato de locação originário, fica mantida a responsabilidade do locatário em arcar com os alugueis e demais encargos locatícios durante o tempo em que permaneceu no imóvel, até a entrega definitiva das chaves." (ACÓRDÃO N.612965, 20110111281915APC, RELATORA NÍDIA CORREA LIMA, 3ª TURMA CÍVEL, DJE 13/09/2012, P. 127). 5- Recurso improvido. (TJDFT - Proc. 20080110763908 - (681735) - Rel. Des. João Egmont - DJe 05.06.2013 - p. 309)

Havendo duplo registro da marca, domínio na internet é de quem chegou primeiro

Quando duas empresas têm direito à utilização de um termo, com os devidos registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o seu uso no domínio de página da internet é garantido àquela que primeiro satisfez as exigências de registro do domínio virtual. Trata-se da aplicação do princípio first come, first served, conforme explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Aurélio Bellizze, relator de um recurso sobre o assunto julgado na Terceira Turma.

No caso, uma empresa de São Paulo ajuizou ação para impedir que outra empresa, de Santa Catarina, continuasse a utilizar uma expressão. Apesar de ser detentora da marca no INPI, a empresa paulista tomou conhecimento de que a outra empresa, no mesmo ramo comercial, utilizava a expressão para nominar sua página na internet.

A empresa catarinense afirmou no processo que utiliza a expressão desde sua constituição, em 1996, com registro na junta comercial. Disse ter depositado pedido de registro de marca no INPI, porém não na mesma classe da empresa paulista. A empresa paulista, apesar de mais recente (constituída em 2001), foi a primeira a depositar o requerimento para utilização da marca. A empresa catarinense sustenta que deve ser mantido seu domínio na internet porque também é detentora de marca depositada, embora em data posterior.

Em primeiro e segundo graus, a ação da firma paulista foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, ela afirmou que, “diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada”. Disse ter ajuizado a ação principalmente por não poder usar sua marca como domínio na rede mundial de computadores.

No julgamento do recurso, o ministro Bellizze ressaltou a importância crescente da proteção aos elementos imateriais da empresa – o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a embalagem (trade dress), que segundo ele constituem importantes elementos de atração do consumidor e de identificação dos produtos e de seus fabricantes.

Regramento diverso

De acordo com Bellizze, o atual sistema de proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento unificado, e cada instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja quanto à forma de obtenção ou quanto ao alcance da proteção.

No caso do nome empresarial (que identifica a pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito territorial – e compete às juntas comerciais –, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166, parágrafo único, do Código Civil de 2002), desde que arquivado pedido em cada uma das juntas comerciais do país.

Já a marca é um sinal distintivo, e seu registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) e a Lei de Registros Empresariais não abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do estabelecimento catarinense.

O ministro esclareceu que, diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do artigo 186 do CC/02 e da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial a conduta parasitária.

Anterioridade

Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.
O relator advertiu, contudo, que a análise de eventual conflito não pode ser feita exclusivamente com base no critério da anterioridade, mas deve levar em consideração o princípio da territorialidade (ligada ao âmbito geográfico) e da especificidade (ligada ao tipo de produto ou serviço).

Marca de pastilhas Tic Tac não pode ser utilizada em biscoitos recheados

A marca Tic Tac pertence à Ferrero do Brasil Indústria Doceira e Alimentar Ltda. e denomina as pastilhas fabricadas pela empresa. A decisão é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento de recursos interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) que autorizou o uso da mesma marca em biscoito recheado produzido pela Indústria de Produtos Alimentícios Cory Ltda. A Turma concluiu que podem existir produtos afins em diferentes classes de produtos. 

O juízo de primeiro grau entendeu que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) agiu corretamente ao indeferir o registro requerido pela Cory, uma vez que a Ferrero já detém o registro da marca nas classes 33.10 e 33.20. A sentença considerou que se trata de segmentos mercadológicos afins, com possibilidade de risco de confusão para o consumidor.  

Fundamentado no princípio da especialidade, o TRF3 reformou a sentença e anulou o ato do INPI que indeferiu o pedido da Cory. O tribunal entendeu que não há risco de confusão no mercado, pois as embalagens são suficientes para a distinção dos produtos comercializados pelas partes.  

A Ferrero e o INPI recorreram ao STJ sustentando, entre outros pontos, que o acórdão violou a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). 

Produtos afins 

Em seu voto, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino concluiu que o indeferimento do pedido de registro da marca Tic Tac feito pela Cory deve ser mantido, uma vez que a norma prevista no artigo 124, XIX, da Lei 9.279 é expressa ao proibir o registro, como marca, de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". 

O relator reconheceu que os produtos comercializados pelas partes não são semelhantes ou idênticos, “já que não se podem confundir balas e biscoitos recheados”. Entretanto, ele entendeu que esses produtos devem ser considerados afins, porque se inserem no mesmo nicho comercial, visam público consumidor semelhante e utilizam os mesmos canais de comercialização. 

Segundo Sanseverino, o princípio da especialidade dispõe que o titular de uma marca apenas tem garantido o direito à sua exclusiva utilização dentro de uma mesma classe de produtos; contudo, a Classificação Internacional de Produtos e de Serviços não configura tabela rígida e estanque de classes, servindo apenas como um parâmetro inicial do amplo e crescente espectro de produtos e de serviços negociados no mercado de consumo. 

Associação de marcas 

“Mesmo que dois produtos sejam enquadrados em classes distintas, eles podem ter uma relação especial de afinidade que justifique a expansão da proteção à marca para além dos limites de sua classe”, afirmou. 

Para o ministro, no caso julgado, o risco não é de confusão de produtos, já que ninguém compraria biscoitos pensando tratar-se de balas, mas de associação das marcas. Para ele, é perfeitamente razoável supor que o consumidor de pastilhas Tic Tac, ao deparar com biscoitos Tic Tac, imagine serem do mesmo fabricante. 

“A identificação do produto com uma marca já registrada, ainda que pertencente a outra classe, pode ser interpretada, em uma hipótese como a presente, como uma expansão da linha de produtos do fabricante”, disse o relator ao acolher os recursos e reformar o acórdão do TRF3. A decisão foi unânime. 

Leia o voto do relator.

Processos: REsp 1340933