Apenas critério de anterioridade de nome empresarial não anula registro de marca

O critério de anterioridade do nome empresarial, isoladamente, não é suficiente para anular o registro de uma marca, ainda mais quando as empresas homônimas atuam em ramos diferentes, e a autora da ação tem apenas a proteção estadual da marca.

Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou recurso movido por uma empresa de chocolates de Santa Catarina para impedir outra companhia, de São Paulo, que atua no setor de carnes e laticínios, de usar o nome Franz como marca.

A relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que ambas as empresas, recorrida e recorrente, atuam em segmentos alimentícios diferentes e deve ser aplicado ao caso o princípio da especialidade, segundo o qual marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir, desde que identifiquem produtos suficientemente distintos e insuscetíveis de provocar confusão ou associação.

“A firme orientação desta corte é no sentido de que a proibição legal contida no artigo 124, V, da Lei 9.279/1996 deve ser interpretada à luz do artigo 1.166 do Código Civil, de modo que o nome empresarial anterior somente poderá impedir o uso ou registro de marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo de atividade se houver coincidência no tocante ao âmbito geográfico de exploração das atividades ou se o nome empresarial anterior houver sido estendido para todo o território nacional”, destacou a ministra.

Desde a sua fundação, em 1995, a empresa catarinense utiliza o nome Franz, em alusão ao seu fundador. A empresa buscou anular o registro da marca Franz Alimentos, de titularidade de empresa que também possui um sócio com sobrenome Franz, constituída em 1996 e que teve os registros da marca Franz Alimentos concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) em 2007.

No acórdão recorrido, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região salientou que, ao contrário da marca, o nome empresarial, em regra, não tem proteção nacional, limitando-se ao estado onde se efetuou o arquivamento dos atos constitutivos da empresa.

Consequentemente, continuou a corte, apenas o critério cronológico não é suficiente, tendo em vista que a autora não estendeu a proteção de seu nome territorialmente a todo o país. No STJ, Nancy Andrighi explicou que antiga jurisprudência da corte adotava o entendimento de que apenas o critério de anterioridade seria suficiente para o impedimento de registro de marca idêntica ou semelhante.

Entretanto, afirmou, essa concepção deixou de prevalecer no tribunal, especialmente após o artigo 1.166 do Código Civil de 2002 entrar em vigor. O dispositivo assegura exclusividade para uso do nome empresarial somente nos limites do estado em que foi registrado.

A relatora destacou ainda que não há aproveitamento parasitário de quaisquer das partes, visto que as litigantes convivem harmoniosamente desde as suas respectivas constituições sem que se tenha notícia de confusão entre os consumidores. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

Clique aqui para ler o acórdão.
REsp 1.673.450

Revista Consultor Jurídico, 10 de novembro de 2017, 14h30

Registro de nome de uso comum só protege empresário em seu nicho, diz TJ-RS

Por Jomar Martins

Expressão comum, nos dias atuais, não pode ser registrada como marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), diz o inciso VI do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial. Mas se o registro foi feito antes da sanção da lei, ele vale apenas para o nicho de mercado do registrante.

Foi o que decidiu a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao aceitar Apelação de um hotel, condenado em processo movido por uma rede de restaurantes de Campinas (SP) por se utilizar da expressão ‘‘Al -Manara’’ na identificação comercial de seu estabelecimento. Segundo os autos, ambos os estabelecimentos coexistem lado a lado, no Centro da cidade de São Borja (RS). A expressão ‘‘al manara’’ vem do árabe, significa ‘‘lugar iluminado’’ e é conhecida desde o ano 328 antes de Cristo.

Para o relator da Apelação, juiz convocado Alex Gonzalez Custódio, a rede de restaurantes não tem direito ao uso exclusivo desta expressão, embora tenha feito o registro no Inpi. Assim, não pode impedir que outro empresário a utilize para identificar o seu negócio. Afinal, todas as demais atividades que levam o nome ‘‘almanara’’, não sendo restaurantes e afins, não concorrem com a rede paulista.

Segundo o relator, o TJ-RS já se manifestou sobre a mitigação da proteção da propriedade industrial em relação a marcas que constituam expressão de uso comum. O mesmo caminho seguiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.315.621.

"A parte autora atua com excesso e abuso de direito no exercício do direito de uso da expressão de uso comum de todo povo de origem árabe, sendo, por isso, inapropriável com exclusividade, ainda que registrada como marca", escreveu, no voto, o relator. A decisão que derrubou a sentença foi seguida por unanimidade no colegiado.

Sentença procedente

Em primeira instância, o juiz Frederico Menegaz Conrado determinou a abstenção do uso da marca ‘‘Almanara’’ de forma empresarial, como nome fantasia, razão social, título de estabelecimento ou outra forma, inclusive em material impresso, propaganda, documentos etc. Em caso de desobediência, determinou a aplicação de multa diária no valor de R$ 1 mil.

Nos fundamentos da sentença, citou as disposições do artigo 129 da Lei 9.279/96, que diz: "A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao seu titular uso exclusivo em todo o território nacional". Portanto, os direitos de propriedade e de uso exclusivo de marca decorrem de seu registro válido no Inpi. E, no caso concreto, a parte autora provou, por documentos, que possui propriedade e uso exclusivo da marca ‘‘Almanara’’ desde 1976.

Conforme o julgador, mesmo que a ré afirme que atua somente no ramo hoteleiro, é de conhecimento notório da população de São Borja que, ao lado do hotel requerido, há um restaurante de mesmo nome comercial, cuja publicidade ocorre de forma conjunta. Isso faz crer, aos olhos do consumidor local, que trata-se de um único empreendimento, o que não é verdade. Assim, fica evidente que há a utilização do nome “Almanara” também no mesmo ramo da empresa autora.

‘‘Portanto, a conclusão é que a requerida está utilizando indevidamente a marca ‘Almanara’, em desatento à exclusividade da parte autora conforme demonstrado pelo registro no Inpi. Frise-se que, apesar da distância e da improbabilidade de confusão entre os consumidores, quer pelo tipo de serviço prestado, quer pelo próprio logotipo das empresas, quem efetivamente detém a propriedade da marca ‘Almanara’ é a autora. Nesse sentido, a autora deverá ter seu direito resguardado, principalmente tendo em vista que apresenta pretensões de expansão, com possibilidades de abertura de franquias em outros estados do Brasil’’, finalizou a sentença.

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Processo 030/1.13.0001721-0

Empresa é condenada por usar marca semelhante à de concorrente

A empresa Freeart Seral foi condenada a parar de utilizar a marca Free Art, cuja titularidade pertence a uma concorrente. A decisão é da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que reformou a sentença de primeira instância.

Os proprietários da empresa Free Art Indústria e Comércio entraram com uma ação contra a Freeart Seral, alegando serem titulares da marca Free Art, pois registraram o nome e a marca, em dezembro de 2002, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). A empresa atua no mercado de fabricação de móveis para instalações comerciais, tais como gôndolas, expositores, vitrines, balcões secos e refrigerados, e alegou que a outra firma, que comercializa produtos semelhantes, vem utilizando-se há vários anos indevidamente da marca.

Eles pediram na ação que a concorrente parasse de utilizar a marca Free Art em qualquer programa ou informe publicitário, inclusive na internet. Além disso, requereram o recolhimento dos materiais que já estavam em circulação e o pagamento de indenização pelo uso indevido da marca.

Em sua defesa, a Freeart Seral alegou que atua em ramo empresarial diferente e que, apesar de o nome ser parecido com o da outra empresa, as marcas não são idênticas, pois diferem na grafia, na cor e no formato das letras.

Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. O juiz entendeu que não há semelhança na cor, no formato, no desenho e na grafia das marcas. Além disso, as empresas ficam em localidades diferentes - a Free Art Indústria e Comércio fica em Contagem/MG, e a Freeart Seral tem sua sede em Jaguariúna/SP -, o que possibilita que ambas existam no mercado.

A empresa autora recorreu da decisão, afirmando que ficou caracterizada a irregularidade no uso da marca e que sempre foi detentora do uso exclusivo do nome.

O relator do recurso, desembargador Newton Teixeira Carvalho, disse que ficou comprovado que a autora registrou a marca Free Art antes da Freeart Seral. O magistrado entendeu que a confusão entre as empresas ficou evidenciada, pois a autora recebeu documentos confidenciais da Freeart Seral por engano, assim como alguns clientes faziam pedidos para uma empresa, achando que eram para a outra.

O desembargador determinou que a Freeart Seral se abstenha de utilizar o nome Free Art em qualquer meio e altere suas expressões de identificação pública no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 100. Com relação aos danos materiais, o relator determinou que deverão ser apurados na fase de liquidação da sentença, quando a empresa deverá comprovar efetivamente os prejuízos sofridos.

Os desembargadores Alberto Henrique e Rogério Medeiros votaram de acordo com o relator.

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Ministério não pode negar registro de produto se similar tem permissão de venda

O Ministério de Agricultura não pode negar registro a um tipo de produto que vem sendo comercializado por outras empresas. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao confirmar sentença que proibiu o ministério de vedar o registro da mortadela armazenada em temperatura ambiente, produzida por uma indústria de alimentos sediada em Cambé (PR).

A agroindústria ajuizou ação contra a União após ter o registro do seu produto negado, alegando que o órgão federal está fazendo distinção entre empresas.

O ministério argumentou que a negativa ocorreu porque estão sendo feitos estudos para comprovar se a mortadela conservável em temperatura ambiente não é prejudicial ao consumo humano, salientando que novos registros estão sendo negados até a conclusão da pesquisa. O juízo de origem deu razão à empresa do Paraná, e a sentença foi remetida ao TRF-4 para o necessário reexame, como manda o Código de Processo Civil.

Para a relatora do processo na 4ª Turma, desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha, o ministério errou na falta de coerência e motivação. A seu ver, se não existem dados seguros que comprovem que o consumo de mortadela armazenada em temperatura ambiente não prejudica a saúde humana, a medida justificável seria a suspensão por completo da produção e comercialização do produto, com o que denotaria efetiva preocupação com a saúde pública.

‘‘No momento em que o Mapa delibera que, a partir de dezembro de 2012 e até a finalização de estudos, ficam vedadas novas autorizações de registro, mas permite que as empresas que tenham registro obtido anteriormente a essa data continuem a fabricar e vender o produto em questão, está sendo criada distinção sem justificativa plausível, incorrendo o ato, neste ponto, em violação aos princípios da motivação e razoabilidade do ato administrativo (adequação e pertinência entre a situação fática e a solução administrativa adotada) e, inclusive, aos princípios constitucionais da igualdade e da livre concorrência (artigos 3º, inciso IV, e 170, inciso IV, ambos da Constituição da República de 1988)’’, registrou no acórdão, lavrado na sessão do dia 22 de março. Com informações da Assessoria de Imprensa do TRF-4.

Reexame Necessário 5006463-42.2015.4.04.7001/PR

Microempresa de móveis pode usar marca mundial de relógio

Uma microempresa que comercializa móveis planejados pode continuar usando o nome Omega. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso da fabricante mundial de relógios, que queria exclusividade no uso da marca. 

O ministro Villas Bôas Cueva, relator do caso, observou que o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) negou a qualificação jurídica de alto renome à marca Omega.

Ele destacou que a jurisprudência do STJ é firme em declarar que o Poder Judiciário não pode substituir o INPI na sua função administrativa típica de avaliar o atendimento aos critérios normativos essenciais à caracterização do alto renome de uma marca, tendo em vista o princípio da separação dos poderes.

Alteração legal

A ação original foi ajuizada pela Omega S/A contra o INPI com o objetivo de anular o registro concedido em 1997 pela autarquia à microempresa Omega Comércio e Indústria de Móveis Ltda.

A empresa informou no processo que pertence ao grupo econômico The Swatch Group, internacionalmente reconhecido por fabricar relógios de alto padrão de qualidade. Alegou que o signo Omega, registrado em Paris, em 1964, foi reconhecido como marca notória segundo as regras da Lei 5.772/71, que regulou a propriedade industrial no Brasil até 1996.

A Lei 9.279/96, no artigo 233, aboliu o registro de marca notória e passou a adotar o critério de alto renome, conforme prevê o artigo 125. A defesa argumenta que esse dispositivo, que garante proteção à marca de alto renome em todos os ramos de atividade, teria sido violado.

O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o signo Omega não pode ser considerado uma exceção ao princípio da especialidade a ponto de impedir que terceiros façam uso dele e que tal signo é classificado como marca fraca, não protegida pelo referido artigo 125.

A decisão acabou sendo mantida pela turma, mas por outro fundamento. Leia o acórdão.

Em duplo registro da marca, domínio na internet é de quem chegouprimeiro

Quando duas empresas têm direito à utilização de um termo, com os devidos registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o seu uso no domínio de página da internet é garantido àquela que primeiro satisfez as exigências de registro do domínio virtual. Trata-se da aplicação do princípio first come, first served, conforme explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça Marco Aurélio Bellizze, relator de um recurso sobre o assunto julgado na 3ª Turma.

No caso, uma empresa de São Paulo ajuizou ação para impedir que outra empresa, de Santa Catarina, continuasse a utilizar uma expressão. Apesar de ser detentora da marca no INPI, a empresa paulista tomou conhecimento de que a outra empresa, no mesmo ramo comercial, utilizava a expressão para nominar sua página na internet.

A empresa catarinense afirmou no processo que utiliza a expressão desde sua constituição, em 1996, com registro na junta comercial. Disse ter depositado pedido de registro de marca no INPI, porém não na mesma classe da empresa paulista. A empresa paulista, apesar de mais recente (constituída em 2001), foi a primeira a depositar o requerimento para utilização da marca. A empresa catarinense sustenta que deve ser mantido seu domínio na internet porque também é detentora de marca depositada, embora em data posterior.

Em primeiro e segundo graus, a ação da firma paulista foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, a empresa afirmou que, “diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada”. Disse ter ajuizado a ação principalmente por não poder usar sua marca como domínio na rede mundial de computadores.

No julgamento do recurso, o ministro Bellizze ressaltou a importância crescente da proteção aos elementos imateriais da empresa — o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a embalagem (trade dress), que segundo ele constituem importantes elementos de atração do consumidor e de identificação dos produtos e de seus fabricantes.

Regramento diverso
De acordo com Bellizze, o atual sistema de proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento unificado, e cada instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja quanto à forma de obtenção ou quanto ao alcance da proteção.

No caso do nome empresarial (que identifica a pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito territorial — e compete às juntas comerciais —, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166, parágrafo único, do Código Civil de 2002), desde que arquivado pedido em cada uma das juntas comerciais do país.

Já a marca é um sinal distintivo, e seu registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) e a Lei de Registros Empresariais não abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do estabelecimento catarinense.

O ministro esclareceu que, diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do artigo 186 do CC/02 e da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial a conduta parasitária.

Anterioridade
Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.

O relator advertiu, contudo, que a análise de eventual conflito não pode ser feita exclusivamente com base no critério da anterioridade, mas deve levar em consideração o princípio da territorialidade (ligada ao âmbito geográfico) e da especificidade (ligada ao tipo de produto ou serviço). Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

REsp 1.238.041

"Uai in Box" não deve imitar rede de comida chinesa

Pedido foi feito pela China in box, alegando que a empresa copia sua marca e suas embalagens.

 

A 1ª câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP determinou que a empresa mineira Uai in Box - que oferece comida da culinária regional - se abstenha de utilizar a expressão "in Box" em todos os ramos de sua apresentação e publicidade. O pedido foi feito pela rede de restaurantes China in Box e atendido pelo relator do processo, desembargador Ênio Santarelli Zuliani.

 

Para o magistrado, o fato de uma empresa apresentar-se como exploradora da comida mineira não permite que ela aproveite os signos da rede que vende comida chinesa. "Embora a requerida tenha introduzido uma expressão que é própria do folclore da gente de Minas (o uai), não se pejou em empregar, para associação de fundo mercantilista, a verdadeira essência da marca distintiva (o in box)".

 

Segundo a rede China in Box, a marca mineira entrega pacotes iguais aos dele configurando prática ilícita. De acordo com a decisão, o que se busca não é dar exclusividade ao nome do país (China), mas, sim, da marca que a autora do processo obteve e que espelha a oferta de alimentos da culinária chinesa em caixas práticas para consumo.

 

De acordo com a decisão, ficaram evidenciadas as violações aos direitos da autora, o que "caracteriza um atentado ao valor patrimonial da marca obtida com a presteza do trabalho desenvolvido, sem contar com o investimento aplicado para que a notoriedade de uma expressão nova obtivesse a notoriedade que distingue o produto China in box".

 

Processo: 0138158-21.2012.8.26.0000

 

Havendo duplo registro da marca, domínio na internet é de quem chegou primeiro

Quando duas empresas têm direito à utilização de um termo, com os devidos registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o seu uso no domínio de página da internet é garantido àquela que primeiro satisfez as exigências de registro do domínio virtual. Trata-se da aplicação do princípio first come, first served, conforme explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Aurélio Bellizze, relator de um recurso sobre o assunto julgado na Terceira Turma.

No caso, uma empresa de São Paulo ajuizou ação para impedir que outra empresa, de Santa Catarina, continuasse a utilizar uma expressão. Apesar de ser detentora da marca no INPI, a empresa paulista tomou conhecimento de que a outra empresa, no mesmo ramo comercial, utilizava a expressão para nominar sua página na internet.

A empresa catarinense afirmou no processo que utiliza a expressão desde sua constituição, em 1996, com registro na junta comercial. Disse ter depositado pedido de registro de marca no INPI, porém não na mesma classe da empresa paulista. A empresa paulista, apesar de mais recente (constituída em 2001), foi a primeira a depositar o requerimento para utilização da marca. A empresa catarinense sustenta que deve ser mantido seu domínio na internet porque também é detentora de marca depositada, embora em data posterior.

Em primeiro e segundo graus, a ação da firma paulista foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, ela afirmou que, “diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada”. Disse ter ajuizado a ação principalmente por não poder usar sua marca como domínio na rede mundial de computadores.

No julgamento do recurso, o ministro Bellizze ressaltou a importância crescente da proteção aos elementos imateriais da empresa – o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a embalagem (trade dress), que segundo ele constituem importantes elementos de atração do consumidor e de identificação dos produtos e de seus fabricantes.

Regramento diverso

De acordo com Bellizze, o atual sistema de proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento unificado, e cada instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja quanto à forma de obtenção ou quanto ao alcance da proteção.

No caso do nome empresarial (que identifica a pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito territorial – e compete às juntas comerciais –, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166, parágrafo único, do Código Civil de 2002), desde que arquivado pedido em cada uma das juntas comerciais do país.

Já a marca é um sinal distintivo, e seu registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) e a Lei de Registros Empresariais não abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do estabelecimento catarinense.

O ministro esclareceu que, diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do artigo 186 do CC/02 e da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial a conduta parasitária.

Anterioridade

Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.
O relator advertiu, contudo, que a análise de eventual conflito não pode ser feita exclusivamente com base no critério da anterioridade, mas deve levar em consideração o princípio da territorialidade (ligada ao âmbito geográfico) e da especificidade (ligada ao tipo de produto ou serviço).

Jurisprudências trespasse e nome empresarial

Ementário- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - 2013
142000211692 - APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - EMPRESARIAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - INCLUSÃO POSTERIOR NO POLO ATIVO - MATÉRIA COMUM - CARÁTER PREJUDICIAL DA DEFESA PARA A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - Ampla defesa e duplo grau de jurisdição atendidos. Aplicação dos princípios do pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas. Contrato de trespasse. Despesa de transferência de estabelecimento comercial. Shopping center. Responsabilidade dos adquirentes. Previsão contratual expressa. Débitos posteriores á transferência. A inclusão posterior no polo ativo dos embargos do devedor, de executada não constante da inicial, não importa em nulidade quando, respeitado os postulados da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, a questão em debate nos embargos, comum a ambas as partes e prejudicial para a execução, deve aproveitar a todos os executados. Não havendo prejuízo, não há nulidade (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF), devendo os atos processuais já praticados serem preservados, em virtude do princípio da instrumentalidade das formas. Havendo no contrato de trespasse cláusula contratual expressa sobre a responsabilidade das adquirentes perante a administração do shopping center, eventual despesa de transferência de titularidade por este cobrada fica a cargo daquelas. No trespasse, apenas os débitos anteriores à transferência e que não foram contabilizados ficam a cargo do alienante ( ART. 1.146 DO CÓDIGO CIVIL ). Assim, por interpretação a contrario sensu do citado artigo, resta evidente que as despesas posteriores são de incumbência dos adquirentes, independente de ajuste, por se tratar a norma de disposição cogente. (TJDFT - AC 20120110711327 - (657384) - Relª Desª Carmelita Brasil - DJe 01.03.2013 - p. 118)

Ementário- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - 2013
142000243273 - APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO MERCANTIL - TRESPASSE - AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO - ART. 1.146 DO CC - APLICAÇÃO PARA TERCEIROS DE BOA-FÉ - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NÃO APLICAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DO REPASSE DOS CRÉDITOS - JUROS DE MORA TERMO INICIAL - Data do vencimento de cada obrigação positiva e líquida. Art. 397 do cc . 1- Não há que se falar em nulidade do contrato de compra e venda mercantil pela falta de assinatura do sócio majoritário, uma vez que sua conduta de transferir 95% das cotas da sociedade ao autor/apelado demonstra que concordou com a venda do estabelecimento. 2- O art. 1.146 do código civil aplica-se nas relações obrigacionais com terceiros que tenham contratado com a sociedade titular do estabelecimento objeto do contrato de trespasse. No caso em questão, discute-se a relação apenas das partes contratantes do trespasse, motivo pelo qual aplica-se o contrato firmado entre as partes. 3- O autor/apelado, apesar de não ter cumprido com a sua obrigação, cumpriu com boa parte da obrigação que cabia à ré/apelante para que a atividade empresarial não fosse interrompida. Assim, em atenção à proporcionalidade e boa-fé objetiva não se deve admitir a exceção de contrato não cumprido no caso em questão. 4- Não cabe à ré o pagamento de despesas não pleiteadas na inicial ou não imputadas a si no contrato firmado entre as partes. 5- Os juros de mora das obrigações positivas, líquidas e que possuem termo certo devem incidir desde o vencimento de cada uma ( CC 397 ). 6- Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se parcial provimento ao apelo adesivo do autor. (TJDFT - AC 20090111442580 - (698315) - Rel. Des. Sérgio Rocha - DJe 02.08.2013 - p. 84)

Ementário- Tribunal de Justiça do Ceará - 2010
141000006072 - EMPRESARIAL - NOME COMERCIAL - REGISTRO - PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E EXCLUSIVIDADE - ATIVIDADES SEMELHANTES - IDENTIFICAÇÃO PRÓPRIA - USO DESAUTORIZADO - PROTEÇÃO LEGAL - LEI Nº 8.934/1994 , ARTS. 33 E 35, - 1- A controvérsia a ser dirimida nos presentes autos diz respeito a questionamento sobre a semelhança do nome comercial das empresas "POLITEC Comércio e Refrigeração Ltda." E "POLY-TEC Comércio e Representação Ltda.". 2- No presente caso, existe uma nítida semelhança entre o nome comercial das duas empresas litigantes, comprometendo seu caráter individualizador, violando os arts. 33 e 35, V, da Lei nº 8.934/1994 que albergam o princípio da exclusividade do uso de marca. 3- A proteção ao nome comercial se destina a tutelar dois interesses distintos, a saber: de um lado, a preservação da clientela; De outro, a preservação do crédito. Desta forma, tal proteção só se justifica se as empresas atuarem em ramos de atividade idênticos ou similares, o que é p caso dos autos. 4- Como a empresa "POLITEC Comércio e Refrigeração Ltda." Procedeu o arquivamento do ato constitutivo e o registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial em primeiro lugar, tem ela direito ao uso do nome comercial de modo exclusivo - Apelação conhecida e desprovida - Sentença mantida - Unânime. (TJCE - Ap 20598-65.2002.8.06.0000/0 - 4ª C.Cív. - Relª Desª Maria Iracema do Vale Holanda - DJe 25.05.2010 - p. 22)

Ementário- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - 2014
142000327832 - DIREITO CIVIL - CONTRATODE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO - INDISPONIBILIZAÇÃO DO PONTO COMERCIAL - EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOME DE TERCEIRO - OMISSÃO - MÁ FÉ - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - COBRANÇA - IMPROCEDÊNCIA - INADIMPLEMENTO DO AUTOR - RECONVENÇÃO - COBRANÇA EXCESSIVA - ART. 940 DO CC/02 - INAPLICABILIDADE - I- Para configurar o trespasse, é indispensável a entrega do estabelecimento, assim compreendido a universalidade de bens indispensáveis a continuidade da atividade empresarial, nela incluído o ponto comercial, livre e desembaraçado. Ii ? decretada a resolução do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, assistindo aos compradores o direito de obter a restituição de toda a quantia paga. A condenação à devolução dos valores pagos, no entanto, não pode ultrapassar a importância requerida pela parte autora, em razão do princípio da congruência e adstrição, esculpido no art. 460 do CPC . Iii ? incabível a cobrança fundada em cheques emitidos para o pagamento da aquisição de fundo de comércio da empresa se foram os representantes legais desta quem deu causa ao inadimplemento do contrato. V ? para a incidência da penalidade prevista no art. 940, segunda parte, do Código Civil , deve-se demonstrar a ocorrência do excesso e do dolo na cobrança judicial. Vi ? não correspondendo o título a uma obrigação exigível, deve-se dar procedência aos embargos, para declarar a nulidade da execução, nos termos do art. 618, I, do CPC . Vii ? deu-se parcial provimento aos recursos. (TJDFT - Proc. 20090111418007 - (807075) - Rel. Des. José Divino de Oliveira - DJe 29.07.2014 - p. 322)

O Caso Cielo x Cielo

Rodrigo Aparecido Coutinho[1]

Em 23 de novembro de 1995, a reunião entre a Visa International, o Bradesco, o Banco do Brasil, o Banco Nacional e o Banco ABN Amro Real resultou na constituição da companhia denominada “Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (CBMP)”.  Utilizou, naquela época, o nome fantasia “Visanet”. A empresa cresceu, alcançando patamar elevado em âmbito nacional. Até tal momento, cada banco produzia marketing específico relacionado a seu cartão emitido em conjunto com a Visa. Com a criação da Visanet, unificando e desenvolvendo soluções de captura, trazendo também maior liquidez financeira.[I] Em 26 de junho de 2009, entra no Mercado BOVESPA, realizando a maior oferta pública inicial de ações da história do Brasil até então, totalmente secundária, a qual alcançou o total de R$ 8.397.208.920,00.[II]

Há de se levar em conta a seguinte questão: O que levaria uma empresa de grande porte, detentora de boa parte das operações relativas a crédito no Brasil, a alterar sua marca, aquilo que facilmente a identifica perante a população?

É relevante informar que, em 2008, o nadador César Cielo conquistou o ouro nas olimpíadas de Pequim, elevando seu nome nacional e internacionalmente. Haja vista, o presidente da empresa, Rômulo de Mello Dias, em entrevista a Isto é Dinheiro, após a transição do nome Visanet para Cielo (transição ocorrida pois em agosto de 2009 o MJ decidiu que a Visanet não poderia ter exclusividade em transações com a bandeira Visa), diz que “ o nadador simboliza a ideia de que não há limites para o crescimento"[III].

Ao contratar o nadador em 2009, acordou-se que a empresa, ainda denominada Visanet, poderia utilizar a imagem do nadador, mas nada expresso a respeito de seu sobrenome. Entretanto, segundo a empresa nos autos do processo n° 2012.51.01.031360-6 [IV], a empresa já havia registrado a marca no INPI antes do referido contrato. A empresa ré argumenta “que o signo CIELO é palavra dicionarizada nos idiomas espanhol e italiano, e que teria sido escolhido dentro de uma estratégia empresarial, para marcar o início de uma nova fase nos negócios, visando traduzir a ideia de que o céu seria o limite para a empresa”.

Na acepção da juíza Márcia Maria Nunes de Barros:

Se não tivesse atrelado a sua nova marca ao atleta, a empresa ré poderia defender a tese de que escolheu o signo Cielo por causa do significado nos idiomas espanhol e italiano. Mas ela inequivocamente o fez, e deve arcar com os ônus de sua imprudente escolha.

[...]No primeiro comercial de propaganda da nova marca, a empresa ré reconhece mais do que expressamente a notoriedade do patronímico [sobrenome] do nadador. No filme, o desempenho do autor é comparado com o das máquinas da empresa.

[...]É desimportante o tamanho que a empresa ré assumiu no mercado atual, ou que o signo Cielo, na atualidade, tenha eventualmente se desvinculado do nome do nadador. [V]

Ela utilizou como base o art. 124, inciso XV da Lei de Propriedade Industrial, que proíbe o registro como marca de “nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores” (Grifo nosso).[VI]

Para Carlos Alberto Bittar:

O nome e outros sinais identificados da pessoa são os elementos básicos de associação de que dispõe o público em geral para o relacionamento normal, nos diversos núcleos possíveis: familiar; sucessório; negocial; comercial e outros. Cumpre, aliás, duas funções essenciais: a de permitir a individualização da pessoa e a de evitar a confusão com outra. Possibilita seja a pessoa imediatamente lembrada, mesmo em sua ausência e a longas distâncias. [VII]

Por conseguinte, relevante é o pensamento de Newton Silveira, onde:

Como elemento identificador da atividade ‘aziendal’, todos os sinais usados pelo empresário devem receber a mesma tutela contra a concorrência desleal, independentemente de sua especialização em signos do empresário, do estabelecimento ou do produto ou serviço.[VIII]

A empresa diz que irá recorrer, pois acredita ser possível a reversão da decisão no Tribunal Regional Federal. Além da multa diária de R$ 50 mil, a Cielo tem 180 dias, conforme a sentença, para alterar a marca. Na contestação do INPI, o órgão sustenta improcedência do pedido autoral, em fls 849, dizendo que:

O signo CIELO é palavra encontrada nos idiomas espanhol e italiano, que tem como principais significados céu, firmamento, atmosfera terrestre, parte superior de um ambiente fechado, e, em sentido figurativo, paraíso; muito embora seja o patronímico do atleta autor, o signo CIELO faz parte da denominação social e nome de fantasia tanto da empresa autora quanto da empresa ré, compondo ainda diversos registros de marcas de diferentes titulares, que convivem pacificamente no mercado [...][IX]

 Em resumo, há de ressaltar que a empresa Cielo não havia colhido uma declaração do atleta a respeito da utilização de seu nome, configurando descumprimento ao disposto no art. 124, inciso XV da Lei de Propriedade Industrial, conforme a decisão da MM.ª Juíza. 

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[1] Acadêmico do 2° ano de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná.

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[I] Disponível em https://www.cielo.com.br/VOL/portals/visaNetPub.portal?_nfpb=true&_pageLael=aVisa netHistoriaPage. Acesso em 29 de março de 2015.

[II] Disponível em  http://cielo.riweb.com.br/show.aspx?idCanal=aHNwI5dbRRF1veQXubq+gQ==. . Acesso em 29 de março de 2015.

[III] Disponível em http://www.terra.com.br/istoedinheiro-temp/edicoes/632/imprime156158.htm. Acesso em 29 de março de 2015.

[IV] Disponível em  http://s.conjur.com.br/dl/sentenca-cielo.pdf. Acesso em 29 de março de 2015.

[V] Disponível em http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/10/art20141015-01.pdf. Acesso em 29 de março de 2015.

[VI] Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em 29 de março de 2015.

[VII] Os direitos da personalidade, 1ª ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. p. 120

[VIII] Licença de uso de marca e outros sinais distintivos. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 15.

[IX] Disponível em http://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/10/art20141015-01.pdf. Acesso em 29 de março de 2015.