Autora: Milena Manzano
MARCA É QUALQUER
FIGURA, NOME OU SÍMBOLO QUE POSSA SER IDENTIFICADO VISUALMENTE. A marca poderá ser registrada quando o sinal for
distintivo (capaz de diferenciar um produto ou serviço de outro semelhante) e
visualmente perceptível (facilmente identificado por meio da visão).
Origem
– Marcos Evolutivos
Antiguidade:
o produtor já buscava especificar, de maneira característica, sua produção,
principalmente artística. Não era uma espécie de marca no conceito atual do
termo, mas sim uma forma de garantia a propriedade sob aquilo que havia sido
produzido por determinado indivíduo.
Idade
Média: era obrigatória a utilização de marcas figuradas que serviam para
atestar a conformidade dos produtos com os tipos regulamentares.
1560:
Surge o primeiro conceito jurídico de marca, instituído pelo jurista Bartolo.
Nos
tempos modernos, mais especificamente 1803: surge na França uma legislação
especial, responsável por até mesmo estabelecer de que forma seria realizado o
registro de determinada marca.
No
Brasil, somente na Constituição de 1891 houve garantias específicas quanto ao
direito às marcas.
Por
fim, o atual texto constitucional de 1988, no art. 5 °, inciso XXIX, estabelece:
"a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos,
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico
do País".
A
lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996 é responsável por, atualmente, regular
direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, o qual disciplina de
forma mais específica nos artigos 122-175 as garantias à propriedade da marca e
o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro, para distinguir seus
produtos, mercadorias ou serviços de outros idênticos ou semelhantes, na classe
correspondente à sua atividade.
Sistemas legislativos quanto
ao registro das marcas:
·
Declarativo: o registro apenas declara o
direito de propriedade da marca. Seria conforme Roubier, professor da Faculdade
de Direito de Lion afirmava: “a propriedade da marca pertence ao primeiro
ocupante, isto é, àquele que dela fez o primeiro uso”.
·
Atributivo/Constitutivo: o registro e não a
ocupação ou uso anterior, é que constitui o direito à propriedade da marca,
sendo titular do direito à propriedade da marca o primeiro a registrá-la.
Art.
129 (Lei n. 9.279, de 14-5-1996): A propriedade da marca adquire-se pelo
registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo
assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional,
observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147
e 148.
§ 1º Toda pessoa que, de boa
fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis)
meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou
serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
O art. 123 da Lei da Propriedade Industrial
estabelece as CATEGORIAS DE MARCAS:
·
Marca de produto
ou de serviço: é utilizada para proporcionar aos
consumidores a distinção de um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante
ou afim, mas que fora fabricado por produtores diferentes.
·
Marca de
certificação: É utilizada para atestar a conformidade de um produto ou
serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto
à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Só poderá
ser requerido por pessoa sem interesse direto no produto ou serviço atestado.
EX:
ISO 9001, INMETRO
·
Marca coletiva: Sua
função é permitir que uma entidade possua uma marca para identificar os
produtos comercializados ou os serviços prestados pelas pessoas a ela
vinculados. Associações ou cooperativas podem ser consideradas entidades
legitimadas a obter o registro de uma marca coletiva, o que evita a necessidade
de cada associado ou cooperado ter de manter sua própria marca com todas as
implicações financeiras e burocráticas existentes.
Ex: Cooperativa
Agroindustrial Consolata (COPACOL), que trabalha com as atividades de
agricultura, avicultura, psicultura, bovinocultura de leite e indústria de
esmagadora de soja. Nesse caso, portanto, um produtor, por exemplo, de aves não
precisaria ter uma marca própria, podendo ele utilizar a Cooperativa em questão
para entregar sua produção e esta então, industrializar e comercializar este
produto. Além disso, a COPACOL possui marcas de certificações ISO 9001, BRC –
que estabelece padrões a respeito de Produtos Alimentícios e APPCC/HACCP –
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Essas certificações são
necessárias, posto que os produtos da Copacol são mandados para mercados muito
exigentes, em países da Europa e da Ásia.
Quanto à forma, as marcas são
classificadas pela doutrina e pelo INPI em:
·
Nominativas: marcas formadas exclusivamente por palavras, que não possuem uma
preocupação estética ou visual, o interesse restringe-se ao nome. Exemplo: BMW;
·
Figurativas: marcas constituídas por desenhos ou logotipos, figura ou um emblema. Exemplo:
símbolo da Nike;
·
Mistas: apresentam as características das duas anteriores, constituindo-se de
palavras escritas com letras especiais ou inseridas em logotipos. São as mais
utilizadas. Exemplos: Coca-Cola, Fisk, Skol, Shell.
·
Tridimensional: constituída por forma especial não funcional e incomum dada
diretamente ao produto ou a seu recipiente, sendo que a forma especial objetiva
identificar diretamente o produto. O registro da marca tridimensional é uma
inovação da Lei nº 9.279/96. Exemplo: toblerone.
·
Marca
de alto renome
É
protegida em todos os ramos de atividades quando registrada no Brasil, devido à
fama da marca e extensão geográfica que ela alcança.
·
Marca
notoriamente conhecida
É
aquela cujo reconhecimento se dá em um ramo de fabricação específico. Possuem
proteção jurídica ainda que não depositadas ou registradas.
REQUISITOS
ESSENCIAIS PARA O REGISTRO DE UMA MARCA:
Além da marca ser necessariamente identificável
através da visão e distintivo, sendo capaz de diferenciar um produto de outro,
é necessário que ela seja:
1. Novidade relativa: a marca não necessariamente
precisa ter sido criada pelo empresário, deve apenas ser nova sua utilização na
identificação de produtos industrializados ou comercializados ou de serviços
prestados;
2. Não-colidência
com marca notória — as marcas notoriamente conhecidas, mesmo
que não registradas no INPI, merecem a tutela do direito industrial, em razão
da Convenção de Paris, da qual participa o Brasil (LPI, art. 126).
3. Não-impedimento: o art. 124 da Lei da Propriedade
Industrial apresenta um rol de signos não registráveis como marca. LICITUDE,
DISPONIBILIBIDADE
CASO CHEETOS X CHEESEKITOS
O ministro do STJ Luis Felipe Salomão afirmou que o registro da marca
Cheesekitos violou o art. 124, XIX da Lei da Propriedade Industrial, artigo
este responsável pode estabelecer as restrições de registro:
XIX
- reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço
idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com
marca alheia;
Princípio
da Especialidade
A proteção da marca se
restringe aos produtos e serviços que podem ser confundidos pelo consumidor. Se
não houver a possibilidade de confusão — isto é, de o consumidor considerar que
o fornecedor de certo produto ou serviço é o mesmo de outro com marca igual ou
semelhante —, não decorrerá do registro nenhum direito de exclusividade.
Exceção feita, apenas, ao titular de marca de alto renome,
cuja proteção se estende a todos os
ramos de atividade económica (LPI, art. 125). O registro de determinada marca
na categoria das de alto renome é ato discricionário
do INPI, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus
aspectos formais, em vista da tripartição constitucional dos poderes do Estado.
Uma vez registrada a marca nesta categoria, o seu titular poderá impedir o Uso de marca semelhante ou idêntica
em qualquer ramo da atividade económica.
·
OBS: O registro pode ser feito no site do
INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), bem como a busca de marcas já registadas, o
pagamento de taxas periódicas e outros atos de manutenção.
POR QUE É IMPORTANTE
REGISTRAR?
Basicamente,
o art. 130 estabelece que ao titular da marca ou depositante é assegurado o
direito:
·
de usar;
·
de impedir a utilização de terceiros;
·
de ceder seu registro ou pedido de registro.
A
marca é dentre os ativos intangíveis (desenho industrial, as patentes, os
direitos autorais) aquele que mais pode agregar vantagens competitivas a uma
empresa, podendo, em alguns casos, possuir maior valor que os elementos
físicos, como o produto fabricado ou o próprio estabelecimento empresarial:
1. Coca-cola:
aprox. 71 bilhões – 77 bilhões
2. Google:
43 bilhões – 69 bilhões
3. Apple:
33 bilhões - 76 bilhões
4. McDonald’s:
35 bilhões - 40 bilhões
5. Natura:
7 bilhões (2012)
6. Havaianas:
306 milhões (2012)
PRODUTOS
QUE SÃO CONFUNDIDOS COM MARCA
Royal (fermento em pó),
Maisena (amido de milho), Bom bril (esponja de aço), Omo (sabão em pó),
Tupperware (pote plástico), Gillette (lamina).
VIGÊNCIA
(art. 133)
O
prazo de vigência do registro da marca é de 10 anos contados da concessão do
registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, sendo que o pedido da
prorrogação deverá ser feito durante o último ano de vigência ou nos seis meses
subsequentes ao término de vigência, mediante o pagamento da retribuição
adicional.
CADUCIDADE
(art. 143)
O registro de marca
caduca, salvo força maior, se a sua exploração económica não tiver início no
Brasil em 5 anos, a partir da sua concessão, na hipótese de interrupção desta
exploração, por período de 5 anos consecutivos, ou na de alteração substancial
da marca.
