INPI vence ação sobre patente de remédio no STJ

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu, nesta terça-feira (15/12), pela primeira vez, ganho de causa ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em ação relativa à extensão de uma patente pipeline de medicamento para tratamento de hipertensão arterial. Patente pipeline é o mecanismo em que a patente expedida no exterior é reconhecida no Brasil apenas até o tempo em que ela leva para expirar no país de origem.

Para o presidente do INPI, Jorge Ávila, a decisão significa segurança jurídica no Brasil com relação à duração das patentes brasileiras. “A decisão do STJ representa, na verdade, concretamente, a consolidação da visão que o INPI defende há muito tempo da maneira de contar o tempo de proteção de uma patente”.

O mecanismo do pipeline foi incorporado pela Lei 9.279/96 da  Propriedade Industrial, que permitiu o depósito e a concessão de patentes a produtos e processos das áreas farmacêutica e química que não podiam ser patenteados no Brasil porque a lei anterior não o permitia. Pelo mecanismo, a patente teria um ano para ser pedida ao INPI e valeria pelo tempo restante no país em que foi depositada pela primeira vez.

Jorge Ávila explicou  que os pedidos de pipeline são uma revalidação no Brasil de uma patente concedida originalmente em outro país. “A lei dizia que é pelo tempo remanescente daquela patente. Eventualmente, por peculiaridades da lei do país de origem, as empresas conseguiram estender esse prazo naquele país”.

O INPI defende que a proteção no Brasil deve ser contada a partir do primeiro depósito no exterior, seguindo o que determina a lei brasileira. Este foi o entendimento que prevaleceu no STJ. “A proteção fica assegurada pelo prazo remanescente no país de origem. O que o entendimento do STJ consolida é o prazo que a patente tinha remanescente no país de origem no momento da concessão. O que aconteceu depois no país de origem não diz respeito à gente”, disse Ávila.

A ação envolve o remédio da empresa Novartis, que tem a valsartana como principal substância, e deverá ter a sua patente expirada em fevereiro de 2010. A decisão abre um precedente para outros julgamentos sobre patentes, como a do Viagra, ressaltou a assessoria de imprensa do INPI. Com informações da Agência Brasil.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NOME COMERCIAL - MARCAS MISTAS - PRINCÍPIOS

251800002200 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NOME COMERCIAL - MARCAS MISTAS - PRINCÍPIOS - "Recurso especial. Propriedade industrial. Nome comercial. Marcas mistas. Princípios da territorialidade e especificidade/especialidade. Convenção da União de Paris. CUP. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil , uma vez que o Tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. Ademais, o Magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. Não há ilegitimidade passiva do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI em ação ordinária que busca invalidar decisão administrativa proferida pela Autarquia Federal no exercício de sua competência de análise de pedidos de registro marcário, sua concessão e declaração administrativa de nulidade. 3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei nº 9.279/1996 (REsp 1190341/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em 05.12.2013, DJe 28.02.2014 e REsp 899.839/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, Julgado em 17.08.2010, DJe 01.10.2010). 4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço (REsp 1359666/RJ, Relª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 28.05.2013, DJe 10.06.2013). 5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depósito desta no INPI. Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o território nacional. Porém, é incontroverso da moldura fática que o registro dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de Blumenau/SC. 6. A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte o Brasil. É verdade que o art. 8º da dita Convenção estabelece que 'o nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio'. Não obstante, o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis locais. 7. O art. 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo 'suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia'. Sob o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico. Assim, é inviável admitir a coexistência de tais marcas. 8. Ainda que não tivesse sido reconhecido o direito de precedência do Registro nº 816805776 para a marca mista Multimed, ao contrário do que sugere o Tribunal a quo, não seria possível concluir pela nulidade deste. Isso porque tal registro foi concedido em 1994, não sofrendo nenhuma impugnação por parte da autora, seja administrativamente no prazo de seis meses (art. 101 da Lei nº 5.772/1971, correspondente ao atual 169 da Lei nº 9.279/1996), seja judicialmente no prazo de 5 anos, nos termos do art. 174 da Lei nº 9.279/1996. Desse modo, está preclusa a possibilidade de questionar tal registro por meio de processo administrativo de nulidade, bem como por meio de ação de nulidade de registro. Este só poderá ser impugnado por meio de processo administrativo de caducidade e se preenchidos os requisitos legais, nos termos da Lei da Propriedade Industrial. 9. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional (REsp 325158/SP, Relª Min. Nancy Andrighi, Rel. p/o Ac. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, Julgado em 10.08.2006, DJ 09.10.2006, p. 284 e REsp 1189022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado em 25.02.2014, DJe 02.04.2014). 10. No decorrer de processo administrativo de nulidade já instaurado, afigura-se temerária a conduta do titular de marca registrada que firma contrato de licenciamento com terceiro, tanto mais se não informar este acerca do óbice sofrido pelo registro marcário. Não há nexo de causalidade entre decisão proferida pelo INPI de concessão do registro marcário, posteriormente invalidada por meio de regular processo administrativo, e a desistência de terceiro em prosseguir com o licenciamento desta marca, ao tomar conhecimento de que a sua titular respondia ao referido processo administrativo de nulidade. 11. Recurso especial provido." (STJ - REsp 1.184.867 - (2010/0041466-7) - 4ª T. - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - DJe 06.06.2014 )

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE DE MEDICAMENTO - AÇÃO DE NULIDADE MANEJADA CONTRA AO DO INPI QUE INDEFERIU PATENTE

251800002133 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE DE MEDICAMENTO - AÇÃO DE NULIDADE MANEJADA CONTRA AO DO INPI QUE INDEFERIU PATENTE - ACORDO TRIPS - INAPLICABILIDADE - "Recurso especial. Propriedade industrial. Patente de medicamento. Ação de nulidade manejada contra ato do INPI que indeferiu pedido de patente. Pedido de patente depositado sob a égide da Lei nº 5.771/1971. Inaplicabilidade do acordo TRIPs. Entrada em vigor da Lei nº 9.279/1996. Possibilidade de depósito de patente pipeline. 1. Ao tempo da Lei nº 5.772/1971 não eram privilegiáveis e, portanto, não poderiam ser objeto de patente, produtos químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação. 2. O acordo TRIPs, incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto Presidencial nº 1.355/1994, permitiu o patenteamento de produtos farmacêuticos (art. 27), mas suas disposições tornaram-se obrigatórias, no Brasil, somente a partir de 1º de janeiro de 2000, tendo em vista o prazo de extensão geral estabelecido no seu art. 65.2. 3. O pedido de patente de fármaco depositado no INPI em 1996 não poderia, portanto, ser deferido com base na Lei nº 5.772/1971 nem tampouco apreciado diretamente com base nas disposições do acordo TRIPs, cuja observância ainda não havia se tornado obrigatória. 4. Com a entrada em vigor da Lei nº 9.279/1996, surgiu para o autor possibilidade de desistir do pedido previamente depositado e apresentar outro requerendo a patente pipeline, desde de que cumpridos os requisitos dispostos na nova lei, o que não ocorreu. 5. Recurso especial improvido." (STJ - REsp 1.127.971 - (2009/0046381-8) - 3ª T. - Rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 14.04.2014 ) 

Comentário Editorial

O referido acórdão consta que a empresa recorrente requereu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a patente de um produto farmacêutico, em 18 de março de 1996. O INPI indeferiu o requerimento sob alegação de que, com a entrada em vigor da Lei nº 9.279, a empresa deveria ter efetuado outro pedido, nos termos do art. 229 da norma, para que o pedido de patente normal fosse convertido em um pedido de patente pipeline.

No julgamento do recurso, duas questões foram levadas à apreciação da Turma: se havia legislação que permitisse a patente de fármacos, quando foi feito o pedido de registro de patente; e se a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) poderia obrigar aqueles que já haviam depositado pedido normal de patente a apresentar outro pedido, para que fosse adequado às alterações introduzidas pela norma.

A recorrente alegou que, na data do requerimento, o patenteamento de fármacos era regido pelas regras do tratado TRIPs (do inglês Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), firmado em 1994.

Sustentou, ainda, que, além de a Lei nº 9.279 só ter entrado em vigor depois da apresentação do pedido de patente, ela não obriga a apresentação de um novo pedido para substituir aquele já em processamento.

A sentença, confirmada no acórdão de apelação, julgou improcedente o pedido, sob o entendimento de que as regras do tratado TRIPs só entrariam em vigor a partir de 1º de janeiro de 2000.

Dessa forma, na data da apresentação do pedido, vigia o Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971), que vedava a concessão de patentes para produtos químicos e farmacêuticos. O INPI, então, teria decidido corretamente ao exigir a apresentação de novo pedido, nos termos do art. 229 da Lei nº 9.279.

A recorrente alegou que, embora o acordo TRIPs permitisse aos países signatários adiar a sua aplicação até 1º de janeiro de 2000, o Brasil não teria se pronunciado expressamente a esse respeito, e por isso as disposições convencionadas teriam tido aplicação imediata. 

Vale trazer trecho do voto do Relator:

"Dessa forma as disposições constantes do TRIPs apenas entraram em vigor cinco anos após a publicação do Decreto Presidencial nº 1.355/1994, ou seja, em 01.01.2000, como ficou definido pela jurisprudência desta Corte.

Nesse sentido:

COMERCIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL - RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - PATENTES - VIGÊNCIA DE QUINZE ANOS - ART. 24 DA LEI 

Nº 5.772/1971 - EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE - ACORDO TRIPS (ARTS. 65 e 70, I) - PAÍSES MEMBROS - DIREITO DE RESERVA - PERÍODOS DE INCIDÊNCIA DO ACORDO - PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDOS - PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR CINCO ANOS - AUSÊNCIA DE SUPORTE LEGAL.

[...]

3. Mesmo que vigente o TRIPs desde 1º de janeiro de 1995 em face de sua ratificação e promulgação, a regra prescrita no seu art. 65.2 - 'Um país em desenvolvimento membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente acordo, estabelecida no § 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos arts. 3º, 4º e 5º -, por se constituir uma reserva concedida ao Brasil, sintetiza direito norteador de amparo ao reconhecimento de que a entrada em vigor no acordo veio a ocorrer somente em 1º de janeiro de 2000, inibindo, portanto, sua plena incidência a partir da publicação oficial. (REsp 642.213/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª S., J. 28.04.2010, DJe 02.08.2010)

Comercial. Recurso especial. Mandado de segurança. Patentes. Pedido de prorrogação, por mais cinco anos, de patente concedida na vigência da Lei nº 5.772/1971, em face da adesão do Brasil ao acordo TRIPs. Natureza do acordo. Exame das cláusulas relativas às possíveis prorrogações de prazo de vigência do TRIPs para os países em desenvolvimento e das discussões legislativas no Congresso brasileiro durante a adesão ao acordo.

[...]

Em resumo, não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto no 

art. 65.4 do TRIPs, por falta de manifestação legislativa adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição da eficácia de seu direito. Recurso especial não conhecido. (REsp 960728/RJ, Relª Min. Nancy Andrighi, 3ª T., J. 17.03.2009, DJe 15.04.2009)

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PATENTE CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI Nº 5.772/1971 POR MAIS CINCO ANOS - ACORDO TRIPS - VIGÊNCIA NO BRASIL

[...]

II - A ausência de manifestação legislativa expressa, no sentido de postergar a vigência do Acordo no plano do direito interno por mais cinco anos (na modalidade 1 + 4), não pode ser interpretada como renúncia à faculdade oferecida pelo art. 65 às nações em desenvolvimento, uma vez que não havia nenhum dispositivo obrigando o país a declarar sua opção pelo prazo de transição. Precedente: REsp 960.728/RJ, Relª Min. Nancy Andrighi, DJ 17.03.2009. (REsp 806.147/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJe 18.12.2009)"

José Carlos Tinoco Soares, discorrendo sobre a possibilidade da alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, ressalva:

"[...] Trata-se de uma adoção mais ampliada do que já estava previsto no art. 188 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27.08.1945, primeiro Código de Propriedade Industrial, ou seja: 'Poderá constituir matéria de defesa na ação criminal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente'."

O renomado autor, comentando o art. 183 da Lei nº 9.279/1996, explica que comete crime contra a propriedade industrial quem viola direito da patente de invenção ou de modelo de utilidade. Contudo, ressalva:

"[...] para a caracterização deste específico delito não deverão ser admitidas em juízo as simples expectativas de direito (pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade) ou mesmo as patentes que já caíram no domínio público, pela decorrência do prazo legal, pela decretação de caducidade, por falta de pagamento de anuidade ou ainda pela sua anulação judicial, ou outra decisão da qual não caiba mais recurso.

Considerando, pois, a integral validade da patente de invenção ou de modelo de utilidade, comete crime contra uma ou outra aquele que fabrica, usa meio ou processo ou promove a sua aplicação ou utilização por si ou por terceiros, sem autorização do titular." (Lei de patentes, marcas e direitos conexos, Lei nº 9.279 - 14.05.1996. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 101 e 275)

O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso.

O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade

197000000976 - "PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - PROIBIÇÃO AO USO DE MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - Impossibilidade de associação entre produtos e serviços. Irrelevância. Declaração do INPI reconhecendo a marca de 'alto renome'. Imprescindibilidade. O direito de propriedade da marca é limitado, entre outros, pelo princípio da especialidade/especificidade, o qual é previsto, de forma implícita no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 . O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade, nos termos do art. 125 da Lei nº 9.279/1996 . É irrelevante, para fins de proteção das marcas de alto renome, a discussão a respeito da impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços. Para se conceder a proteção conferida pelo art. 125 da Lei nº 9.279/1996 , é necessário procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca como de 'alto renome'. Recurso especial a que nega provimento." (STJ - REsp 951.583 - 3ª T. - Rel. Min. Nancy Andrighi - DJ 17.11.2009 ) 

Comentário Jurídico

Cuida-se de ação cominatória c/c indenização por danos materiais ajuizada por empresas que afirmaram que possuem a titularidade de "marca notória" (Visa), registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e por este considerada como marca notória, nos termos do art. 67 da Lei nº 5.772/1971. Alegou-se que o reconhecimento da notoriedade implica em proteção ao uso da marca para todas as classes de produtos e serviços, motivo pelo qual requereu a abstenção do uso da marca "Visa Laticínios" nos produtos fabricados pela recorrida, indenização por danos materiais e a publicação do resumo da sentença em jornais de grande circulação. A título de antecipação de tutela, pleiteou a imediata interrupção do uso da marca, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a busca e apreensão dos produtos contrafeitos.
O Juízo Monocrático julgou improcedente o pedido da ação cominatória e extinto o pedido reconvencional por impossibilidade jurídica do pedido, e entendeu que não deve ser afastado o princípio da especialidade da marca, porque não houve renovação do registro das recorrentes como "marca notória", nos termos do art. 67 da Lei nº 5.772/1971, ou aquisição de registro de "alto renome", de acordo com o art. 125 da Lei nº 9.279/1996, no INPI.
Houve recurso e o TJMG entendeu que as marcas de alto renome têm proteção especial, mas o impedimento de coexistência no mercado não ocorreria se o consumidor soubesse identificar exatamente a diferença entre elas.
As recorrentes alegaram, em suas razões, que o acórdão recorrido violou o art. 125 da Lei nº 9.279/1996, bem como dissídio jurisprudencial. Sustentaram que o dispositivo legal tido por violado não faz qualquer ressalva quanto à similitude do ramo da atividade para a proteção da marca de alto renome, tampouco quanto à possibilidade de confusão entre marcas. Aduziram que a marca "Visa" é de alto renome e deve ser protegida em todos os ramos de atividade, motivo pelo qual não deve coexistir com a marca "Visa Laticínios".
Apesar de acolher os fundamentos das Empresas Visa, o STJ negou o reconhecimento de proteção à marca como detentora de "alto renome", por entender que a falta de renovação do registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual impede a proteção em relação a outros ramos de atividade, razão pela qual a proteção requerida judicialmente não pode ser concedida.
A Relatora asseverou que como regra geral, o direito da marca está vinculado ao princípio da especificidade, que assegura proteção apenas no âmbito dos produtos e serviços específicos da classe para a qual foi deferido o registro. A lei, no entanto, confere aos detentores de registro de marcas de alto renome proteção especial em todos os ramos de atividade. A discussão é sobre a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279/1996, quando se reconhece a ausência de confusão entre os consumidores. No caso, estaria evidente a ausência de confusão entre uma marca do mercado financeiro e uma de iogurte.
Vale trazer jurisprudências neste sentido:
"Direito comercial. Propriedade industrial. Recurso especial. Marcas. Colidência. Nome comercial. Proteção enquanto integrante de marca. Princípio da especificidade. Confusão ao consumidor. Inocorrência. Reexame de provas. Recurso especial não conhecido. 1. A proteção de nome comercial enquanto integrante de certa marca encontra previsão como tópico do Direito marcário, dentre as vedações ao registro respectivo (arts. 64 e 65, V, da Lei nº 5.772/1971). Destarte, e conquanto se objete que tal vedação visa à proteção do nome comercial de per si, o exame de eventual colidência entre marca integrada pelo nome comercial do titular versus marca alheia idêntica ou semelhante posteriormente registrada não pode ser dirimido apenas com base na anterioridade, subordinando-se, em interpretação sistemática, aos preceitos relativos à reprodução de marcas, consagradores do princípio da especificidade (arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/1971). Precedentes. 2. Orientação que se mantém mesmo em face da Convenção da União de Paris, ante a exegese sistemática dos arts. 2º e 8º, não se havendo falar em proteção marcária absoluta tão só porquanto composta de nome comercial. Precedente. 3. Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, limitando-se a tutela da marca registrada a produtos e serviços de idênticas classe e item. 4. Apenas em se tratando de 'marca notória' (art. 67, caput, da Lei nº 5.772/1971, atual marca 'de alto renome', art. 125 da Lei nº 9.279/1996), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens. Outrossim, não se confundem as marcas 'notória' e 'notoriamente conhecida' (art. 6º bis da CUP, atual art. 126 da Lei nº 9.279/1996), esta, ainda que não registrada no Brasil, gozando de proteção, mas restrita ao respectivo 'ramo de atividade'. 5. In casu, afastada pelo Tribunal a quo a configuração de 'marca notória', a tutela, mesmo que se cogitasse de 'marca notoriamente conhecida', não excederia o segmento mercadológico da recorrente. Assim, diversas as classes de registro e o âmbito das atividades da recorrente (classe 25, itens 10, 25 e 30: roupas e acessórios do vestuário de uso comum, inclusive esportes, bolsas, chapéus e calçados de qualquer espécie) e da recorrida (classes 11, item 10: jornais, revistas e publicações periódicas em geral, e 33, itens 10 e 20: doces e pós para fabricação de doces em geral, açúcar e adoçantes em geral), não há impedimento ao uso, pela última, da marca McGregor como designativa de seus produtos. Precedentes. 6. Possibilidade de confusão ao consumidor dos produtos das litigantes e prática de concorrência desleal (arts. 2º, d, da Lei nº 5.772/1971, e 10 da CUP) expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, com fulcro no contexto probatório, cuja revisão perfaz-se inviável nesta seara especial (Súmula nº 7/STJ). Precedentes. 7. Ausente a similitude fática entre os arestos recorrido e paradigma, não se conhece da divergência jurisprudencial aventada (art. 255 e parágrafos do RISTJ). 8. Recurso especial não conhecido." (STJ, REsp 200400491548/RJ, (658702), 4ª T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 21.08.2006, p. 254)
"Marca. Uso indevido, por associação de ex-revendedores, da marca Ford. Sendo a marca objeto de propriedade, seu titular tem o direito exclusivo ao respectivo uso em qualquer âmbito, sempre que, registrada no Brasil, for considerada de alto renome (Lei nº 9.279/1996, art. 125) ou for notoriamente conhecida em seu ramo de atividade (art. 126); quem a usa para reunir forças contra o seu titular viola a proteção que a lei confere à marca. Recurso especial não conhecido." (STJ, REsp 200500974607/DF, (758597), 3ª T., Rel. p/o Ac. Min. Ari Pargendler, DJU 30.06.2006, p. 218) (Disponível em: www.iobonlçinejuridico.com.br)

Empresa deve responder por morte de funcionário com carro alugado

Empresa deve responder pela morte de funcionário em acidente com carro por ela alugado. Isso porque, ao contratar o uso do veículo, a companhia se equiparou a transportador e assumiu o risco de eventual acidente.

Esse foi o entendimento firmado pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho ao reconhecer a responsabilidade objetiva da APR Corretora de Seguros para responder a ação de indenização ajuizada pelos pais de um superintendente que morreu em acidente com carro alugado para viagem a trabalho.

A ministra Dora Maria do Costa, relatora do caso, aplicou o artigo 927 do Código Civil e determinou o retorno do processo ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) para novo julgamento do recurso da empresa, agora sob a ótica da responsabilidade objetiva. O TRT-2 deve analisar os argumentos contra a indenização, a exemplo da alegação de que os pais do empregado já receberam os valores do seguro de vida do filho.

O TRT-2 absolveu a APR da indenização imposta por sentença da 77ª Vara do Trabalho de São Paulo que determinou o pagamento de pensão mensal aos pais até a data em que o filho completaria 65 anos. O Tribunal Regional, ao contrário, concluiu que o risco do acidente não derivou do contrato de trabalho, uma vez que a atividade principal da empresa não é o transporte, e o acidente de trânsito é "um fato social ao qual todos estão sujeitos".

No exame do recurso dos pais ao TST, a ministra Dora Maria da Costa assinalou que, além do disposto do artigo 927 do Código Civil, o caso se refere à "teoria do risco da atividade econômica", do artigo 2º da CLT, que prevê a responsabilidade do empregador, pois "o empregado se coloca na situação de sofrer danos quando cumpre sua obrigação contratual".

A decisão da turma foi por maioria, vencido o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro. A corretora opôs ainda embargos de declaração, rejeitados pela Turma. Com informações da Assessoria de Imprensa do TST.

Processo 2630-30.2011.5.02.0077

STJ - Reformada decisão que considerou indevido protesto de cheque após prazo de apresentação

É possível o protesto de cheque após o prazo de apresentação, mas antes de expirar o prazo prescricional da ação cambial de execução. Esse entendimento, já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi reafirmado pela Terceira Turma no julgamento de um recurso que reverteu decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

O tribunal estadual manteve sentença que condenou uma empresa a pagar R$ 3 mil a título de dano moral por ter protestado “indevidamente” um cheque dado a ela como caução pelo intermediário de um negócio.

Em seu voto, o ministro João Otávio de Noronha, relator do recurso, destacou que, no caso do cheque, o prazo para apresentação é de 30 dias contados da emissão, se da mesma praça, e de 60 dias, se de praça diferente. Já o lapso prescricional para a execução é de seis meses após o prazo de apresentação.

Certo e exigível

No caso julgado, o cheque foi levado a protesto após o prazo de apresentação, mas antes do prazo prescricional de seis meses para ajuizamento da ação cambial de execução. Para o ministro relator, o cheque levado a protesto ainda tinha características de certeza e exigibilidade, razão pela qual o ato cartorário não pode ser considerado indevido. Daí porque deve ser afastada a indenização por dano moral.

Noronha ainda observou que a exigência de realização do protesto antes de expirado o prazo de apresentação previsto no artigo 48 da Lei 7.357/85 é dirigida apenas ao protesto necessário, isto é, contra os coobrigados, para o exercício do direito de regresso, e não em relação ao emitente do cheque.

Leia o voto do relator.

Processos: REsp 1284798

Em duplo registro da marca, domínio na internet é de quem chegouprimeiro

Quando duas empresas têm direito à utilização de um termo, com os devidos registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o seu uso no domínio de página da internet é garantido àquela que primeiro satisfez as exigências de registro do domínio virtual. Trata-se da aplicação do princípio first come, first served, conforme explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça Marco Aurélio Bellizze, relator de um recurso sobre o assunto julgado na 3ª Turma.

No caso, uma empresa de São Paulo ajuizou ação para impedir que outra empresa, de Santa Catarina, continuasse a utilizar uma expressão. Apesar de ser detentora da marca no INPI, a empresa paulista tomou conhecimento de que a outra empresa, no mesmo ramo comercial, utilizava a expressão para nominar sua página na internet.

A empresa catarinense afirmou no processo que utiliza a expressão desde sua constituição, em 1996, com registro na junta comercial. Disse ter depositado pedido de registro de marca no INPI, porém não na mesma classe da empresa paulista. A empresa paulista, apesar de mais recente (constituída em 2001), foi a primeira a depositar o requerimento para utilização da marca. A empresa catarinense sustenta que deve ser mantido seu domínio na internet porque também é detentora de marca depositada, embora em data posterior.

Em primeiro e segundo graus, a ação da firma paulista foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, a empresa afirmou que, “diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada”. Disse ter ajuizado a ação principalmente por não poder usar sua marca como domínio na rede mundial de computadores.

No julgamento do recurso, o ministro Bellizze ressaltou a importância crescente da proteção aos elementos imateriais da empresa — o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a embalagem (trade dress), que segundo ele constituem importantes elementos de atração do consumidor e de identificação dos produtos e de seus fabricantes.

Regramento diverso
De acordo com Bellizze, o atual sistema de proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento unificado, e cada instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja quanto à forma de obtenção ou quanto ao alcance da proteção.

No caso do nome empresarial (que identifica a pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito territorial — e compete às juntas comerciais —, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166, parágrafo único, do Código Civil de 2002), desde que arquivado pedido em cada uma das juntas comerciais do país.

Já a marca é um sinal distintivo, e seu registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) e a Lei de Registros Empresariais não abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do estabelecimento catarinense.

O ministro esclareceu que, diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do artigo 186 do CC/02 e da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial a conduta parasitária.

Anterioridade
Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.

O relator advertiu, contudo, que a análise de eventual conflito não pode ser feita exclusivamente com base no critério da anterioridade, mas deve levar em consideração o princípio da territorialidade (ligada ao âmbito geográfico) e da especificidade (ligada ao tipo de produto ou serviço). Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

REsp 1.238.041