Uma jurisprudência

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 653.609 - RJ (2004⁄0049319-0)

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Ministro JORGE SCARTEZZINI (Relator): Cuida-se de Agravo Regimental no Recurso Especial interposto por ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA, sendo parte ODEBRECHT S⁄A, contra r. decisão prolatada às fls. 479⁄484, que deu provimento ao recurso para, reformando o v. acórdão de origem, julgou procedente o pedido, nos termos em que formulado na inicial, invertendo-se o ônus dasucumbência já fixados na r. sentença de primeiro grau.

Aduz a agravante, nas suas razões, em síntese, que a r. decisão ora atacada, "foi individual e contrária às Jurisprudências emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como com as decisões já proferidas no processo". Sustenta não ser a expressão "Odebrecht" marca de alto renome ou notoriamente conhecida, bem como não haver sido comprovado, nos autos, que a marca em questão tenha sido declarada como de "Alto Renome", pelo INPI, o que lhe asseguraria proteção especial em todos os ramos de atividades. Requer areconsideração da decisão agravada, caso assim não entenda, seja o recurso submetido à apreciação da Turma para exame do pedido (fls. 490⁄495).

Estando tempestivo o recurso, mantenho a r. decisão, nesta oportunidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos e, nos termos do art. 258 e seguintes, do Regimento Interno desta Corte, apresento o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 653.609 - RJ (2004⁄0049319-0)

VOTO

O Exmo. Sr. Ministro JORGE SCARTEZZINI (Relator): Senhor Presidente, o recurso merece ser conhecido, porquanto tempestivo, porém, desprovido.

Adoto como razões de decidir as expendidas quando do provimento do recurso especial, onde, exaustiva e de forma reiterada, tratei da hipótese dos autos. Naquela oportunidade, asseverei, verbis:

"-Vistos, etc.

Cuida-se de Recurso Especial interposto por ODEBRECHT S⁄A, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, sendo recorridos INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA., contra v. acórdão proferido pela Colenda Primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, à unanimidade, negouprovimento à apelação.

A ementa do julgado encontra-se expressa nos seguintes termos (fls. 316), verbis:

• "PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA 
ODEBRECHT. EMPRESAS COM PRODUTOS E RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS. PATRONÍMICO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DECOEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. LEI Nº 5.772⁄77.

• 1 - O art. 59 da Lei nº 5.772⁄77 assegura ao 
titular de marca registrada o direito ao seu uso. A existência deprodutos e serviços distintos com a marca 'Odebrecht' (um, produto alimentício, outro, construção civil, engenharia, serviços públicos, dentre outros), não provoca a chamada 'confusão para o consumidor', de modo que não se justifica qualquer tipo de restrição posta à convivência destas no mercado.

• 2 - Aplicação do princípio da especificidade, de 
forma que a proteção das marcas registradas pela autora ficará limitada aos produtos e serviços da mesma classe.

• 3 - A apelante reconheceu que o nome Odebrecht 
constitui, também, patronímico da apelada.

• 4 - Recurso não provido".

• "Por outro lado, 
o nome comercial encontra sua proteção não restrita ao ramo de atividade. Assim, não deveser permitida a coexistência de nomes comerciais idênticos ou muito semelhantes, mesmo para ramos de indústria e comércio diversos.

• 
  

• Ora, se a exclusividade sobre o nome comercial 
não está restrita a classes, podendo seu titular impedir queoutro o utilize como tal, é decorrência necessária que poderá também impedir que terceiros o utilizem como marca em qualquer ramo. A possibilidade de confusão é evidente e a marca não deixa de ser um aspecto do nome comercial em sentido objetivo, ou seja, o nome como é conhecido pelo público o industrial ou comercial". (in, "A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais", Saraiva, 2^a. edição, p. 18) – grifos nossos.

Documento: 1523829

RELATÓRIO E VOTO

Interpostos Embargos de Declaração, os mesmos foram, à unanimidade, rejeitados (fls. 341).

Alega a recorrente, nas suas razões, em síntese, que o v. aresto atacado violou o art. 8º da Convenção da União de Paris, recepcionado pelo Decreto nº 1.263⁄94; os arts. 2º, "d", 4º, 59, 65, incisos V e XII, 98 e 99, todos da Lei nº 5.772⁄71 e o art. 178, III, § único, do Decreto-lei nº 7.903⁄45, bem como divergiu jurisprudencialmente desta Corte e de outros Tribunais.

Contra-razões apresentadas às fls. 444⁄454.

Admitido o recurso às fls.  468⁄471, subiram os autos a esta Corte, vindo-me conclusos.

Estes são os fatos, em breve relatório.

Passo a decidir.

Preliminarmente, no que pertine ao cabimento do presente recurso pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, esta Corte tem decidido que, a teor do art. 255 e parágrafos do RISTJ, paracomprovação e apreciação do dissídio jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas às circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais de tais julgados ou,ainda, citado repositório oficial de jurisprudência. Verifico que tais requisitos foram preenchidos, afastando o óbice do não conhecimento da divergência.

Outrossim, quanto ao cabimento do mesmo pela alínea “a” do permissivo constitucional, anoto que, no tocante ao art. 178, II, parágrafo único, do Decreto-lei nº 7.903⁄45, a matéria não restou prequestionada, fazendo-se incidir o enunciado sumular 356⁄STF. Todavia, no concernente aos demais dispositivos da legislação infraconstitucional, tendo os mesmos sido debatidos no Tribunal de origem, afasto qualquer obstáculo sumular ou regimental, para conhecer da questão.

Adentro ao exame do recurso.

A presente lide versa sobre a pretensão da ora recorrente de anular registros efetuados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, ora recorrido, relativos à marca "ODEBRECHT", patronímico dos sócios fundadores de ambos os litigantes, protegendo, com isso, o nome comercial da mesma. Aduz que não se pode admitir a coexistência de nomes comerciais idênticos, ainda que em ramos de atuações diferentes, devendo-se a proteção ao nome comercial ser ampla, não se restringindo a qualquer classe e podendo impedir, inclusive, sua utilização como marca.

Primeiramente, anoto que “nome comercial” constitui o nome ou firma por meio do qual o comerciante, ou empresário, apresenta-se no mercado, tratando-se de direito exclusivo, já que diz respeito a como ele se expõe no meio social, junto aos demais empresários e consumidores e perante o público em geral.

NEWTON SILVEIRA, com precisão, observa que:

No mesmo sentido prevê o diploma legal aventado pela recorrente (art. 8º da Convenção da União de Paris, do qual o Brasil é signatário, recepcionado pelo Decreto nº 1.263⁄94):

“Art. 8º - O nome comercial será protegido, em todos os países da União, sem a obrigação de depósito, nem deregistro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou comércio.”.

Assim, em razão da própria natureza do instituto, o nome comercial tem proteção absoluta, não se restringindo a nenhuma classe ou segmento específico,  nem tampouco a marcas ou objeto social da empresa. Registre-se, ainda, como aventado pela própria recorrente, que a mesma começou suas atividades em 1945 e, “...à época da propositura da demanda, já reunia 55 empresas em todo o Brasil, além de 17 empresas no exterior, atuando nos mais diversos segmentos do mercado, ....”, tendo comemorado seu qüinquagésimo aniversário em 21 países do mundo. Logo, o nome comercial da recorrente é notório e globalizado e, como constante dos autos, a recorrida Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda tem como atividade a produção de café solúvel, torrado e em grão, participando, inclusive do mercado externo, o que poderia acarretar confusão aos consumidores dessespaíses. 

Nesta esteira, confiram-se os seguintes precedentes:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NOME COMERCIAL.

A precedência do registro de marca no INPI, e do nome na junta comercial, além da notoriedade, garantem aproprietária contra o uso de nome e marca cuja semelhança possa induzir em erro o consumidor.

Recurso não conhecido". (RESP nº 30.751⁄SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJU de 01.08.1994).

"Nome comercial. Marca. Conflito. Mesmo mercado. Especificidade. Precedentes.

1. A proteção ao nome comercial impede o registro posterior de marca igual por terceiro, ainda mais quando no mesmo ambiente de mercado, o setor agropecuário.

2. Recurso especial conhecido e provido." (RESP nº 65.002⁄SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZESDIREITO, DJU de 16.05.2002).

Se estes argumentos não fossem suficientes para prover o recurso, anoto que os registros da recorrida foram levados a cabo na vigência da Lei nº 5.772⁄1971, razão pela qual a pretensão em obter a sua anulação deve ser considerada sob o pálio do citado diploma legal, em especial em face do art. 65.

Reza referido dispositivo legal:

"Art. 65. Não é registrável como marca:

1) brasão, armas, medalha, emblema, distintivo e monumento, oficiais, públicos ou correlatos, nacionais,estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

2) letra, algarismo ou data, isoladamente, salvo quando se revestir de suficiente forma distintiva;

3) expressão, figura ou desenho contrário à moral e aos bons costumes e os que envolvam ofensa individual ou atentem contra culto religioso ou idéia e sentimento digno de respeito e veneração;

4) designação e sigla de repartição ou estabelecimento oficial, que legitimamente não possa usar oregistrante;

5) título de estabelecimento ou nome comercial;" – negritei e sublinhei.

Com efeito, tendo a recorrida (Odebrecht Indústria e Comércio de Café Ltda.) registrado junto ao INPI a marca "ODEBRECHT", sinal distintivo do nome comercial da sociedade mercantil Odebrecht S⁄A, ora recorrente, houve flagrante violação ao artigo 65, inciso V, da Lei nº 5.772⁄71, que veda expressamente o registro como marca do título de estabelecimento ou nome comercial.

Registre-se, também, que a nova legislação que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (Lei nº 9.279⁄96), imprime idêntico tratamento ao caso em foco. O art. 124, V, deste novo diploma legal, ratifica a proibição de registro, como marca, de reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de confundir o consumidor.

Ora, a disposição legal tem o claro propósito de reprimir a concorrência desleal, afastando a possibilidade de confusão ou associação indevida da marca de uma sociedade empresária com o nome comercial ou título de estabelecimento de outra.

LUCAS FOCHA FURTADO, ao tratar da importância do prestígio da marca, a ser estendida ao nome comercial e ao título de estabelecimento, destaca a tendência mundial em conferir maior segurança aos seus sinais distintos. Neste diapasão, ensina-nos que:

"A tendência à diversificação revelada pelos complexos industriais, aliada às novas técnicas decomercialização, implicou nova concepção do próprio conceito de especialidade. Empresas que tradicionalmente atuavam em apenas um ramo de atividade, em face de novas estratégias mercadológicas, passaram a diversificar suas atividades, atuando em vários ramos de produtos ou serviços. Essa nova situação exigiu um alargamento da proteção de certas marcas  excepcionalmente notórias, que passaram a requerer um âmbito de proteção além da classe onde estavam registradas, em confronto, portanto, com o princípio daespecialidade. Essas marcas necessitam de proteção não apenas contra o uso em produtos similares, mas igualmente, em produtos diferentes". (in, “Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro”, Brasília Jurídica, 1996, n.7.7, p.129) – negritei.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

"CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - MARCA - NOME COMERCIAL - DENOMINAÇÃO - FANTASIA - REGISTRO.

I - O emprego de nomes e expressões marcarias semelhantes - quer pela grafia, pronuncia, ou qualquer outroelemento, capazes de causar duvida ao espírito dos possíveis adquirentes de bens exibidos para comercio - deve ser de imediato afastado.

II - A proteção legal para a marca (LEI N. 5.772⁄77, ART. 59), tem por escopo reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvidas, o locupletamento com esforço e labor alheios. A empresa queinsere em sua denominação, ou como nome de fantasia, expressão peculiar, passa, a partir do registro respectivo, a ter legitimidade para adotar referida expressão como sinal externo distintivo e característico e impedir que outra empresa que atue no mesmo ramo comercial como tal a utilize. Precedentes do STJ.

III - Recurso conhecido e provido." (RESP 62.770⁄RJ, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ de 04.08.1997).

"DIREITO COMERCIAL. COLIDÊNCIA DE MARCA 'GAROTA' (REGISTRADA NO INPI) COM NOMECOMERCIAL (ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL). PROTEÇÃO JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I - No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo código de propriedade industrial, quanto o nomecomercial, pela convenção de Paria, ratificada pelo Brasil por meio do dec. 75.572⁄1975, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilização.

II - Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, a fim de garantir a proteção jurídica tanto auma quanto a outro, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada pelo terceiro, de propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro, quer nos letreiros, quer no material de propagando ou documentos e objetos.

III - A proteção da marca tem por objetivo a repressão a concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento com esforço alheio." (RESP 40.190⁄RJ, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 29.09.1997).

Finalmente, apenas a título elucidativo, já que nos é vedado nesta seara o reexame de provas, anoto que a confusão ou associação indevida, no presente caso, tem sido flagrante, consoante se verifica da reportagem juntada às fls. 159 dos autos, veiculada poucos meses antes de ser deferido à recorrida o registro da marca "ODEBRECHT" na classe 29.30, restando patente que foi elaborada com fundamento no pedido formuladojunto ao INPI. Nela, publicada na seção de economia de conhecido periódico, jornalistas especializados de grandes empresas de mídia fazem indevida confusão e associação da citada marca com o grupo recorrente. Se isto aconteceu com público específico, com maior razão poderá fazê-lo o mercado interno e externo e os consumidores em geral.

Por tais fundamentos, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC, com redação dada pela Lei 9.756⁄98, dou provimento ao recurso para, reformando o v. acórdão de origem, julgar procedente o pedido, nos termos em que formulado na inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência fixados na r. sentença monocrática.

Decorrido o prazo legal, devidamente certificado, baixem os autos à origem.

Intimem-se. Cumpra-se."

Como se verifica, as alegações da recorrente foram apreciadas e repelidas, não tendo as razões do agravo trazido qualquer novo argumento que justificasse a inversão do decisum. Anoto, ainda, que a agravante confunde "nome comercial", protegido pelo art. 65, V, da Lei 5.772⁄71 e "marca de alto renome". A decisão atacada não tratou deste tema (marca de alto renome), porquanto, tendo a agravada nome comercial notório, conhecido tanto no mercado interno, como externo, permitir o registro da marca da agravante, como, inclusive, exportadora de café, seria anuir, administrativamente, pela possibilidade de confusão indevida entre as empresas envolvidas na lide.

Outrossim, registro, para que dúvida alguma paire, porquanto esta Turma tem rechaçado a oposição de declaratórios impertinentes, com a aplicação de multa, que a jurisprudência aventada pela ora recorrente é obsoleta, já que esta Corte de Uniformização fixou o entendimento exarado nos precedentes supracolacionados.

Por tais fundamentos, conheço do Agravo Regimental interposto, porém, nego-lhe provimento.

É como voto.