1
. Conceito
A marca é, com certeza, o maior
patrimônio de uma empresa, porque lhe confere singularidade no mercado e
contribui para diferenciá-la, competitivamente, de outras empresas. Para o
direito comercial, a marca é um sinal.
Segundo a American Marketing
Association definição jurídica de marca é: “um nome, um termo, um sinal, ou um
desenho, ou uma combinação destes elementos, com vista a identificar os
produtos e serviços de um vendedor, ou de um grupo de vendedores, e a
diferenciá-los dos concorrentes”.
Rubens Requião indica em seu livro
um conceito semelhante para marca. Inicialmente,
era visto unicamente como um sinal distintivo de determinado produto,
mercadoria ou serviço. Atualmente esse conceito ampliou-se. O professor Pinto
Coelho, da Faculdade de Direito de Lisboa, observa que a marca é empregada nos
dias de hoje não apenas como indicativo do comércio ou da produção industrial,
mas também para indicar outras operações diversas, como a escolha, a
verificação, as condições de fabricação etc., da mercadoria.
2. Função
A
princípio a marca tinha a função restrita de indicar a origem ou procedência da
mercadoria, atingindo apenas a indústria. Posteriormente, se estendeu ao
comércio, e, mais recentemente, aos serviços.
O fim
imediato da garantia do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela
do empresário, de modo que o consumidor não era assegurado por nenhum direito.
Todavia, atualmente, o direito sobre a marca adquiriu duplo aspecto: resguardar
os direitos do produtor e, ao mesmo passo, proteger os interesses do
consumidor, tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse público e
privado. O interesse público é
resguardado pelas leis penais que reprimem a fraude e falsificações fora do campo
da concorrência desleal.
3.
Origem
Desde a
Antiguidade, o produtor teve a inclinação de assinalar, de modo característico,
a sua produção, sobretudo a artística. Vem de outrora o hábito, também, de
identificar, com marca em fogo, o gado. Todavia, esses hábitos não constituíam
propriamente marcas, mas um cunho de propriedade.
Na Idade
Média era comum empregarem-se marcas figuradas, constituídas de linhas retas ou
curvas, sendo reconhecido como direito privado absoluto, protegido que era
pelas corporações de mercadores. Alguns autores afirmam que tais marcas eram
obrigatórias para atestar a conformidade dos produtos com os tipos
regulamentares.
Em 1386,
D. Pedro IV, rei de Aragão, ordenou que os tecelões do Reino pusessem a marca
da cidade nas peças de tecidos, aparecendo, em 1445, marcas individuais
determinadas pelas corporações de fabricantes de mantas. Tão importante se
tornou o uso de marcas individuais e obrigatórias que o jurista Bartolo, em
1560, escreveu uma obra intitulada De
Insignia et Armis, dando conceito jurídico às marcas.
Já em
1803 surgiu na França legislação especial, organizando-se inclusive registro,
incluindo suas contrafações nas penas dos crimes por falsificação de documentos
privados, com perdas e danos.
No
Brasil, a Constituição imperial de 1824 só aludia aos inventores, que tinham
assim assegurada “a propriedade de suas descobertas ou de suas produções”.
Somente em 1891, na Constituição republicana, é que se garantiu
constitucionalmente o direito às marcas, § 27 do art. 72: “A lei assegurará
também a propriedade das marcas de fábricas.” Por derradeiro, a Constituição
Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso XXIX dispõe: a lei assegurará aos
autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem
como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
Atualmente,
as marcas são reguladas pela Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996, cuja função
geral é determinar os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
4. Requisitos
O art.
64 da extinta Lei nº 5.772 de 21 de Dezembro de 1971 apresentava a seguinte
definição: São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações,
monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos
que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e
que não estejam compreendidos nas proibições legais.
Desse
artigo é possível extrair os requisitos que, ainda hoje, são essenciais para a
consecução do registro da marca: a originalidade,
a novidade e a licitude. Além disso, também pode-se incluir o requisito da veracidade, o qual a lei exige para
certas marcas e em certas circunstâncias.
É sutil
a diferença entre originalidade e novidade. No conceito legal a marca não
deve apresentar anterioridades, mas ser diferente de qualquer outra já
precedentemente criada e registrada, na mesma classe. Significa a originalidade
que a marca deve ser intrinsecamente idônea
e capaz de individualizar os produtos de uma determinada empresa. Não deve, em
outras palavras, representar ou reproduzir denominações, nome, sinal genérico e
indicação descritiva de uso comum.
Além de
original, a marca precisa ser uma novidade.
Tamburrino explica que o caráter de novidade significa idoneidade extrínseca a
projetar um produto ou uma mercadoria, e representa inconfundibilidade com
marcas já usadas legitimamente.
O
direito tutela as relações e os bens que não afetam a moral e os bons costumes.
Por isso, um dos requisitos para o registro da marca é a licitude.
A veracidade, por seu turno, é um elemento
imanente da licitude. Entende-se, assim, que a marca deve ser honesta, não
contendo palavra, figura ou sinais com indicações que não sejam verdadeiras
sobre a origem ou sobre a qualidade das mercadorias e dos produtos, ou ainda
que induzem a engano na escolha da coisa assinalada.
5. Tipos de marcas
Podem
ser classificadas em:
·
Verbais
ou nominativas: são as que adotam palavras ou expressões, as quais podem ser de
fantasia, arbitrariamente formuladas, ou constar de denominações necessárias,
como firma ou denominação social, ou vulgares, ou nome de pessoa, do titular ou
de terceiros mediante autorização expressa.
·
Emblemáticas
ou figurativas: são as que admitem figuras ou emblemas, que podem versar sobre
desenhos, concretos ou abstratos, imagens, letras ou linhas, desde que se
revistam de suficiente forma distintiva.
·
Mistas:
são as que se compõem de palavra e desenho.
·
Formais
ou plásticas: são as que adotam a forma do produto ou de seu invólucro
6. Espécies de marcas
Quanto
ao seu destino ou finalidade:
·
Singulares
ou especiais: destinadas a assinalar um só objeto sendo-lhe especificamente
destinadas.
·
Gerais
ou genéricas: visam assinalar a procedência dos produtos ou mercadorias, isto
é, da empresa que os produz.
·
Coletiva:
pertence a associações de produtores e corporações, cujo uso é por elas
concedido aos seus associados ou componentes. Ao invés de pertencer a um só
titular pode pertencer a vários, em regime de condomínio. É usada conjuntamente
por vários interessados.
·
Certificação:
é a que atesta a conformidade de produto ou serviço a normas ou especificações
técnicas.
·
Alto
renome: é aquele que é conhecida por consumidores pertencentes a diversos
segmentos de mercados diferentes daquele mercado que corresponde aos produtos
ou serviços protegidos por esta marca
·
Operárias
ou Label: são criadas por associações ou sindicatos operários, que cedem seu
uso às empresas e se destinam a atestar que nas mesmas o trabalho é feito em
certas condições impostas pelos sindicatos, em contratos coletivos de trabalho.
·
Notórias:
são das de prestígio, notoriedade e tradição incontestáveis, motivo pelo qual
recebe especial proteção quanto a sua propriedade intelectual, para que outros
empresários - mesmo que de outras praças ou que explorem outros ramos de
atividade - não utilizem a boa imagem da marca de alto renome para promover
seus próprios produtos ou serviços.
·
Livres:
são as de uso geral de determinada categoria profissional, cidade ou país.
·
De
reserva: são relativas a produtos e mercadorias a serem lançados no mercado,
pelo que os seus produtores ou comerciantes se assegurem delas, previamente
registrando-as para eventualmente usá-las
·
De
defesa: tem como finalidade reforçar uma marca já existente, impedindo que
outro concorrente a registre em classe de semelhança aproximada.
·
Estrangeiras:
tem um tratamento especial pela lei, que defere ao seu titular o direito de
prioridade, desde que depositadas em país que mantenha acordo com o Brasil ou
em organização internacional, e que produzam efeito de depósito nacional.
7. Marca x produtos
A marca e os produtos apresentados pelas
empresas estão relacionados, mas não se confundem. O produto é algo que a
empresa fabrica ou desenvolve e a marca é o que a empresa apresenta ao
consumidor. A marca é uma construção teórica desenvolvida por diversos
estímulos, sejam físicos relacionados às características do produto ou
intangíveis, como elementos sensoriais e sentimentos, gerados na experiência
com o mesmo. Portanto, a marca é algo que além da identificação do produto,
leva todo o conceito de sua concepção e desenvolvimento.
8. Analise do livro “Marca Comercial – quanto vale a sua?[1]”
Segundo Gustavo Augusto
Hanum Sardinha, o autor do livro “Marca comercial – quanto vale a sua?” uma
empresa é formada pelos seus ativos tangíveis e intangíveis. Ativos Tangíveis
são aqueles bens que possuem substância física e valor econômico, são as mesas,
cadeiras, computadores e máquinas. É tudo aquilo que podemos tocar e ver. Já os
ativos intangíveis são aqueles cuja substancia física não conseguimos ver, mas
que possuem valor econômico. São recursos incorpóreos e que proporcionam um
fluxo de serviços capazes de produzir benefícios futuros. Como exemplo, temos:
as marcas, parentes, direitos autorais, software, franquias, etc.
Muitas vezes, o valor
intangível da empresa é maior do que o seu valor tangível, assim, para que se
lucre com a sua marca criada, de modo que ela se torne reconhecida, é
necessário que essas marcas cresçam e ganhem o mercado. O autor compara a
evolução das marcas com a Teoria de Darwin (seleção natural – o mais adaptado
ao ambiente evolui). Assim deve ser a marca, que quer ser forte e duradoura. É
preciso que ela se adapte ao mercado em que quer entrar e assim ganhar
clientela. Novas categorias de produtos surgem da divergência de outra
categoria. Deve-se definir qual será sua especialidade e de acordo com isso
investir para se tornar a melhor. Se eu
entro no mercado de determinado produto, mas que já existe uma marca que
domine, deve-se se especializar no ponto fraco no concorrente, assim, fazer
igual a ele não fará com que se crie uma marca forte e que convença os
consumidores a trocarem da marca que já estão habituados, é preciso fazer
diferente.
Existem marcas que de tão
famosas que são, acabam emprestando seu nome à categoria, como Gillete,
Maizena, Band-aid, Xerox, Cotonete, Bombrill. Essas empresas criaram marcas
fortes, se especializaram em algo e ofereceram vantagens para os clientes,
assim, mesmo que se compre uma lã de aço da marca Assolan, geralmente fala-se
que se comprou um Bombril da Assolan. Essas marcas se vinculam de tal forma ao
produto, que a categoria a que estão inclusas acabam recebendo o nome da marca.
9. Proibição da marca
Entretanto, de nada adianta se esforçar para criar uma
marca, investir para que ela se torne forte e ganhe mercado, mas não
registrá-la. O registro é necessário para proteger a marca, para evitar
prejuízos futuros. Então, é preciso, após criada a marca, registrá-la junto ao INPI,
que tem âmbito nacional, de forma que em nenhuma outra cidade do pais pode-se
criar uma empresa, no mesmo ramo que a minha, e dar um nome parecido. Embora
nada impeça de se dar o mesmo nome a uma empresa de outra categoria.
Percebe-se, de início, que o Brasil,
ao contrário do que ocorre em alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros, não
previu a possibilidade de se registrar como marca um sinal sonoro, haja vista a
exigência legal de que o sinal distintivo seja visualmente perceptível. Da
mesma forma, não é possível registrar como marca um determinado cheiro ou odor,
que seria a denominada marca olfativa.
A lei também se preocupou em
estabelecer casos de marcas não registráveis, em seu art. 124, que assim
dispõe: não são registráveis como marca:
I- Brasão,
armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumentos oficiais, públicos,
nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação,
figura ou imitação;
II- Letra,
algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma
distintiva;
III- Expressão,
figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes
ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de
consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e
veneração;
IV- Designação
ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela
própria entidade ou órgão público;
V- Reprodução
ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão
ou associação com estes sinais distintivos;
VI- Sinal
de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo,
quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado
comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à
natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de
prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
VII- Sinal
ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
VIII- Cores
e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e
distintivo;
IX- Indicação
geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa
falsamente induzir indicação geográfica;
X- Sinal
que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade
ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
XI- Reprodução
ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de
qualquer gênero ou natureza;
XII- Reprodução
ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de
certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;
XIII- Nome,
prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político,
econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação
suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade
competente ou entidade promotora do evento;
XIV- Reprodução
ou imitação de titulo, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
XV- Nome
civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros,
salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVI- Pseudônimo
ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo
com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVII- Obra
literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou
associação, salvo com consentimento do autor ou titular;
XVIII- Termo
técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o
produto ou serviço a distinguir;
XIX- Reprodução
ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia
registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante
ou afim, suscetível de causar confissão ou associação com marca alheia;
XX- Dualidade
de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no
caso de marcas de mesma natureza, se revestir de suficiente forma distintiva;
XXI- A
forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda,
aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;
XXII- Objeto
que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;
XXIII- Sinal
que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente
evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular
seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o
Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca
se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim,
suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.
10. Direitos sobre a marca
Quem registra a marca se torna seu
proprietário, titular, dono.
Os titulares de marcas
têm seus direitos assegurados, em primeiro lugar, face à garantia
constitucional conferida à propriedade industrial pelo art. 5º, inc. XXIX, da
Constituição Federal de 1988:
“XXIX - a lei assegurará aos autores
de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como
proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”
A propriedade da marca adquire-se
pelo registro validamente concedido pelo INPI, conforme as disposições da Lei
de Propriedade Industrial, sendo assegurado ao seu titular o uso exclusivo em
todo o território nacional. A necessidade da formalidade do registro confirma o
sistema atributivo como modo de concessão de exclusividade de uso ao titular de
marca.
O art. 130 prevê que, ao titular da
marca ou ao depositante é assegurado o direito de:
I- Ceder seu registro ou pedido de
registro,
II- Licenciar seu uso e
III- Zelar pela sua integridade material ou
reputação. Nesse sentido, o pedido de registro de um titular garante-lhe a
prioridade sobre eventuais marcas posteriores que venham a utilizar
configurações semelhantes.
Art. 132. O titular da marca não poderá:
I - impedir que comerciantes ou
distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente
com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;
II - impedir que fabricantes de
acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que
obedecidas as práticas leais de concorrência;
III - impedir a livre circulação de
produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu
consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e
IV - impedir a citação da marca em
discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que
sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.
A proteção conferida às marcas é
limitada basicamente por dois princípios:
·
O
princípio da territorialidade: tem-se que a propriedade de uma marca, conferida
por seu registro em um determinado país, somente produz efeitos em seu
território. Dessa forma, os direitos do titular da marca registrada no Brasil
somente poderão ser exercidos no território nacional. A exceção a esse
princípio, é a marca notoriamente conhecida, que, mesmo não estando previamente
depositada ou registrada no território brasileiro, goza de proteção especial no
ramo de atividade de seu titular.
·
O
princípio da especialidade: a exclusividade de um signo se esgota nas
fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim, a marca só goza de
proteção no seu ramo de atuação. A
exceção a esse princípio, é a marca de alto renome.
11. Marca de fato
“Ainda que não registrada, a marca
goza de certa proteção, na medida em que a utilização de marca alheia
representa meio fraudulento para desviar clientela, vedado pelo artigo 195 da
Lei 9.279/96. A utilização de uma marca de fato, não registrada, não é vedada
pelo direito, e, apesar de não ser incentivada, deve ser protegida em face de
condutas desleais. A proteção assegurada às marcas de fato não decorre do
direito marcário em si, mas sim da vedação à concorrência desleal.” TOMAZETTE.
Assim, marcas de fato são aquelas
que existem, mas não foram registradas. Está intimamente ligada com o princípio
da antecedência.
O
art. 129 da LPI, em seu §1º, traz uma inovação em relação à lei anterior.
Institui o chamado direito de precedência, ou antecedência, segundo o qual a
pessoa de boa fé que utiliza no país marca idêntica ou semelhante, para
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, há
pelo menos seis meses na data da prioridade ou depósito da marca de terceiro,
terá direito de precedência ao registro.
12. Marcas de alto renome
Faz parte de um conjunto de
inovações introduzidas no direito da propriedade industrial brasileiro pela Lei
nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial, mormente conhecida como LPI, Lei de Patentes.
Considera-se de alto renome a marca
registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela
designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar sua finalidade
primitiva, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla
parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de
sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples
presença.
A Marca de Alto Renome, uma vez
reconhecida, tem sua proteção assegurada no território nacional, sendo vetado
seu registro em qualquer classe de produto ou serviço, conforme regulado no
artigo 125 da Lei n.9279/96, em exceção ao princípio da especialidade, que rege
a concessão e proteção às marcas em geral.
Resolução121/05: Para que seja
“declarada” marca como sendo de alto renome, o requerente da proteção especial
deverá apresentar o pedido incidentalmente, como matéria de defesa, quando da
oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo
administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente
conflito com a marca invocada de alto renome, conforme determina o art. 3º da
mencionada resolução. Assim, percebe-se que o pedido de reconhecimento da marca
de alto renome não se dá com o registro da marca, mas de forma incidental,
quando esta marca, considerada pelo seu proprietário como suficiente a receber
a proteção especial, encontra-se sob “ameaça” de uma nova marca.
Reconhecendo a necessidade de
aprimoramento do modelo de anotação do alto renome, o INPI publicou a resolução
107/13.
Resolução 107/13: A fim de poder
gozar da proteção conferida pelo art. 125 da LPI, o titular de marca registrada
no Brasil deverá requerer ao INPI o reconhecimento da alegada condição de alto
renome de sua marca, por meio de petição específica, instruída com provas em
idioma português.
A comprovação da alegada condição de
alto renome deverá estar vinculada a três quesitos fundamentais:
I. Reconhecimento
da marca por ampla parcela do público em geral;
II.
Qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos
ou serviços por ela assinalados; e
III.
Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.
A resolução 107/13 entrará em vigor
a partir da fixação do valor da taxa necessária para o requerimento de anotação
da condição do alto renome em nova Tabela de Retribuições do INPI, o que deverá
ocorrer em breve.
13. Marcas notoriamente conhecidas (regulada no art.126 da
Lei 9279/96)
Art. 126. A marca notoriamente
conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção
da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção
especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no
Brasil.
§ 1º A proteção de que trata este
artigo aplica-se também às marcas de serviço.
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício
pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca
notoriamente conhecida.
A noção de marca notoriamente
conhecida e a proteção especial a ela concedida foram introduzidas pela
Convenção da União de Paris (CUP), de 1883, e vigoram na legislação brasileira
através do disposto no art. 126 da Lei 9.279/96.
O art.6º, bis, dessa Convenção,
dispõe que “os países contratantes comprometem-se a recusar ou a invalidar,
seja de ofício, se a legislação do país o permitir, seja a pedido do
interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que for uma
reprodução ou uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca que a
autoridade competente do país do registro considerar que é notoriamente
conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e
utilizada para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante".
Através deste dispositivo, a marca
originária de um país pertencente à União, que tenha alcançado grande prestígio
entre o público em certo segmento do mercado, passou a ser protegida
extraterritorialmente, independente de registro no país. Este tratamento
especial, que dispensa exigências impostas às marcas comuns, procedentes ou não
do exterior, visa evitar no mercado internacional a utilização indevida da
marca por terceiros.
Conforme preleciona o art. 126 da
lei 9279/96, tais marcas gozam da proteção do direito de propriedade
industrial, independentemente de seu registro no Brasil. Tal proteção, segundo
a Comissão Especial do Instituto dos Advogados Brasileiros, se baseia nos
seguintes fundamentos:
·
Confusão:
não obstante a diversidade dos artigos, ou serviços, o público poderia julgar
fossem eles oriundos do mesmo estabelecimento ou de estabelecimentos ligados
entre si.
·
Denegrimento:
o usurpador poderia prejudicar a reputação do titular da marca notória, na
hipótese de lançar um produto de qualidade inferior ou de empregar métodos de
venda repreensíveis.
·
Diluição:
não seria justo permitir que terceiro explore, gratuitamente, o poder atrativo
da marca notória, enfraquecendo-o.
14. Extinção dos direitos sobre a marca
Embora exclusivo, o direito
decorrente do registro da marca não é eterno. Vários fatos podem afetar sua
existência, como se vê no art.142 da Lei 92790/96.
Art. 142. O registro da marca
extingue-se:
I -
pela expiração do prazo de vigência;
A lei brasileira admite a
propriedade da marca de produtos e de serviços, em caráter temporário,
portanto, o fato mais comum de extinção do registro é o decurso do prazo de dez
anos de vigência, não requerida ou não alcançada sua prorrogação.
Art. 133. O registro da marca
vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do
registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
§ 1º O
pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do
registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.
§ 2º Se
o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência
do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante
o pagamento de retribuição adicional.
§ 3º A
prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.
II -
pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou
serviços assinalados pela marca;
Outro caso, este voluntário, é a renúncia
ao registro, praticada pelo titular pessoalmente ou por procurador com poderes
expressos, mediante requerimento dirigido ao INPI. Ela pode ser total ou
parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados.
III -
pela caducidade; ou
A caducidade é outro fator de
extinção do registro, e ocorrerá quando, após cinco anos da concessão do
registro, e na data do requerimento de caducidade, o uso da marca não tiver
sido iniciado no país, ou tiver sido interrompido por mais de cinco anos
consecutivos, ou, ainda, se o uso da marca tiver ocorrido com a modificação que
implique alteração de seu caráter distintivo original.
Haverá caducidade parcial se houver
omissão de uso em relação a algum dos produtos assinaláveis, favorecendo assim
os não semelhantes ou afins àqueles em que a marca foi comprovadamente usada.
IV -
pela inobservância do disposto no art. 217.
Art. 217: A pessoa domiciliada no
exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e
domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e
judicialmente, inclusive para receber citações.
A falta
de procurador domiciliado no Brasil com poder para receber citação judicial,
nomeado pelo titular domiciliado no estrangeiro, faz perecer o registro da
marca.
Outro caso de extinção do registro
da marca e consequente perda dos direitos dele decorrentes é aquele que resulta
da nulidade do registro, verificado ou declarado mediante processo
administrativo e nulidade ou ação de nulidade.
15. Nulidade da marca
a)
Validade
da Marca no Tempo
A validade ou tempo de registro são
de 10 anos, a partir de quando foi concedido (LPI, art. 133). Este, prazo é
dilatado por períodos idênticos e consecutivos, seu prolongamento depende de
manifestação do interessado em pedir sempre no derradeiro ano de validade do
registro.
Deve ser paga uma taxa para o
serviço de registro oferecido pelo INPI, sendo esta denominada de retribuição e
devida na concessão e a cada dilatação do prazo registral (LPI, arts. 133, §
1º, e 155, III).
O registro de marca expira, salvo
acontecimento imprevisto, em sua não-exploração econômica no Brasil em 5 anos,
a partir da sua permissão, ou por suposta, cessação desta exploração, por
interstício de 5 anos, ou na de mudança de grande monta do signo indicativo da
empresa (marca).
Portanto, o registro de marca pode
ser extinto em três hipóteses: pelo término do prazo de validade sem a devida
ampliação; pela renúncia do titular ou seus sucessores; e também por meio de
processo administrativo de nulidade.
A nulidade do registro será
declarada administrativamente quando tiver sido infringido dispositivo da Lei
da Propriedade Industrial. O processo da nulidade poderá ser instaurado de
ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no
prazo de 06 (seis) meses, contados da data de concessão do registro (arts. 50 e
51 da LPI).
b)
Jurisprudência
Recentemente, o STJ manifestou-se
sobre tema bastante importante para o contencioso de propriedade industrial.
Após anos de debates e incertezas,
com decisões contraditórias proferidas no âmbito dos TRFs, o STJ, por maioria
de votos, entendeu pela impossibilidade da cumulação, numa mesma ação, do
pedido de nulidade de registro de marca com o pedido de indenização por perdas
e danos decorrentes da utilização ilegal da marca (Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, REsp 1.188.105-RJ).
Nesta ação, a parte autora formulou
dois pedidos perante a Justiça Federal: a nulidade de registro da marca e a
concessão de indenização por perdas e danos, em razão do uso ilegal da marca. O
primeiro pedido foi formulado contra o INPI - Instituto Nacional da Propriedade
Intelectual e contra a sociedade que havia obtido, indevidamente, o registro da
marca, enquanto o segundo foi dirigido apenas contra essa última.
Assim, em que pese o pedido de
nulidade do registro da marca ter sido formulado contra o INPI e contra a
sociedade, o pedido de indenização por perdas e danos pelo uso indevido foi
dirigido apenas à sociedade empresária, o que não seria suficiente para atrair
a competência da Justiça Federal para analisar esse pedido específico.
Tratar-se-ia, segundo o ministro Luis Felipe Salomão, de cumulação indevida de
pedidos, já que a cumulação só é admitida quando o mesmo Juízo é competente
para conhecer de todos (CPC, art. 292, § 1º, II), o que não seria o caso.
A ministra Maria Isabel Gallotti
proferiu voto divergente, no sentido de que a Justiça Federal poderia, na
hipótese, decidir sobre o pedido indenizatório, na medida em que a indenização
seria mera consequência da procedência do pedido de nulidade de registro de
marca. Nas palavras da ministra, o pedido indenizatório “é uma consequência
necessária do uso indevido da marca”, sendo que “a ausência de danos apenas
ocorreria se se comprovasse que não foi usada a marca colidente”.
O art. 175 da lei de Propriedade
Industrial (lei 9.279/96) prevê a competência da Justiça Federal para julgar a
ação de nulidade de registro concedido pelo INPI, evidenciando o intuito da
norma em trazer para a competência desta, exclusivamente, os conflitos
decorrentes do registro marcário.
Em conclusão: em que pese a decisão
proferida pelo STJ, parece-nos que há bons argumentos para se atribuir à
Justiça Federal a competência para também julgar o pedido indenizatório, quando
a ação versar sobre nulidade de registro concedido pelo INPI, uma vez que,
nessas circunstâncias, o pedido indenizatório é mera consequência do
acolhimento do pedido principal de nulidade de registro.
16. Das indicações geográficas
a)
Conceito
de Indicação Geográfica.
A nova lei de Propriedade Industrial
trouxe uma inovação nesse assunto, que foi a possibilidade de existir um
produto ou serviço que seja identificado, além da marca, pela religião
geográfica de onde provêm.
Assim, dispõe o art. 176 da Lei da
Propriedade Industrial:
Art. 176 – Constitui indicação
geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.
Art. 177. Considera-se indicação de
procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu
território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou
fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.
Art. 178. Considera-se denominação
de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu
território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características
se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores
naturais e humanos.
A lei não define o que significa
indicação geográfica, mas apenas distinguem duas espécies de indicação
geográfica que são: 1)a indicação de procedência e; 2) a denominação de origem.
O INPI define a indicação geográfica
do seguinte modo’’ ...podemos conceituar Indicação Geográfica como a
identificação de um produto ou serviço ou país, quando determinada reputação,
característica e/ou qualidade possam ser vinculadas essencialmente a esta sua
origem particular. Em suma, é uma garantia quanto à origem de um produto e/ou
suas qualidades e características regionais. ‘’ Em outras palavras para o
consumidor é relevante comprar um produto ou serviço de uma determinada região
do Brasil, principalmente por ser uma garantia de qualidade.
É o caso, falando genericamente, do
queijo de Minas Gerais, do vinho do Rio Grande do Sul, do Café de São Paulo,
todos seriam produtos que, simplesmente, por sua produção em determinada região
geográfica trazem um diferencial para o público consumidor. Para a proteção da Indicação
Geográfica e uso nos produtos e serviços respectivos, deve ser requerido o
Registro no INPI pelo titular legitimado para tanto.
b)
Alguns
exemplos de indicações geográficas:
No mundo: França: Champagne (vinhos
espumantes); Boudeaux (vinhos tintos); Roquefort, Comté, Cantal, Camembert
(queijos); Cognac (destilado de vinho branco). Portugal: Porto (vinho); Serra
da Estrela (queijo). Itália: Parma (presunto); Parmiggiani, Reggiano e Grana
Padano (queijos). Espanha: Pata Negra (presunto cru); Alicante e Jijona
(torrones); Cea (pão artesanal); Montes de Toledo (azeite de oliva). África:
Galmi (cebola violeta), Quênia (chá). Ásia: Basmati (arroz - Índia); Borseong
(chá – Coréia do Sul). America Latina: Colômbia (café);
No Brasil: Vale dos Vinhedos: foi a
primeira IG reconhecida pelo INPI do Brasil, requerida pela APROVALE –
Associação dos Produtores de Vinho do Vale dos Vinhedos, concedida em 2002;
seus produtos identificados são os vinhos produzidos na região do Vale dos
Vinhedos; É uma IP. Café do Cerrado: requerida em nome do Caccer – Conselho das
Associações dos Cafeicultores do Cerrado; é uma IP identificada para os
produtores estabelecidos nas regiões do Triangulo Mineiro. Cachaça Brasil: foi
uma iniciativa do Presidente da República Fernando Henrique Cardoso para
proteger a cachaça brasileira, devido aos diversos pedidos de marca que vinham
ocorrendo no exterior.
Lei nº 9279/1996 (Lei de Propriedade
Industrial)
17. Nome Empresarial x Marca
Marca é o sinal distintivo
visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais, nos termos do
artigo 122 da Lei 9.279/1996 - Lei da Propriedade Industrial – LPI, registrada
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Nome empresarial, por outro lado, é
a firma ou a denominação adotada para o exercício de empresa, identificando o
empresário, conforme definição legal prevista no artigo 1.155 do Código Civil.
O nome empresarial é arquivado na Junta Comercial (sociedades empresárias), do
respectivo Estado, onde a empresa terá atividade, ou no cartório da respectiva
circunscrição da sede da pessoa jurídica, em se tratando de sociedades simples.
Fábio Ulhoa Coelho em seu livro,
Manual de Direito Comercial, comenta sobre a inatividade da empresa, aonde o
empresário individual e a sociedade empresária que não procederem a qualquer
arquivamento no período de dez anos devem comunicar à Junta que ainda se
encontram em atividade, nos termos do art. 60 da LRE. Se não o fizerem, serão
considerados inativos. A inatividade da empresa autoriza a Junta a proceder ao
cancelamento do registro, com a consequente perda da proteção do nome
empresarial pelo titular inativo.
Ocorre que, ainda que marcas e nomes
empresariais possuam funções diferentes, visto que a marca distingue produtos e
serviços, e o nome empresarial identifica o empresário, um nome empresarial
pode colidir com uma marca e vice-versa. A solução desses conflitos usualmente
apresenta dificuldades, visto que na legislação concernente não há regras para
solução de eventual conflito entre nomes empresariais, marcas e outros signos
distintivos.
Insta frisar que o principal enfoque
que tantos os tribunais quanto a doutrina têm se preocupado está na existência
de Concorrência Desleal entre as litigantes. As decisões buscam proteger tanto
os empresários que investem em seus negócios, quanto os consumidores e
empresários que devem ser protegidos da confusão sobre a procedência de um
determinado produto ou serviço oferecido no mercado. Quanto mais transparente a
relação comercial que nos cerca, melhor será para o desenvolvimento do país.
18. Nomes de domínio × marcas
Pode ocorrer o caso de um nome de
domínio colidir com uma marca registrada. Existem, ainda, casos de terceiros
que registram nomes de domínio antes do detentor da marca, com o intuito de
vendê-lo à empresa desta. Desses casos surgem controvérsias, as quais não são
de competência do CGI.br ou NIC.br, pois apenas registram os nomes,
especialmente os “.br”, não tendo acesso aos registros de marca e por
utilizarem o sistema first to file pela agilidade proposta.
É competência do Poder Judiciário ou
de câmaras arbitrais específicas, julgar e analisar os casos sob vários
aspectos. Por exemplo, em caso de marca de alto renome ou notoriamente
conhecida em certo ramo, ela prevalecerá sobre o nome de domínio, justamente
pela notabilidade da marca, sendo passível de má-fé; já as marcas comuns se
julgam por critérios de possibilidade de confusão, aproveitamento parasitário,
má-fé, concorrência desleal e precedência do registro. O domínio e a marca
idênticos ou semelhantes podem continuar a existir, mesmo se não pertencerem a
uma mesma pessoa, caso as hipóteses acima citadas não se configurem no caso.
Segundo Fábio Ulhoa Coelho: “No
conflito entre a anterioridade na solicitação do nome de domínio e o registro
da marca no INPI, prevalece este último. Assim, o legítimo titular de marca
registrada tem o direito de reivindicar o endereço eletrônico concedido pela
outra pessoa, sempre que o domínio reproduzir sua marca. A ordem de chegada só
prevalecerá se os dois interessados possuírem (cada um, numa classe diferente)
o registro da marca adotada no nome de domínio”.
De
tal forma, se um titular de uma marca se sentir prejudicado por um nome de
domínio “.br”, esse poderá ajuizar uma ação pedindo cancelamento do nome de
domínio ou transferência para si (titular da marca), indenização de danos
materiais e morais caso estabelecido prejuízo devido à má-fé.
Na jurisprudência abaixo, vemos a
decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre um caso de domínio de internet em
face a uma marca, julgado improcedente por ausência de má-fé do requerente do
domínio, sendo esta imprescindível:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO.
NOME EMPRESARIAL. MARCA. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE.
CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCI AL NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A anterioridade do registro no nome
empresarial ou da marca nos órgãos competentes não assegura, por si só, ao seu
titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede
mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial
que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo. 2. No Brasil, o
registro de nomes de domínio é regido pelo princípio "First Come, First
Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que
satisfizer as exigências para o registro. 3. A legitimidade do registro do nome
do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de
signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome
empresarial, seja marca. 4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da
demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada,
ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do nome de domínio e a
responsabilidade por eventuais prejuízos. 5. No caso dos autos, não é possível
identificar nenhuma circunstância que constitua sequer indício de má-fé na
utilização do nome pelo primeiro requerente do domínio. 6. A demonstração do
dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o
acórdão atacado e os paradigmas. 7. Recurso especial principal não provido e
recurso especial adesivo prejudicado.”
Domínio na Internet
19. Conceito e importância empresarial
O
domínio é uma denominação, formada por palavras, símbolos ou códigos, que
vinculam a uma localização de um sítio em um servidor na internet. Todo domínio
é uma simplificação de se encontrar um endereço virtual, à medida que substitui
o número de IP (Internet Protocol), que é mais complexo e difícil de memorizar,
sendo formado apenas por números e pontos. Todo domínio deve seguir aos padrões
do protocolo DNS (Domain Name System), que é um sistema de resolução desses
nomes de domínio, que funciona de forma distribuída entre vários servidores de
nomes ligados entre si em uma rede. A partir desse sistema, converte-se o nome
de domínio para o endereço IP, conectando o usuário ao detentor do domínio.[2]
No Brasil, qualquer entidade com
personalidade jurídica ou pessoas físicas, que possuam um contato no país, é
apta a registrar um domínio.
Os domínios são constituídos por uma
estrutura hierárquica, como a formação pelo nome escolhido pelo titular e os
sufixos, como os chamados de DPN (Domínio de Primeiro Nível) e os domínios de
topo de código de país (ccTLD: country code top-level domain) como o “.br”.
Alguns dos DPN são restritos a certos ramos, sendo necessário, nesse caso, a
comprovação de tais fins pela documentação adequada. Algumas destas extensões
são: .org.br, .net.br, .psi.br, .edu.br.
Exemplo de domínio: www.uenp.edu.br,
cujo IP seria 200.195.132.234, sendo “www” indicativo da Rede Mundial, “uenp” o
domínio escolhido pelo criador, “.edu” o DPN e “.br” o domínio de topo de
código de país.
Os nomes de domínio não são
registráveis no INPI, diferentemente da marca de um produto ou serviço, que é
passível de registro. O registro do nome de domínio atualmente é feito junto ao
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), que é uma associação
civil privada sem fins econômicos que implementa as decisões e projetos do
Comitê Gestor da Internet no Brasil. O registro pode ser feito por meio do
sítio www.registro.br.
Ao se registrar um nome de domínio,
aquela pessoa que o solicitar primeiro o obtém (sistema first to file).
No Direito Empresarial, o domínio tem a função técnica de
estabelecer uma conexão entre o cliente e o empresário, pois liga os aparelhos
e dados para uma comunicação entre si (funciona como o número telefônico). Tem
também uma função jurídica, pois é a identificação da localização de uma página
de um estabelecimento virtual na internet, de forma comparável à função do
título de estabelecimento quanto ao ponto. [3]
Questões:
1.
Defina franquia empresarial ou
franchising.
Franquia empresarial é uma modalidade de contrato em que
um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente,
associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou
serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de
implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou
detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no
entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.
2.
A Indústria Curitibana de Pneus S/A
registrou em 20/5/2000 junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade
Industrial) marca de pneu denominada "Power". Por outro lado, a
sociedade Japa Comércio e Varejo de Motocicletas e Motonetas Ltda. passou a
comercializar em 1° /10/2011motoneta também denominada "Power".
Analise as proposições abaixo e determine quais estão corretas:
l. Segundo o princípio da
especialidade das marcas, não há colidência entre os signos semelhantes ou até
mesmo idênticos, se os produtos que distinguem são diferentes.
II. O direito de
exclusividade do uso da marca não deve ser exercido de modo a impedir o uso de
marca semelhante deferido para produto de classe diferente,
Ill. O registro precedente
no INPI confere à indústria Curitibana de Pneus S/A exclusividade sobre a marca
"Power".
IV. Embora a Indústria
Curitibana de Pneus S/A não tenha exclusividade sobre a marca
"Power", faz jus ao ressarcimento dos prejuízos que Japa Comércio e
Varejo de Motocicletas e Motonetas Ltda. lhe causou a partir de 1° /10/2011.
Apenas as afirmações I e II estão
corretas, pois a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero
de atividades que ele designa. Desse modo, “Stradivarius”, para aviões, não
infringe a mesma marca, para clarinetes: não há possibilidade de engano do
consumidor, ao ver anunciado um avião, associá-lo ao instrumento musical.
3.Segundo o art. 122 da Lei n.º 9.279/1996, são
suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente
perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Com base no regime
jurídico das marcas, previsto nessa lei, assinale a opção correta.
a) À marca de produto ou serviço será
concedida proteção para distinguir produto ou serviço de outro, idêntico,
semelhante ou afim, de origem diversa
b) À marca notoriamente conhecida, desde
que registrada no Brasil, será concedida proteção em todos os ramos de
atividade.
c) À marca de alto renome será concedida
proteção em seu ramo de atividade, independentemente de estar registrada no
Brasil.
d) À marca coletiva, se devidamente
registrada no Brasil, será concedida proteção para ser utilizada por todos os
que atuarem no correspondente ramo de atividade.
Resposta:
A
Fontes:
http://www.conceitomarcas.com.br/reg_marcas.php
http://www.savanacomunicacao.com.br/150/sua-marca-tem-conceito.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marca
http://www.comunicacaoempresarial.com.br/comunicacaoempresarial/conceitos/marca.php
http://www.evef.com.br/marca.php
http://fabioelima.blogspot.com.br/2010/03/requisitos-para-o-registro-de-uma-marca.html
http://www.ppi.pa.gov.br/Imangens_PI_Menu/Apresentacoes/MINI_IG_setec_148.pdf
http://www.rodriguesadv.com.br/artigos/17.08.11_(2).htm
www.nitpar.pr.gov.br/blog/2007/11/27/nome-de-dominio-nome-comercial-e-registro-de-marca-principais-diferencas/
www.jus.com.br/artigos/1778/nome-de-dominio-na-internet-e-legislacao-de-marcas
www.marcaspatentes.com.br/dominio-nome-comercial-e-marca/
www.registro.br/
www.nic.br/index.shtml
www.uenp.edu.br
http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/diretrizes_de_analise_de_marcas_17-12-2010.pdf
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2011_2/rodrigo_carvalho.pdf
Coelho,
Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. Ed. Saraiva 23ª Edição. 2011, pg61.
Diniz,
Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Ed. Saraiva 2ª Edição. 2009,
pag706.
Requião,
Rubens. Curso de Direito Comercial. Ed. Saraiva 26ª. 2006, pag242.
SARDINHA,
Gustavo Augusto Hanum. MARCA COMERCIAL – QUANTO VALE A SUA? 1° Ed. Ed. Juriá,
2011, Curitiba.
[1]
SARDINHA, Gustavo Augusto
Hanum. MARCA COMERCIAL – QUANTO VALE A SUA? 1° Ed. Ed. Juriá, 2011, Curitiba.
[2] COELHO, Fábio Ulhoa. MANUAL DE DIREITO
COMERCIAL. 18 ed, revista e atualizada. Págs. 70, 71. Ed. Saraiva. 2007, São
Paulo.
3(STJ - REsp: 658789 RS 2004/0061527-8, Relator: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 12/09/2013, disponível em http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24160551/recurso-especial-resp-658789-rs-2004-0061527-8-stj, acessado em
18/03/2014)
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