PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.832.148 - RJ (2019⁄0137378-9)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE: GOIÁS REFRIGERANTES S⁄A

ADVOGADOS: EURICO BARBOSA DOS SANTOS FILHO  - GO012702 - SILVERLENE OLIVA BARBOSA DOS SANTOS  - GO023224 

RECORRIDO:COCA COLA INDUSTRIAS LTDA

RECORRIDO:THE COCA COLA COMPANY

ADVOGADOS: PAULO PARENTE MARQUES MENDES  - RJ059313 - FELIPE BARROS OQUENDO  - RJ163788

 BÁRBARA ÂNGELA MOISÉS LEITÃO  - RJ207599

JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR  - RJ162697

INTERES.:INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA - RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. RENÚNCIA AO REGISTRO. EFEITOS EX NUNC. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7⁄STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REITERADOS. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC⁄15. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7⁄STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.

1. Ação ajuizada em 25⁄8⁄2014. Recurso especial interposto em 17⁄9⁄2018. Autos conclusos à Relatora em 17⁄6⁄2019.

2. O propósito recursal é verificar (i) se houve perda superveniente do objeto da ação; (ii) se o acórdão apresenta nulidade em razão do indeferimento da prova pericial postulada; (iii) se a fundamentação do aresto é suficiente para amparar as conclusões nele apostas; (iv) se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi feita de acordo com as circunstâncias da espécie; e (v) se deve ser afastada a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC⁄15.

3. Como os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se prospectivamente – ex nunc –, sua extinção por esse motivo não enseja a perda do objeto da ação que veicula pretensão de declaração de nulidade da marca, pois a invalidação produz efeitos ex tunc – a partir da data do depósito do pedido (art. 167 da LPI).  

4. O entendimento consolidado do STJ acerca da interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do CPC⁄73 (arts. 370 e 371 do CPC⁄15) aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas a fim de formar a sua convicção, não havendo que se falar na violação desses dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado aos autos, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no particular. Precedente.

5. O acórdão recorrido apresenta fundamentação adequada, tendo os julgadores reconhecido, à unanimidade, com base nas circunstâncias específicas dos autos, a necessidade de invalidação da marca JOCA COLA, em face da similitude existente com a marca das recorridas (COCA-COLA).

6. Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

7. A análise da insurgência quanto aos critérios orientadores da distribuição e da quantificação dos honorários sucumbenciais esbarra no óbice da Súmula 7⁄STJ.

8. Evidenciado, pelo Tribunal a quo, o propósito manifestamente protelatório na oposição de três embargos de declaração, é imperativa a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC⁄15.

9. A análise do dispositivo precitado demandaria, no particular, reexame do conjunto fático dos autos, o que é inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7⁄STJ.

10. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Dr(a). JHONES FERREIRA DA SILVA, pela parte RECORRIDA: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA.

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2020(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora

Documento: 106534203          EMENTA / ACORDÃO   - DJe: 26/02/2020

STJ determina troca de embalagem de produto

25 de abril de 2012, 20h30

O sabonete Francis Protection terá que mudar sua embalagem em 90 dias, para não ser confundido com o Protex. A decisão é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o relator, ministro Luis Felipe Salomão, há manifesto interesse público na repressão de atos de concorrência desleal, porque a medida tem função reflexa de proteção ao consumidor. Além disso, a lei de proteção à propriedade industrial tem previsão específica sobre o tema.

A decisão reconheceu a possibilidade de garantir o trade dress detido pela Colgate Palmolive. O trade dress é a forma geral de apresentação de um produto ou serviço. Mesmo não se tratando de tutela específica da marca, é possível ao juiz determinar a troca de embalagens que possam confundir o consumidor e causar concorrência desleal.

De acordo com o relator, alterar o entendimento da Justiça local sobre a efetiva possibilidade de confusão do consumidor exigiria reanálise de prova, o que é vedado ao STJ em recurso especial. O ministro afirmou também que a jurisprudência recente do STJ e do Supremo Tribunal Federal rejeita a possibilidade de reexame de decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em vista da natureza provisória dessas decisões. O recurso especial não foi conhecido.

“O artigo 209, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996 expressamente prevê a possibilidade de o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje”, esclareceu. “Desse modo, o artigo 209 constitui salutar e relevante instrumento processual à disposição do Judiciário para que a autoridade judiciária possa garantir, nos casos de materialização de sua incidência, a tutela da propriedade intelectual, possibilitando, ainda que em caráter provisório, a cessação da indevida violação por terceiros de bens relativos à propriedade industrial e, ainda, a pronta repressão a atos de desvio desleal de clientela”, completou.

A ação foi proposta pela Colgate Palmolive Indústria e Comércio Ltda. e pela Colgate Palmolive Company contra a Francis Licenciamentos Ltda. Para as autoras, que detêm a marca Protex há mais de 50 anos, o seu produto possui alta credibilidade e reconhecimento, sendo identificável pela embalagem branca e marca em azul com listras coloridas.

Segundo elas, a Francis adotou o mesmo padrão, copiando os “elementos distintivos do produto líder de mercado para atrair clientela alheia”. Por isso, além de indenização, pediram a troca das embalagens. Este último pedido recebeu tutela antecipada, confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

No Recurso Especial, a Francis sustentou não haver prova inequívoca do direito alegado pela Colgate Palmolive e que os efeitos da medida concedida na tutela antecipada seriam irreversíveis. Mas o relator não acolheu suas pretensões.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE DE MEDICAMENTO - AÇÃO DE NULIDADE MANEJADA CONTRA AO DO INPI QUE INDEFERIU PATENTE

251800002133 - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE DE MEDICAMENTO - AÇÃO DE NULIDADE MANEJADA CONTRA AO DO INPI QUE INDEFERIU PATENTE - ACORDO TRIPS - INAPLICABILIDADE - "Recurso especial. Propriedade industrial. Patente de medicamento. Ação de nulidade manejada contra ato do INPI que indeferiu pedido de patente. Pedido de patente depositado sob a égide da Lei nº 5.771/1971. Inaplicabilidade do acordo TRIPs. Entrada em vigor da Lei nº 9.279/1996. Possibilidade de depósito de patente pipeline. 1. Ao tempo da Lei nº 5.772/1971 não eram privilegiáveis e, portanto, não poderiam ser objeto de patente, produtos químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação. 2. O acordo TRIPs, incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto Presidencial nº 1.355/1994, permitiu o patenteamento de produtos farmacêuticos (art. 27), mas suas disposições tornaram-se obrigatórias, no Brasil, somente a partir de 1º de janeiro de 2000, tendo em vista o prazo de extensão geral estabelecido no seu art. 65.2. 3. O pedido de patente de fármaco depositado no INPI em 1996 não poderia, portanto, ser deferido com base na Lei nº 5.772/1971 nem tampouco apreciado diretamente com base nas disposições do acordo TRIPs, cuja observância ainda não havia se tornado obrigatória. 4. Com a entrada em vigor da Lei nº 9.279/1996, surgiu para o autor possibilidade de desistir do pedido previamente depositado e apresentar outro requerendo a patente pipeline, desde de que cumpridos os requisitos dispostos na nova lei, o que não ocorreu. 5. Recurso especial improvido." (STJ - REsp 1.127.971 - (2009/0046381-8) - 3ª T. - Rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 14.04.2014 ) 

Comentário Editorial

O referido acórdão consta que a empresa recorrente requereu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a patente de um produto farmacêutico, em 18 de março de 1996. O INPI indeferiu o requerimento sob alegação de que, com a entrada em vigor da Lei nº 9.279, a empresa deveria ter efetuado outro pedido, nos termos do art. 229 da norma, para que o pedido de patente normal fosse convertido em um pedido de patente pipeline.

No julgamento do recurso, duas questões foram levadas à apreciação da Turma: se havia legislação que permitisse a patente de fármacos, quando foi feito o pedido de registro de patente; e se a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) poderia obrigar aqueles que já haviam depositado pedido normal de patente a apresentar outro pedido, para que fosse adequado às alterações introduzidas pela norma.

A recorrente alegou que, na data do requerimento, o patenteamento de fármacos era regido pelas regras do tratado TRIPs (do inglês Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), firmado em 1994.

Sustentou, ainda, que, além de a Lei nº 9.279 só ter entrado em vigor depois da apresentação do pedido de patente, ela não obriga a apresentação de um novo pedido para substituir aquele já em processamento.

A sentença, confirmada no acórdão de apelação, julgou improcedente o pedido, sob o entendimento de que as regras do tratado TRIPs só entrariam em vigor a partir de 1º de janeiro de 2000.

Dessa forma, na data da apresentação do pedido, vigia o Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971), que vedava a concessão de patentes para produtos químicos e farmacêuticos. O INPI, então, teria decidido corretamente ao exigir a apresentação de novo pedido, nos termos do art. 229 da Lei nº 9.279.

A recorrente alegou que, embora o acordo TRIPs permitisse aos países signatários adiar a sua aplicação até 1º de janeiro de 2000, o Brasil não teria se pronunciado expressamente a esse respeito, e por isso as disposições convencionadas teriam tido aplicação imediata. 

Vale trazer trecho do voto do Relator:

"Dessa forma as disposições constantes do TRIPs apenas entraram em vigor cinco anos após a publicação do Decreto Presidencial nº 1.355/1994, ou seja, em 01.01.2000, como ficou definido pela jurisprudência desta Corte.

Nesse sentido:

COMERCIAL - PROPRIEDADE INTELECTUAL - RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - PATENTES - VIGÊNCIA DE QUINZE ANOS - ART. 24 DA LEI 

Nº 5.772/1971 - EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE - ACORDO TRIPS (ARTS. 65 e 70, I) - PAÍSES MEMBROS - DIREITO DE RESERVA - PERÍODOS DE INCIDÊNCIA DO ACORDO - PRIVILÉGIOS DE INVENÇÃO ANTERIORMENTE CONCEDIDOS - PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR CINCO ANOS - AUSÊNCIA DE SUPORTE LEGAL.

[...]

3. Mesmo que vigente o TRIPs desde 1º de janeiro de 1995 em face de sua ratificação e promulgação, a regra prescrita no seu art. 65.2 - 'Um país em desenvolvimento membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente acordo, estabelecida no § 1º, por um prazo de quatro anos, com exceção dos arts. 3º, 4º e 5º -, por se constituir uma reserva concedida ao Brasil, sintetiza direito norteador de amparo ao reconhecimento de que a entrada em vigor no acordo veio a ocorrer somente em 1º de janeiro de 2000, inibindo, portanto, sua plena incidência a partir da publicação oficial. (REsp 642.213/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª S., J. 28.04.2010, DJe 02.08.2010)

Comercial. Recurso especial. Mandado de segurança. Patentes. Pedido de prorrogação, por mais cinco anos, de patente concedida na vigência da Lei nº 5.772/1971, em face da adesão do Brasil ao acordo TRIPs. Natureza do acordo. Exame das cláusulas relativas às possíveis prorrogações de prazo de vigência do TRIPs para os países em desenvolvimento e das discussões legislativas no Congresso brasileiro durante a adesão ao acordo.

[...]

Em resumo, não se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto no 

art. 65.4 do TRIPs, por falta de manifestação legislativa adequada nesse sentido; porém, o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qualidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar interesse neste ponto como condição da eficácia de seu direito. Recurso especial não conhecido. (REsp 960728/RJ, Relª Min. Nancy Andrighi, 3ª T., J. 17.03.2009, DJe 15.04.2009)

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PATENTE CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI Nº 5.772/1971 POR MAIS CINCO ANOS - ACORDO TRIPS - VIGÊNCIA NO BRASIL

[...]

II - A ausência de manifestação legislativa expressa, no sentido de postergar a vigência do Acordo no plano do direito interno por mais cinco anos (na modalidade 1 + 4), não pode ser interpretada como renúncia à faculdade oferecida pelo art. 65 às nações em desenvolvimento, uma vez que não havia nenhum dispositivo obrigando o país a declarar sua opção pelo prazo de transição. Precedente: REsp 960.728/RJ, Relª Min. Nancy Andrighi, DJ 17.03.2009. (REsp 806.147/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJe 18.12.2009)"

José Carlos Tinoco Soares, discorrendo sobre a possibilidade da alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, ressalva:

"[...] Trata-se de uma adoção mais ampliada do que já estava previsto no art. 188 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27.08.1945, primeiro Código de Propriedade Industrial, ou seja: 'Poderá constituir matéria de defesa na ação criminal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente'."

O renomado autor, comentando o art. 183 da Lei nº 9.279/1996, explica que comete crime contra a propriedade industrial quem viola direito da patente de invenção ou de modelo de utilidade. Contudo, ressalva:

"[...] para a caracterização deste específico delito não deverão ser admitidas em juízo as simples expectativas de direito (pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade) ou mesmo as patentes que já caíram no domínio público, pela decorrência do prazo legal, pela decretação de caducidade, por falta de pagamento de anuidade ou ainda pela sua anulação judicial, ou outra decisão da qual não caiba mais recurso.

Considerando, pois, a integral validade da patente de invenção ou de modelo de utilidade, comete crime contra uma ou outra aquele que fabrica, usa meio ou processo ou promove a sua aplicação ou utilização por si ou por terceiros, sem autorização do titular." (Lei de patentes, marcas e direitos conexos, Lei nº 9.279 - 14.05.1996. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 101 e 275)

O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso.