Registro de documento societário. Prova da efetiva cessão.

 

Societário – A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria de votos, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de pacto verbal no qual um doador de cotas empresariais teria estabelecido, como condição resolutiva, que as cotas lhe fossem devolvidas caso ele viesse a se casar – o que efetivamente ocorreu. Para o colegiado, além de o suposto pacto ter sido feito com apenas um dos sócios, filho do doador – não atingindo, portanto, os demais sócios –, seria necessário o registro da condição resolutiva no mesmo instrumento em que foi formalizada a doação, tendo em vista a formalidade exigida nesse tipo de negócio jurídico. “O contrato faz lei entre as partes, mas não produz efeitos na esfera juridicamente protegida de terceiros que não tomaram parte na relação jurídica de direito material”, afirmou o relator do recurso, ministro Villas Bôas Cueva. (STJ, 7.4.22. O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS - PRETENSÃO DA AUTORA DE EXCLUSIVIDADE DE USO DO NOME "CHANDON" EM QUALQUER ATIVIDADE

RECURSO ESPECIAL Nº 1.209.919 - SC (2010?0168461-7)

RELATOR              :               MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO)

RECORRENTE      :               CHAMPAGNE MOET E CHANDON

ADVOGADO           :               PLÍNIO J AZAMBUJA BUENO E OUTRO(S)

RECORRIDO         :               CHANDON DANCETERIA E BAR LTDA

ADVOGADO           :               ELIAS ARGENTE SILVA E OUTRO(S) - SC007807

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO):

Trata-se de recurso especial interposto por CHAMPAGNE MOET E CHANDON, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS - PRETENSÃO DA AUTORA DE EXCLUSIVIDADE DE USO DO NOME "CHANDON" EM QUALQUER ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE REGISTRO COMO MARCA DE ALTO RENOME - IMPOSSIBILIDADE - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - PROTEÇÃO RESTRITA AO RESPECTIVO RAMO DE ATIVIDADE - MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE MARCA DA RÉ - EXERCÍCIO DE RAMOS DE ATIVIDADES DIVERSOS DAQUELE NOTORIAMENTE CONHECIDO DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 125 E 126 DA LEI N. 9.279196 E DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1. A proteção de nome comercial enquanto integrante de certa marca encontra previsão como tópico do direito marcário, dentre as vedações ao registro respectivo (arts. 64 e 65, V, da Lei n. 5.772?71). Destarte, e conquanto se objete que tal vedação visa à proteção do nome comercial de per si, o exame de eventual colidência entre marca integrada pelo nome comercial do titular versus marca alheia idêntica ou semelhante posteriormente registrada, não pode ser dirimido apenas com base na anterioridade, subordinando-se, em interpretação sistemática, aos preceitos relativos à reprodução de marcas, consagradores do princípio da especificidade (arts. 59 e 65, XVII, da Lei no 5.772?71). Precedentes.

2. Orientação que se mantém mesmo em face da Convenção da União de Paris, ante a exegese sistemática dos arts. 2º e 8º, não se havendo falar em proteção marcária absoluta tão-só porquanto composta de nome comercial. Precedente.

3. Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, limitando-se, a tutela da marca registrada a produtos e serviços de idênticas classe e item.

4. Apenas em se tratando de marca notória (art. 67, caput, da Lei nº 5.772?71, atual marca "de alto renome", art. 125 da Lei nº 9.279?96), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens. Outrossim, não se confundem as marcas "notória" e "notoriamente conhecida" (art. 60 bis da CUP, atual art. 126 da Lei no 9.279?96), esta, ainda que não registrada no Brasil, gozando de proteção, mas restrita ao respectivo "ramo de atividade"." (REsp 658702?RJ, Relator Ministro Jorge Scartezzini).

PRESCRIÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - FATO CAUSADOR DO DANO AFASTADO - SENTENÇA CONFIRMADA - ANÁLISE DA MATÉRIA PREJUDICADA.

Afastada a alegação de agir causador de dano moral, prejudicado resta o exame da pretensão de indenização.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Em suas razões recursais, a ora recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o v. acórdão recorrido violou "o art. 8º da Convenção de Paris, que vigora no Brasil em conformidade com o Decreto no 635?92, o art. 462 do CPC, os arts. 124, incisos XV e XIX, 189, inciso I, da Lei no 9.279?96 (Lei da Propriedade Industrial)".

Afirma, para tanto, que:

(I) o nome empresarial é protegido pelo art. 8º da Convenção de Paris "em todos os países signatários da chamada União de Paris, inclusive o Brasil e a França e independentemente de qualquer registro ou formalidade";

(II) o Tribunal de origem não levou em consideração fato novo e relevante, no sentido de que a ora recorrida "não é titular de registro da marca 'CHANDON', mas sim de dois pedidos de registro, de nºs 821796119 e 822135132, que foram arquivados, sendo um deles indeferido (...). O nobre relator (...) interpretou simples pedidos de registro como se fossem registros já concedidos pelo INPI, que vieram, posteriormente, a ser um indeferido e o outro arquivado por falta de cumprimento de exigência, por força de decisões administrativas que ,se tornaram definitivas";

(III) o "art. 124, inciso XV, da Lei no 9.279?96, (...) proíbe o registro de patronímico ou sobrenome como marca, salvo com o consentimento do titular, herdeiros ou sucessores e a fortiori, veda seu uso. É incontroverso, pois a Recorrida não contestou a afirmação feita na inicial pela Recorrente e foi apresentado documento a esse respeito, que um de seus diretores era então, e ainda é, JEAN REMY MARIE RENE CHANDON-MOIÊT, valendo acrescentar que o sobrenome CHANDON remonta ao final do século XVIII, quando um de seus diretores possuía o sobrenome em questão";

(IV) o art. 126, XIX, da Lei 9.279?96 proíbe o registro de marca idêntica ou semelhante à de outrem, devidamente registrada para distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de sorte a possibilitar engano ou confusão, e o art. 189, I, da Lei 9.279?96 proíbe o uso de marcas em tais condições, tipificando-o como crime. No entanto, "o acórdão na apelação, confirmado pelo acórdão nos embargos de declaração, afastou a argüição de colidência das marcas das partes litigantes, que são as mesmas ('CHANDON'), à alegação de que os produtos e serviços em jogo pertencem a classes diferentes. Esse posicionamento não encontra amparo na lei atual, que se refere a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, que podem pertencer, ou não, à mesma classe. A lei anterior, de n. 5.772?71, é que limitava a colidência de marcas à mesma classe, tendo deixado de vigorar a partir de 1996! No caso, há afinidade evidente entre os vinhos, inclusive os famosos vinhos espumantes da Recorrente, e os serviços prestados pela Recorrida em seu estabelecimento, que incluem os serviços de alimentação e de bebidas alcoólicas, inclusive vinhos e espumantes", até mesmo a própria Chandon;

(V) "o art. 126 da Lei no 9.279?96 (Lei da Propriedade Industrial), que confere proteção especial à marca notoriamente conhecida, ainda que não registrada no Brasil. Como a marca "CHANDON" da Recorrente está aqui devidamente registrada, o referido dispositivo legal e convencional (art. 60, bis, da Convenção de Paris) deveria ter sido aplicado à espécie";

(VI) na lição do jurista Rudolph Callmann, "existe, além da confusão de origem, o que ele chama confusão de negócios, que pode ocorrer se as partes tiverem atividades não concorrentes (...). Esse tipo de confusão é também denominada por outros juristas 'confusion of sponsorship', isto é, confusão de patrocínio, no sentido de que o público pode pensar que a segunda empresa no tempo é patrocinada pela primeira".

Contrarrazões apresentadas às fls. 401-406 (e-STJ).

Admitido o recurso na origem, subiram os autos.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.209.919 - SC (2010?0168461-7)

VOTO

O SENHOR MINISTRO LÁZARO GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO) - RELATOR:

O v. acórdão recorrido decidiu a controvérsia em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual as marcas de alto renome, registradas previamente no INPI como tal, gozam, nos termos do art. 125 da Lei 9.279?96, de proteção em todos os ramos de atividade, enquanto as marcas notoriamente conhecidas gozam de proteção internacional, independentemente de formalização de registro no Brasil, apenas em seu ramo de atividade, consoante dispõem os arts. 126 da referida lei e 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, ratificada pelo Decreto 75.572?75. Neste último, é plenamente aplicável o princípio da especialidade, o qual autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos.

O aresto proferido pela colenda Terceira Turma bem elucida a questão, in verbis:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DA MARCA "MEGAMASS". RECONHECIMENTO DA NOTORIEDADE DA MARCA ESTRANGEIRA "MEGA MASS". EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 6º BIS, 1, DA CUP. ART. 126 DA LEI N. 9.279?96.

1. O art. 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, que foi ratificado pelo Decreto n. 75.572?75 e cujo teor foi confirmado pelo art. 126 da Lei n. 9.279?96, confere proteção internacional às marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro no Brasil, e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso, das marcas que configurem reprodução, imitação ou tradução suscetível de estabelecer confusão entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade.

2. Referida proteção não fica restrita aos produtos que sejam registráveis na mesma classe, exigindo-se apenas que sejam integrantes do mesmo ramo de atividade.

3. As marcas notoriamente conhecidas, que gozam da proteção do art. 6º bis, 1, da CUP, constituem exceção ao princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas no país, impedem o registro de outra marca que a reproduzam em seu ramo de atividade. Além disso, não se confundem com a marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como previsto no art. 125 da Lei n. 9.279?96.

4. Quando as instâncias ordinárias, com amplo exame do conjunto fático-probatório, cuja revisão está obstada pela incidência da Súmula n. 7?STJ, concluem que determinada marca estrangeira possui notoriedade reconhecida no ramo de suplementos alimentares em diversos países, não havendo dúvida acerca da possibilidade de provocar confusão nos consumidores, deve, portanto, ser mantido o cancelamento do registro da marca nacional de nome semelhante.

5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1.447.352?RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14?06?2016, DJe de 16?06?2016)

Nesse contexto, "a finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF?88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)" (REsp 1.105.422?MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10?05?2011, DJe de 18?05?2011)

Com efeito, o aludido princípio da especialidade visa a evitar a confusão no mercado de consumo do produto ou serviço prestado por duas ou mais marcas, de modo que, para tanto, deve ser levado em consideração o consumidor sob a perspectiva do homem médio.

A propósito:

DIREITO MARCÁRIO. RECUSO ESPECIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA COLIDÊNCIA DE MARCAS. PROTEÇÃO ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE AFINIDADE OU IDENTIDADE DO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. SÚMULA 7?STJ.

PÚBLICO-ALVO A QUEM SE DESTINA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DO CONSUMIDOR COMUM. REGRA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. MANUAL DE MARCAS DO INPI. CASO CONCRETO QUE PODE PROVOCAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. AUTUAÇÃO EM MERCADOS AFINS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A propriedade de marcas tem proteção assegurada pela Constituição da República (art. 5º, XXIX), sendo importante instrumento de interesse social e de desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

2. A revisão do acórdão recorrido sobre a identidade ou afinidade do segmento mercadológico das marcas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. A mera diferença no código de especificação do produto ou serviço, de acordo com a Classe Internacional adotada pelo INPI, não é suficiente para se chegar à conclusão sobre a relação de existência de afinidade, razão pela qual deve ser verificado o risco de confusão no mercado consumidor (REsp 1.340.933?SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10?3?2015, DJe 17?3?2015).

4. A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homus medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade.

5. Em casos bem específicos, pode ser invocada a qualificação do público-alvo, para verificar a possibilidade, ou não, de coexistência de marcas.

6. Ainda que se trate de consumidores especializados, o âmbito de atuação das marcas não podem estar inserido em mercado que guarda ampla similitude ou afinidade, sob pena de provocar confusão ou associação indevida de marcas.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1.342.741?RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05?05?2016, DJe de 22?06?2016)

No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim dirimiu a controvérsia trazida nos autos:

Por outro lado, constato dos autos que a Apelante, em 31.10.2000, pelo certificado de registro de marca n.º 820883662, obteve a concessão do registro da palavra "CHANDON", na classe "33" - vinhos, espumantes, bebidas destiladas ou aguardentes e licores, de apresentação?natureza "nominativa de produtos" (fl. 33).

Já a empresa Apelada, em 17.11.1999, obteve o registro da marca "CHANDON", de apresentação?natureza "mista de serviço", sob n.° 821796119, na classe "41.20" - negócio de danceteria (fl. 116).

Posteriormente, foi concedido novo registro da marca "CHANDON" à Apelada, agora em 06.04.2000, sob n.° 822135132, na classe "42" - "4.1.2; 27.5.1" - serviços de hotéis, saunas, massagens, alojamento, sanatórios, restaurantes, cantinas, serviços de agência de viagem ou de intermediários que asseguram reservas de hotéis e relatórios" (fl. 126).

Segundo orientação do Eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, JORGE SCARTEZZINI, inferem-se "dois princípios básicos do direito nacional marcário: 1) territorialidade, pelo qual, ainda que se explore determinada marca apenas em certo município ou região, uma vez registrada pelo INPI, a proteção incidirá contra o uso de terceiros, para produtos idênticos ou análogos, em todo o território pátrio; e 2) especialidade, especificidade ou novidade relativa, pelo qual a proteção da marca, salvo quando declarada "notória" pelo IN PI (atualmente, de "alto renome"), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço indicado quando do requerimento do registro. Assim, para facilitar o registro de marcas, definindo o âmbito da proteção a ser deferida, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes e itens, nos termos do Ato Normativo n° 51?81, segundo o critério da afinidade , de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços de idênticas classe e item.

Ainda, como o princípio da especialidade é corolário da necessidade de se evitar erro ou confusão entre os usuários de certos produtos ou serviços, cuida-se de um preceito relativo, admitindo-se, para atingir tal intuito, que a análise quanto á reprodução de marca alheia, seja parcial, total ou acrescida de palavras, estenda-se ao ramo de atividade desenvolvida pelos seus titulares (art. 65, XVII, da Lei n° 5.772?71). Ou seja, de qualquer forma, alegada a colidência marcária, é imprescindível que se perquira acerca das classes em que deferidos os registros pelo INPI, ou, ainda, acerca das atividades sociais desenvolvidas pelos titulares das marcas em conflito" (REsp 658702 ? RJ, j em 29?06?2006, DJ 21?08?2006 p. 254, grifei).

Observado o princípio da especialidade, constato que a Apelante desenvolve atividade relativa a produtos do ramo de bebidas (champagne, vinhos etc.), enquanto a Apelada está no ramo de danceteria, restaurantes e outros serviços, ou seja, desenvolvem atividades distintas e seus produtos são de classes diversas, dirigidos a públicos diferentes, o que impossibilitaria a alegada confusão.

(...)

Assim, "o direito de exclusividade de uso de marca, decorrente do seu registro no INPI, é limitado à classe para a qual é deferido, não sendo possível a sua irradiação para outras classes de atividades." (RESP 142.954?SP, Relator Ministro Barros Monteiro, j em 21.09.1999, DJ 13?12?1999 p. 150).

Ademais, a simples venda de bebidas (inclusive da champagne da Autora!) no estabelecimento comercial da Apelada, não leva o consumidor a confundir as atividades dos litigantes - danceteria e produtora de vinhos e espumantes -, incorrendo, portanto, na impossibilidade de acolher a pretensão da Apelante no tocante ã caracterização da concorrência desleal, com a condenação da Apelada no pagamento de indenização.

No que tange a utilização da palavra "CHANDON" como referência ao patronímico de um dos seus sócios, tal circunstância "não altera o princípio maior da proteção ao nome comercial, subordinado ao princípio da anterioridade,..." (Resp 106763?SP, Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, j em 19?09?2002, DJ 11?11?2002 p. 212, RDR vol. 33 p. 338).

No caso em comento, é sabido que a marca da champagne "MOÈT & CHANDON" é mundialmente conhecida, sendo, portanto, pouco provável que as empresas do ramo de bebidas?vinhos?vinhos espumantes, desconheçam a existência dessa marca.

Porém, tanto a marca "MÕET & CHANDON", como o patronímico "CHANDON" não foram registradas como marca de "alto renome", tendo sido, tão-só relativamente ao ramo pelo qual é notoriamente conhecida, ou seja, bebidas?vinhos?vinhos espumantes.

Já o registro da marca "CHANDON", efetivada pela empresa Apelada, está relacionado a outros segmentos de mercado, o que somente poderiam ser abrangidos por vedação de uso do nome, pelo registro impeditivo de "alto renome"..

E assim não tendo sido efetivado, a marca, ainda que notoriamente conhecida, mesmo que não fosse registrada, só vedaria o registro por terceiros, no ramo de atividade específico da Autora, repiso, bebidas?vinhos?vinhos espumantes.

(...)

Por outro lado, no que tange a alegação da Apelante de que a mesma teria tido sua imagem denegrida, "pelo fato de oferecer a Apelada, em seu cardápio (no qual aparece, com destaque, a palavra CHANDON), produtos de "sex shop"' (fl. 222), convém esclarecer que existe uma distinção importante entre notoriedade e reputação, qual seja, "a notoriedade diz respeito,..., ao conhecimento por um determinado número de consumidores. Já na reputação, além do conhecimento dos consumidores, da notoriedade que lhe é pressuposta, há transmissão de valores. Valores, geralmente advindos da qualidade do produto, que conferem à marca fama, celebridade, renome, prestígio. A transmissão dos valores é tão intensa no caso da reputação que não só indicam o valor dos produtos e serviços fornecidos pelo titular, mas transportam esse valores para qualquer outro produto ou serviço que seja assinalado por essa marca" (MAITÊ CECÍLIA FABBRI MORO. op. cit., p. 85-86).

A simples revenda da espumante fabricada pela Autora, no cardápio da empresa Apelada, na qual aparece a palavra "CHANDON", em nada afeta sua reputação ou imagem, pois a distinção dos produtos fornecidos no referido documento permitem ao consumidor, independentemente do grau de instrução, distinguir, de imediato, o produto e serviço por ela identificado.

Constam, ainda, da r. sentença os seguintes detalhes:

A autora explora a produção e venda de bebidas alcoólicas, em especial a de vinhos e vinhos espumantes (champagne), sendo que a ré tem como principal atividade a exploração de danceteria, aliada a venda de serviços e produtos, e nesses bebidas alcóolicas, inclusive a champagne CHANDON, de produção da autora. (fl. 241, e-STJ)

(...)

Ressalte-se ainda, que verifica-se dos documentos (fotografias) de fls. 92?94, juntados pela autora, que a grafia palavra Chandon na placa da fachada da ré é totalmente diversa da grafia da palavra CHANDON da autora (fts.90?91), sendo que aquelas (placas publicitárias) ainda trazem desenhos de anjos, o que não acontece com a marca da autora. Isso, por si só, já diferencia os produtos e a marca. (fls. 244-245, e-STJ)

Com essas considerações, infere-se que o uso das duas marcas não é capaz de gerar confusão aos consumidores, assim considerando o homem médio, mormente em razão da clara distinção entre as atividades realizadas por cada uma delas. Não há risco, de fato, de que o consumidor possa ser levado a pensar que a danceteria seria de propriedade (ou franqueada) da MOET CHÂNDON francesa, proprietária do famoso champanhe.

Por essa razão, não se tratando a recorrente de marca de alto renome, mas de marca notoriamente conhecida e, portanto, protegida apenas no seu mesmo ramo de atividade, não há como alterar as conclusões constantes do acórdão recorrido.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

Documento: 80964792           RELATÓRIO E VOTO

Ministério não pode negar registro de produto se similar tem permissão de venda

O Ministério de Agricultura não pode negar registro a um tipo de produto que vem sendo comercializado por outras empresas. A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao confirmar sentença que proibiu o ministério de vedar o registro da mortadela armazenada em temperatura ambiente, produzida por uma indústria de alimentos sediada em Cambé (PR).

A agroindústria ajuizou ação contra a União após ter o registro do seu produto negado, alegando que o órgão federal está fazendo distinção entre empresas.

O ministério argumentou que a negativa ocorreu porque estão sendo feitos estudos para comprovar se a mortadela conservável em temperatura ambiente não é prejudicial ao consumo humano, salientando que novos registros estão sendo negados até a conclusão da pesquisa. O juízo de origem deu razão à empresa do Paraná, e a sentença foi remetida ao TRF-4 para o necessário reexame, como manda o Código de Processo Civil.

Para a relatora do processo na 4ª Turma, desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha, o ministério errou na falta de coerência e motivação. A seu ver, se não existem dados seguros que comprovem que o consumo de mortadela armazenada em temperatura ambiente não prejudica a saúde humana, a medida justificável seria a suspensão por completo da produção e comercialização do produto, com o que denotaria efetiva preocupação com a saúde pública.

‘‘No momento em que o Mapa delibera que, a partir de dezembro de 2012 e até a finalização de estudos, ficam vedadas novas autorizações de registro, mas permite que as empresas que tenham registro obtido anteriormente a essa data continuem a fabricar e vender o produto em questão, está sendo criada distinção sem justificativa plausível, incorrendo o ato, neste ponto, em violação aos princípios da motivação e razoabilidade do ato administrativo (adequação e pertinência entre a situação fática e a solução administrativa adotada) e, inclusive, aos princípios constitucionais da igualdade e da livre concorrência (artigos 3º, inciso IV, e 170, inciso IV, ambos da Constituição da República de 1988)’’, registrou no acórdão, lavrado na sessão do dia 22 de março. Com informações da Assessoria de Imprensa do TRF-4.

Reexame Necessário 5006463-42.2015.4.04.7001/PR

"TRANSFORMAÇÃO" DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA. OPERAÇÃO SUI GENERIS, DISTINTA DA TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADES. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COM BEM IMÓVEL.

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 703.419 - DF (2004?0161237-0)

RELATOR     :     MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE     :     MADEIREIRA SANTO ANTÔNIO LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADOS     :     ELSON CRISÓSTOMO PEREIRA E OUTRO(S)
        MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR - SÍNDICO
AGRAVADO     :     BANCO DO BRASIL S?A
ADVOGADO     :     GILBERTO EIFLER MORAES E OUTRO(S)

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. SOCIETÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. "TRANSFORMAÇÃO" DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LIMITADA. OPERAÇÃO SUI GENERIS, DISTINTA DA TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADES. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL COM BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE REGISTRO PARA TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO.
1. A transferência de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no cartório competente. Precedentes.
2. O Tribunal local contrariou a jurisprudência desta Corte ao decidir que a transferência de domínio de bem imóvel de empresário individual para sociedade limitada, a título de integralização do capital social desta  aperfeiçoa-se independentemente do registro imobiliário.
3. Não se deve confundir a "transformação" do empresário individual em sociedade empresária com a transformação de pessoa jurídica, operação societária típica regulada nos arts. 220 da Lei n. 6.404?1976 e 1.113 do CC?2002. Nesta, ocorre a mera mudança de tipo societário. Naquela, há constituição de uma nova sociedade, passando o antigo empresário individual a ser um de seus sócios. Assim, a transferência de bem imóvel de sua propriedade para a sociedade é feita a título de integralização do capital social, razão pela qual não prescinde do registro para transmissão do domínio. Doutrina.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão (Presidente), Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília-DF, 02 de abril de 2013  (Data do Julgamento)


Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator

Havendo duplo registro da marca, domínio na internet é de quem chegou primeiro

Quando duas empresas têm direito à utilização de um termo, com os devidos registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o seu uso no domínio de página da internet é garantido àquela que primeiro satisfez as exigências de registro do domínio virtual. Trata-se da aplicação do princípio first come, first served, conforme explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Aurélio Bellizze, relator de um recurso sobre o assunto julgado na Terceira Turma.

No caso, uma empresa de São Paulo ajuizou ação para impedir que outra empresa, de Santa Catarina, continuasse a utilizar uma expressão. Apesar de ser detentora da marca no INPI, a empresa paulista tomou conhecimento de que a outra empresa, no mesmo ramo comercial, utilizava a expressão para nominar sua página na internet.

A empresa catarinense afirmou no processo que utiliza a expressão desde sua constituição, em 1996, com registro na junta comercial. Disse ter depositado pedido de registro de marca no INPI, porém não na mesma classe da empresa paulista. A empresa paulista, apesar de mais recente (constituída em 2001), foi a primeira a depositar o requerimento para utilização da marca. A empresa catarinense sustenta que deve ser mantido seu domínio na internet porque também é detentora de marca depositada, embora em data posterior.

Em primeiro e segundo graus, a ação da firma paulista foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, ela afirmou que, “diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada”. Disse ter ajuizado a ação principalmente por não poder usar sua marca como domínio na rede mundial de computadores.

No julgamento do recurso, o ministro Bellizze ressaltou a importância crescente da proteção aos elementos imateriais da empresa – o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a embalagem (trade dress), que segundo ele constituem importantes elementos de atração do consumidor e de identificação dos produtos e de seus fabricantes.

Regramento diverso
De acordo com Bellizze, o atual sistema de proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento unificado, e cada instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja quanto à forma de obtenção ou quanto ao alcance da proteção.

No caso do nome empresarial (que identifica a pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito territorial – e compete às juntas comerciais –, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166, parágrafo único, do Código Civil de 2002), desde que arquivado pedido em cada uma das juntas comerciais do país.

Já a marca é um sinal distintivo, e seu registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) e aLei de Registros Empresariais não abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do estabelecimento catarinense.

O ministro esclareceu que, diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do artigo 186 do CC/02 e da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial a conduta parasitária.

Anterioridade
Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.

O relator advertiu, contudo, que a análise de eventual conflito não pode ser feita exclusivamente com base no critério da anterioridade, mas deve levar em consideração o princípio da territorialidade (ligada ao âmbito geográfico) e da especificidade (ligada ao tipo de produto ou serviço).

Usar nome de marca concorrente é tentativa de enganar consumidor

Nomes semelhantes de produtos de marcas que atuam no mesmo segmento de mercado podem gerar confusão entre os consumidores. Nesse caso, usar o nome da concorrente é uma tentativa de aproveitamento da marca. Assim entendeu o Tribunal Regional Federal da 2ª Região ao julgar o caso de uma empresa do Ceará que queria registrar o nome “Nacional Rent a Car”. Acontece que a marca “National Car Rental” já é usada por uma multinacional que atua no Brasil.

Para o relator do recurso, desembargador Paulo Espirito Santo, a marca cearense queria “aproveitar-se da fama e posição de destaque da marca de titularidade da multinacional, a qual atua em diversos países, em vários continentes, no mesmo segmento de mercado de aluguel de carros”.

O pedido de registro de marca feito pela locadora cearense foi concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2013. Com isso, a multinacional entrou com ação de nulidade do registro da marca. Em primeira instância, o registro do nome “Nacional Rent a Car” foi anulado. O juiz levou em consideração a anterioridade do registro e a possibilidade de confusão do consumidor.

Representada pelo advogado Sérgio Nery, do escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieria de Mello, a multinacional “National Car Rental”, alegou que tem o registro da marca desde 1970 e que atua com esse nome comercial em todo o mundo. “A empresa cearense atua no mesmo segmento de mercado. É claramente uma tentativa de atrair clientes. Assim, a concessão do registro à concorrente é  completamente indevida, pois  o consumidor não consegue distinguir uma da outra”, argumentou o advogado.

A empresa cearense, alegou que o termo “nacional” não pode ser utilizado com exclusividade, bem como os termos “rent a car” e “car rental”, por serem expressões corriqueiras no ramo de locação de automóveis, e por isso não são exclusivas.

No TRF-2, o desembargador Paulo Espirito Santo, afirmou que o objetivo da proteção da marca é afastar a concorrência desleal. Ele levou em consideração os efeitos negativos que essa concorrência poderia gerar tanto para o dono da marca quanto para o consumidor.  A concorrência desleal pode prejudicar “tanto o proprietário da marca legítima, permitindo que outros se aproveitem do seu trabalho e investimento, assim como induz a erro o consumidor comum, que acredita estar se utilizando de um produto que não corresponde à realidade”, afirmou na decisão.

Interesse processual

As partes também discutiram sobre a existência de interesse processual no caso, já que ainda não houve uma decisão definitiva na via administrativa. Segundo a empresa cearense, há a carência da ação pela ausência de interesse processual, já que o pedido de nulidade ainda está sendo analisado pelo INPI.

Para o desembargador, não é preciso haver o esgotamento da via administrativa para que o interessado possa pleitear o seu direito. Ele manteve anulado o registro da marca.

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Em duplo registro da marca, domínio na internet é de quem chegouprimeiro

Quando duas empresas têm direito à utilização de um termo, com os devidos registros no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o seu uso no domínio de página da internet é garantido àquela que primeiro satisfez as exigências de registro do domínio virtual. Trata-se da aplicação do princípio first come, first served, conforme explicou o ministro do Superior Tribunal de Justiça Marco Aurélio Bellizze, relator de um recurso sobre o assunto julgado na 3ª Turma.

No caso, uma empresa de São Paulo ajuizou ação para impedir que outra empresa, de Santa Catarina, continuasse a utilizar uma expressão. Apesar de ser detentora da marca no INPI, a empresa paulista tomou conhecimento de que a outra empresa, no mesmo ramo comercial, utilizava a expressão para nominar sua página na internet.

A empresa catarinense afirmou no processo que utiliza a expressão desde sua constituição, em 1996, com registro na junta comercial. Disse ter depositado pedido de registro de marca no INPI, porém não na mesma classe da empresa paulista. A empresa paulista, apesar de mais recente (constituída em 2001), foi a primeira a depositar o requerimento para utilização da marca. A empresa catarinense sustenta que deve ser mantido seu domínio na internet porque também é detentora de marca depositada, embora em data posterior.

Em primeiro e segundo graus, a ação da firma paulista foi julgada improcedente. No recurso ao STJ, a empresa afirmou que, “diante do contexto global e da utilização do mercado eletrônico por meio da internet, a teoria da distância não poderia mais ser aplicada”. Disse ter ajuizado a ação principalmente por não poder usar sua marca como domínio na rede mundial de computadores.

No julgamento do recurso, o ministro Bellizze ressaltou a importância crescente da proteção aos elementos imateriais da empresa — o nome empresarial, o nome de fantasia, a marca e mesmo a embalagem (trade dress), que segundo ele constituem importantes elementos de atração do consumidor e de identificação dos produtos e de seus fabricantes.

Regramento diverso
De acordo com Bellizze, o atual sistema de proteção desse patrimônio imaterial ainda não tem regramento unificado, e cada instituto, quando regulado, recebe tratamento diverso, seja quanto à forma de obtenção ou quanto ao alcance da proteção.

No caso do nome empresarial (que identifica a pessoa jurídica), o registro tem proteção em âmbito territorial — e compete às juntas comerciais —, mas pode ser ampliado para âmbito nacional (artigo 1.166, parágrafo único, do Código Civil de 2002), desde que arquivado pedido em cada uma das juntas comerciais do país.

Já a marca é um sinal distintivo, e seu registro perante o INPI dá ao titular o direito de usá-la com exclusividade. O título do estabelecimento empresarial, por sua vez, designa o local do empreendimento. No entanto, o ministro Bellizze observou que a Lei de Propriedade Industrial (LPI) e a Lei de Registros Empresariais não abrangem essa proteção. No caso julgado, a expressão discutida é o título do estabelecimento catarinense.

O ministro esclareceu que, diante do vácuo legislativo, protege-se a utilização do título do estabelecimento a partir da regra geral do artigo 186 do CC/02 e da aplicação dos preceitos penais repressivos da concorrência desleal da LPI, em especial a conduta parasitária.

Anterioridade
Marco Aurélio Bellizze constatou que ambas as partes têm direito legítimo à utilização do termo. O relator destacou que, como não há indícios de má-fé no uso do nome de domínio e como não se trata de marca notória, deve prevalecer o princípio first come, first served, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências de registro.

O relator advertiu, contudo, que a análise de eventual conflito não pode ser feita exclusivamente com base no critério da anterioridade, mas deve levar em consideração o princípio da territorialidade (ligada ao âmbito geográfico) e da especificidade (ligada ao tipo de produto ou serviço). Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

REsp 1.238.041

Legislação referentes aos requisitos dos livros empresariais

Requisitos Intrínsecos: 

Art. 1.183. A escrituração será feita em idioma e moeda corrente nacionais e em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens.

Parágrafo único. É permitido o uso de código de números ou de abreviaturas, que constem de livro próprio, regularmente autenticado.

Requisitos Extrínsecos:

Art. 32. O registro compreende:

I - a matrícula e seu cancelamento: dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais;

II - O arquivamento:

a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas;

b) dos atos relativos a consórcio e grupo de sociedade de que trata a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

c) dos atos concernentes a empresas mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil;

d) das declarações de microempresa;

e) de atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins ou daqueles que possam interessar ao empresário e às empresas mercantis;

III - a autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio, na forma de lei própria.

Efeitos Probatórios dos livros empresariais

Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.

Art. 379. Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei, provam também a favor do seu autor no litígio entre comerciantes.

Art. 380. A escrituração contábil é indivisível: se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros Ihe são contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade.

Art. 381. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros comerciais e dos documentos do arquivo:

I - na liquidação de sociedade;

II - na sucessão por morte de sócio;

III - quando e como determinar a lei.

Art. 382. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e documentos, extraindo-se deles a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas.

DIREITO EMPRESARIAL. PRECEDÊNCIA DE NOME EMPRESARIAL QUE NÃO IMPLICA DIREITO AO REGISTRO DE MARCA.

A sociedade empresária fornecedora de medicamentos cujos atos constitutivos tenham sido registrados em Junta Comercial de um Estado antes do registro de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por outra sociedade que presta serviços médicos em outro Estado, não tem direito ao registro de marca de mesma escrita e fonética, ainda que a marca registrada coincida com seu nome empresarial. Isso porque as formas de proteção ao nome empresarial e à marca comercial não se confundem. A tutela daquele se circunscreve à unidade federativa de competência da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional, desde que feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput e § 1º, da Lei 9.279/1996 (LPI). Conforme esclarecido pela Terceira Turma do STJ, A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca que possui proteção nacional , necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja ‘suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos’. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada (REsp 1.204.488-RS, DJe 2/3/2011). Além disso, não cabe a aplicação ao caso do art. 8º da Convenção da União de Paris de 1883 (CUP), pois o escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de determinada sociedade em país diverso que o seu de origem, que seja signatário da CUP, e não em seu país de origem, onde se deve atentar às leis locais. Nessesentido, não se pode olvidar que o art. 1.166 do CC estabelece que A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. Já o art. 124, XIX, da LPI veda o registro de marca que reproduza outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. Nessa toada, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido (REsp 1.105.422-MG, Terceira Turma, DJe 18/5/2011). Ademais, sem perder de vista o enfoque pelo ângulo do direito marcário, a possibilidade de confusão e/ou associação entre as marcas é notória, por possuírem identidade fonética e escrita quanto ao elemento nominativo e ambas se destinarem ao segmento mercadológico médico. REsp 1.184.867-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/5/2014. 

LEI Nº 8.934, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994

Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências.

      O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

    TÍTULO I

    Do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins

    CAPÍTULO I

    Das Finalidades e da Organização

    SEÇÃO I

    Das Finalidades

        Art. 1º O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, subordinado às normas gerais prescritas nesta lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais e estaduais, com as seguintes finalidades:

        I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei;

II - cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes;

III - proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento.

Art. 2º Os atos das firmas mercantis individuais e das sociedades mercantis serão arquivados no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, independentemente de seu objeto, salvo as exceções previstas em lei.

Parágrafo único. Fica instituído o Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE), o qual será atribuído a todo ato constitutivo de empresa, devendo ser compatibilizado com os números adotados pelos demais cadastros federais, na forma de regulamentação do Poder Executivo.

Empresa que divulga produto antes de registrá-lo no INPI não perde patente

Empresa que divulga ao público produto inédito até 180 dias antes de seu registro de desenho industrial no Instituto Nacional da Propriedade Industrial não perde a exclusividade sobre o item. Esse foi o entendimento firmado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao devolver à Grendene o registro de desenho industrial de um modelo de sua linha de chinelos Rider após 12 anos.

O litígio começou quando a Bokalino ajuizou ação contra a Grendene e contra o INPI pedindo a nulidade da concessão de registro, uma vez que a Grendene havia divulgado o novo Rider em campanhas publicitárias antes de registrá-lo no INPI.

O pedido foi atendido pela Justiça do Rio de Janeiro, em primeiro e segundo grau, o que motivou o recurso da Grendene ao STJ. A empresa alegou que a publicação do desenho do chinelo em campanhas publicitárias dias antes do seu depósito no INPI não elimina a novidade do produto.

Para decidir o caso, foi necessário definir qual lei devia ser aplicada. O depósito do produto novo no INPI foi feito pela Grendene em janeiro de 1996, na vigência do Código de Propriedade Industrial, que é de 1971. A concessão do registro ocorreu em maio de 1997, já na vigência da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).

A Justiça fluminense havia considerado as regras da lei de 1971. A 4ª Turma reformou a decisão. Aplicou a LPI porque seu artigo 229 diz que essa lei deve regular os pedidos de registro de desenho industrial em andamento.

Estado da técnica
Com base no artigo 96 da LPI, o relator do recurso na 4ª Turma do STJ, ministro Antonio Carlos Ferreira, afirmou que o registro discutido não pode ser considerado inválido. Isso porque a publicidade do chinelo foi promovida pela Grendene no "período de graça", que compreende 180 dias anteriores à data do depósito.

Essa situação afasta o chamado "estado da técnica", que é tudo o que se tornou acessível ao público antes da data do depósito, perdendo a condição de novidade. Pela lei de 1971, a publicidade do chinelo antes do depósito impediria o registro, a menos que fosse requerida a “garantia de prioridade”, que permitia limitada exposição do produto para avaliação do mercado.

Na LPI, que revogou a lei anterior, a figura da “garantia de prioridade” foi substituída pelo “período de graça”. A lei diz expressamente: “Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 dias que precederem a data do depósito”.  No caso, o desenho do produto foi divulgado 40 dias antes do pedido de registro no INPI. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.

Clique aqui para ler a decisão.

REsp 1.050.659

Pequena semelhança na grafia de marcas não significa uso indevido

A pequena semelhança de grafia e de pronúncia entre uma marca e outra não é suficiente para comprovar o uso indevido, causar confusão entre os consumidores ou revelar prática de concorrência desleal. Esse foi o entendimento da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul ao permitir que um centro de radiologia e diagnóstico de Dourados use nome parecido com o de outra empresa que atua no mesmo ramo em Porto Alegre.

A empresa gaúcha sustentava que, por atuar na área há 40 anos e ter registrado a marca Serdil no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), possui exclusividade para usar o nome em todo o território nacional. Por isso, tentava impedir que a manutenção da marca Cerdil em Dourados, “sob pena de confundir clientes, profissionais, entidades médicas e fornecedores em relação à identidade de cada uma das pessoas jurídicas”.

O pedido foi negado em primeira instância, e a decisão foi mantida por unanimidade no TJ-MS. “Apesar de haver semelhança gráfica e fonética com atuação no mesmo campo, verifica-se que os elementos gráficos são muito diferentes, de modo que não se evidencia possibilidade de erro ou confusão”, afirmou o desembargador Julizar Barbosa Trindade, relator do caso. “A primeira se intitula Serdil, iniciando-se com ‘S’ por se referir a serviços, e [a] segunda com a letra ‘C’ de Cerdil, relativa a centro.”

Ele apontou ainda que a área de atuação das empresas é diferente, fazendo com o que público-alvo de cada uma delas esteja em pontos geográficos distintos. Dificilmente, portanto, alguém contrataria uma das empresas por equívoco. “Não bastasse, considerando a questão do aproveitamento indevido e induzimento do consumidor, não se vislumbra dos elementos dos autos o menor indício de que a recorrida tenha se utilizado do nome para aproveitar da boa imagem ou serviço alheio com intenção de subtrair clientes ou fornecedores”, avaliou.

Os desembargadores também julgaram improcedente Embargos de Declaração apresentados pela autora. A embargante alegou omissão quanto ao fundamento de que o registro da marca garante ao seu proprietário o uso em todo o território nacional e que a imitação gráfica e fonética é flagrante, pouco importando que o público-alvo esteja em áreas geográficas distintas. O colegiado, porém, negou que o acórdão tenha quaisquer defeitos ou vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Com informações da Assessoria de Imprensa do TJ-MS.

Clique aqui para ler o acórdão.Apelação 0805359-62.2012.8.12.0002

Direito de Precedência

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Uma jurisprudência

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 653.609 - RJ (2004⁄0049319-0)

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Ministro JORGE SCARTEZZINI (Relator): Cuida-se de Agravo Regimental no Recurso Especial interposto por ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA, sendo parte ODEBRECHT S⁄A, contra r. decisão prolatada às fls. 479⁄484, que deu provimento ao recurso para, reformando o v. acórdão de origem, julgou procedente o pedido, nos termos em que formulado na inicial, invertendo-se o ônus dasucumbência já fixados na r. sentença de primeiro grau.

Aduz a agravante, nas suas razões, em síntese, que a r. decisão ora atacada, "foi individual e contrária às Jurisprudências emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como com as decisões já proferidas no processo". Sustenta não ser a expressão "Odebrecht" marca de alto renome ou notoriamente conhecida, bem como não haver sido comprovado, nos autos, que a marca em questão tenha sido declarada como de "Alto Renome", pelo INPI, o que lhe asseguraria proteção especial em todos os ramos de atividades. Requer areconsideração da decisão agravada, caso assim não entenda, seja o recurso submetido à apreciação da Turma para exame do pedido (fls. 490⁄495).

Estando tempestivo o recurso, mantenho a r. decisão, nesta oportunidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos e, nos termos do art. 258 e seguintes, do Regimento Interno desta Corte, apresento o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 653.609 - RJ (2004⁄0049319-0)

VOTO

O Exmo. Sr. Ministro JORGE SCARTEZZINI (Relator): Senhor Presidente, o recurso merece ser conhecido, porquanto tempestivo, porém, desprovido.

Adoto como razões de decidir as expendidas quando do provimento do recurso especial, onde, exaustiva e de forma reiterada, tratei da hipótese dos autos. Naquela oportunidade, asseverei, verbis:

"-Vistos, etc.

Cuida-se de Recurso Especial interposto por ODEBRECHT S⁄A, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, sendo recorridos INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA., contra v. acórdão proferido pela Colenda Primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região que, à unanimidade, negouprovimento à apelação.

A ementa do julgado encontra-se expressa nos seguintes termos (fls. 316), verbis:

• "PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA 
ODEBRECHT. EMPRESAS COM PRODUTOS E RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS. PATRONÍMICO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DECOEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. LEI Nº 5.772⁄77.

• 1 - O art. 59 da Lei nº 5.772⁄77 assegura ao 
titular de marca registrada o direito ao seu uso. A existência deprodutos e serviços distintos com a marca 'Odebrecht' (um, produto alimentício, outro, construção civil, engenharia, serviços públicos, dentre outros), não provoca a chamada 'confusão para o consumidor', de modo que não se justifica qualquer tipo de restrição posta à convivência destas no mercado.

• 2 - Aplicação do princípio da especificidade, de 
forma que a proteção das marcas registradas pela autora ficará limitada aos produtos e serviços da mesma classe.

• 3 - A apelante reconheceu que o nome Odebrecht 
constitui, também, patronímico da apelada.

• 4 - Recurso não provido".

• "Por outro lado, 
o nome comercial encontra sua proteção não restrita ao ramo de atividade. Assim, não deveser permitida a coexistência de nomes comerciais idênticos ou muito semelhantes, mesmo para ramos de indústria e comércio diversos.

• 
  

• Ora, se a exclusividade sobre o nome comercial 
não está restrita a classes, podendo seu titular impedir queoutro o utilize como tal, é decorrência necessária que poderá também impedir que terceiros o utilizem como marca em qualquer ramo. A possibilidade de confusão é evidente e a marca não deixa de ser um aspecto do nome comercial em sentido objetivo, ou seja, o nome como é conhecido pelo público o industrial ou comercial". (in, "A Propriedade Intelectual e as Novas Leis Autorais", Saraiva, 2^a. edição, p. 18) – grifos nossos.

Documento: 1523829

RELATÓRIO E VOTO

Interpostos Embargos de Declaração, os mesmos foram, à unanimidade, rejeitados (fls. 341).

Alega a recorrente, nas suas razões, em síntese, que o v. aresto atacado violou o art. 8º da Convenção da União de Paris, recepcionado pelo Decreto nº 1.263⁄94; os arts. 2º, "d", 4º, 59, 65, incisos V e XII, 98 e 99, todos da Lei nº 5.772⁄71 e o art. 178, III, § único, do Decreto-lei nº 7.903⁄45, bem como divergiu jurisprudencialmente desta Corte e de outros Tribunais.

Contra-razões apresentadas às fls. 444⁄454.

Admitido o recurso às fls.  468⁄471, subiram os autos a esta Corte, vindo-me conclusos.

Estes são os fatos, em breve relatório.

Passo a decidir.

Preliminarmente, no que pertine ao cabimento do presente recurso pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, esta Corte tem decidido que, a teor do art. 255 e parágrafos do RISTJ, paracomprovação e apreciação do dissídio jurisprudencial, devem ser mencionadas e expostas às circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais de tais julgados ou,ainda, citado repositório oficial de jurisprudência. Verifico que tais requisitos foram preenchidos, afastando o óbice do não conhecimento da divergência.

Outrossim, quanto ao cabimento do mesmo pela alínea “a” do permissivo constitucional, anoto que, no tocante ao art. 178, II, parágrafo único, do Decreto-lei nº 7.903⁄45, a matéria não restou prequestionada, fazendo-se incidir o enunciado sumular 356⁄STF. Todavia, no concernente aos demais dispositivos da legislação infraconstitucional, tendo os mesmos sido debatidos no Tribunal de origem, afasto qualquer obstáculo sumular ou regimental, para conhecer da questão.

Adentro ao exame do recurso.

A presente lide versa sobre a pretensão da ora recorrente de anular registros efetuados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, ora recorrido, relativos à marca "ODEBRECHT", patronímico dos sócios fundadores de ambos os litigantes, protegendo, com isso, o nome comercial da mesma. Aduz que não se pode admitir a coexistência de nomes comerciais idênticos, ainda que em ramos de atuações diferentes, devendo-se a proteção ao nome comercial ser ampla, não se restringindo a qualquer classe e podendo impedir, inclusive, sua utilização como marca.

Primeiramente, anoto que “nome comercial” constitui o nome ou firma por meio do qual o comerciante, ou empresário, apresenta-se no mercado, tratando-se de direito exclusivo, já que diz respeito a como ele se expõe no meio social, junto aos demais empresários e consumidores e perante o público em geral.

NEWTON SILVEIRA, com precisão, observa que:

No mesmo sentido prevê o diploma legal aventado pela recorrente (art. 8º da Convenção da União de Paris, do qual o Brasil é signatário, recepcionado pelo Decreto nº 1.263⁄94):

“Art. 8º - O nome comercial será protegido, em todos os países da União, sem a obrigação de depósito, nem deregistro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou comércio.”.

Assim, em razão da própria natureza do instituto, o nome comercial tem proteção absoluta, não se restringindo a nenhuma classe ou segmento específico,  nem tampouco a marcas ou objeto social da empresa. Registre-se, ainda, como aventado pela própria recorrente, que a mesma começou suas atividades em 1945 e, “...à época da propositura da demanda, já reunia 55 empresas em todo o Brasil, além de 17 empresas no exterior, atuando nos mais diversos segmentos do mercado, ....”, tendo comemorado seu qüinquagésimo aniversário em 21 países do mundo. Logo, o nome comercial da recorrente é notório e globalizado e, como constante dos autos, a recorrida Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda tem como atividade a produção de café solúvel, torrado e em grão, participando, inclusive do mercado externo, o que poderia acarretar confusão aos consumidores dessespaíses. 

Nesta esteira, confiram-se os seguintes precedentes:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NOME COMERCIAL.

A precedência do registro de marca no INPI, e do nome na junta comercial, além da notoriedade, garantem aproprietária contra o uso de nome e marca cuja semelhança possa induzir em erro o consumidor.

Recurso não conhecido". (RESP nº 30.751⁄SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJU de 01.08.1994).

"Nome comercial. Marca. Conflito. Mesmo mercado. Especificidade. Precedentes.

1. A proteção ao nome comercial impede o registro posterior de marca igual por terceiro, ainda mais quando no mesmo ambiente de mercado, o setor agropecuário.

2. Recurso especial conhecido e provido." (RESP nº 65.002⁄SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZESDIREITO, DJU de 16.05.2002).

Se estes argumentos não fossem suficientes para prover o recurso, anoto que os registros da recorrida foram levados a cabo na vigência da Lei nº 5.772⁄1971, razão pela qual a pretensão em obter a sua anulação deve ser considerada sob o pálio do citado diploma legal, em especial em face do art. 65.

Reza referido dispositivo legal:

"Art. 65. Não é registrável como marca:

1) brasão, armas, medalha, emblema, distintivo e monumento, oficiais, públicos ou correlatos, nacionais,estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

2) letra, algarismo ou data, isoladamente, salvo quando se revestir de suficiente forma distintiva;

3) expressão, figura ou desenho contrário à moral e aos bons costumes e os que envolvam ofensa individual ou atentem contra culto religioso ou idéia e sentimento digno de respeito e veneração;

4) designação e sigla de repartição ou estabelecimento oficial, que legitimamente não possa usar oregistrante;

5) título de estabelecimento ou nome comercial;" – negritei e sublinhei.

Com efeito, tendo a recorrida (Odebrecht Indústria e Comércio de Café Ltda.) registrado junto ao INPI a marca "ODEBRECHT", sinal distintivo do nome comercial da sociedade mercantil Odebrecht S⁄A, ora recorrente, houve flagrante violação ao artigo 65, inciso V, da Lei nº 5.772⁄71, que veda expressamente o registro como marca do título de estabelecimento ou nome comercial.

Registre-se, também, que a nova legislação que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial (Lei nº 9.279⁄96), imprime idêntico tratamento ao caso em foco. O art. 124, V, deste novo diploma legal, ratifica a proibição de registro, como marca, de reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de confundir o consumidor.

Ora, a disposição legal tem o claro propósito de reprimir a concorrência desleal, afastando a possibilidade de confusão ou associação indevida da marca de uma sociedade empresária com o nome comercial ou título de estabelecimento de outra.

LUCAS FOCHA FURTADO, ao tratar da importância do prestígio da marca, a ser estendida ao nome comercial e ao título de estabelecimento, destaca a tendência mundial em conferir maior segurança aos seus sinais distintos. Neste diapasão, ensina-nos que:

"A tendência à diversificação revelada pelos complexos industriais, aliada às novas técnicas decomercialização, implicou nova concepção do próprio conceito de especialidade. Empresas que tradicionalmente atuavam em apenas um ramo de atividade, em face de novas estratégias mercadológicas, passaram a diversificar suas atividades, atuando em vários ramos de produtos ou serviços. Essa nova situação exigiu um alargamento da proteção de certas marcas  excepcionalmente notórias, que passaram a requerer um âmbito de proteção além da classe onde estavam registradas, em confronto, portanto, com o princípio daespecialidade. Essas marcas necessitam de proteção não apenas contra o uso em produtos similares, mas igualmente, em produtos diferentes". (in, “Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro”, Brasília Jurídica, 1996, n.7.7, p.129) – negritei.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

"CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - MARCA - NOME COMERCIAL - DENOMINAÇÃO - FANTASIA - REGISTRO.

I - O emprego de nomes e expressões marcarias semelhantes - quer pela grafia, pronuncia, ou qualquer outroelemento, capazes de causar duvida ao espírito dos possíveis adquirentes de bens exibidos para comercio - deve ser de imediato afastado.

II - A proteção legal para a marca (LEI N. 5.772⁄77, ART. 59), tem por escopo reprimir a concorrência desleal, evitar a possibilidade de confusão ou dúvidas, o locupletamento com esforço e labor alheios. A empresa queinsere em sua denominação, ou como nome de fantasia, expressão peculiar, passa, a partir do registro respectivo, a ter legitimidade para adotar referida expressão como sinal externo distintivo e característico e impedir que outra empresa que atue no mesmo ramo comercial como tal a utilize. Precedentes do STJ.

III - Recurso conhecido e provido." (RESP 62.770⁄RJ, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ de 04.08.1997).

"DIREITO COMERCIAL. COLIDÊNCIA DE MARCA 'GAROTA' (REGISTRADA NO INPI) COM NOMECOMERCIAL (ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA SOCIEDADE NA JUNTA COMERCIAL). PROTEÇÃO JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I - No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo código de propriedade industrial, quanto o nomecomercial, pela convenção de Paria, ratificada pelo Brasil por meio do dec. 75.572⁄1975, são protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito de sua utilização.

II - Havendo colidência entre marca e parte do nome comercial, a fim de garantir a proteção jurídica tanto auma quanto a outro, determina-se ao proprietário do nome que se abstenha de utilizar isoladamente a expressão que constitui a marca registrada pelo terceiro, de propriedade desse, sem prejuízo da utilização do seu nome comercial por inteiro, quer nos letreiros, quer no material de propagando ou documentos e objetos.

III - A proteção da marca tem por objetivo a repressão a concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro, bem como o locupletamento com esforço alheio." (RESP 40.190⁄RJ, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 29.09.1997).

Finalmente, apenas a título elucidativo, já que nos é vedado nesta seara o reexame de provas, anoto que a confusão ou associação indevida, no presente caso, tem sido flagrante, consoante se verifica da reportagem juntada às fls. 159 dos autos, veiculada poucos meses antes de ser deferido à recorrida o registro da marca "ODEBRECHT" na classe 29.30, restando patente que foi elaborada com fundamento no pedido formuladojunto ao INPI. Nela, publicada na seção de economia de conhecido periódico, jornalistas especializados de grandes empresas de mídia fazem indevida confusão e associação da citada marca com o grupo recorrente. Se isto aconteceu com público específico, com maior razão poderá fazê-lo o mercado interno e externo e os consumidores em geral.

Por tais fundamentos, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC, com redação dada pela Lei 9.756⁄98, dou provimento ao recurso para, reformando o v. acórdão de origem, julgar procedente o pedido, nos termos em que formulado na inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência fixados na r. sentença monocrática.

Decorrido o prazo legal, devidamente certificado, baixem os autos à origem.

Intimem-se. Cumpra-se."

Como se verifica, as alegações da recorrente foram apreciadas e repelidas, não tendo as razões do agravo trazido qualquer novo argumento que justificasse a inversão do decisum. Anoto, ainda, que a agravante confunde "nome comercial", protegido pelo art. 65, V, da Lei 5.772⁄71 e "marca de alto renome". A decisão atacada não tratou deste tema (marca de alto renome), porquanto, tendo a agravada nome comercial notório, conhecido tanto no mercado interno, como externo, permitir o registro da marca da agravante, como, inclusive, exportadora de café, seria anuir, administrativamente, pela possibilidade de confusão indevida entre as empresas envolvidas na lide.

Outrossim, registro, para que dúvida alguma paire, porquanto esta Turma tem rechaçado a oposição de declaratórios impertinentes, com a aplicação de multa, que a jurisprudência aventada pela ora recorrente é obsoleta, já que esta Corte de Uniformização fixou o entendimento exarado nos precedentes supracolacionados.

Por tais fundamentos, conheço do Agravo Regimental interposto, porém, nego-lhe provimento.

É como voto.