A propriedade intelectual e a moda - Ordenamento nacional já tem base legal para reprimir violações de direitos

5 de novembro de 2014, 9h00

Por Alberto Esteves Ferreira Filho e Andreia de Andrade Gomes

Segundo dados da Associação Brasileira de Indústrias Têxtil (Abit) sobre o ano de 2013, o faturamento da cadeia têxtil e de confecção excedeu USD 58 bilhões, sendo ainda o maior gerador de primeiro emprego e o segundo maior empregador da indústria de transformação, perdendo apenas para alimentos e bebidas juntos.

É no meio de vultos bilionários deste mercado que se consolida o Fashion Law. Não se trata de um direito específico, como o direito penal ou o civil, mas não por isso ele deixa de ter relevância.

No escopo do que se denomina Fashion Law, há uma integração de diversos aspectos das mais variadas áreas, em especial propriedade intelectual, garantias constitucionais e civis referentes a direitos personalíssimos como nome e imagem e o direito penal para a repressão de práticas criminosas. Junto à análise do conjunto de leis, agregam-se doutrinas nacionais e internacionais e decisões judiciais relacionadas ao setor.

A propriedade intelectual e a moda

Diversos aspectos da legislação de propriedade intelectual brasileira são utilizados para a proteção da moda, conforme brevemente detalhado abaixo.

Marcas: Uma marca é um símbolo visual que distingue determinado produto ou serviço de outros disponíveis no mercado. Muitas vezes, a marca é a razão da compra, seja por se saber a origem ou qualidade do item, seja quando o objeto do consumo é o próprio desejo de se ter um objeto com determinada origem, como no mercado de luxo.

O direito se constitui após a publicação de concessão pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), possui validade nacional e protege, regra geral, produtos e/ou serviços específicos.

Uma marca que tenha sido depositada para identificar vestuário não protegerá também móveis, exceto se outra marca for requerida e registrada para tal finalidade, ou se a marca for de alto renome, sujeita a procedimento específico perante o INPI. Adicionalmente, uma marca depositada no Brasil não protege, por exemplo, o uso de uma mesma expressão na Argentina, exceto se um registro de marca também for obtido no outro país. O inverso, por regra geral, é igualmente verdadeiro.

Uma vez concedido, o registro brasileiro é válido por 10 anos, com possibilidade de renovações sucessivas e ilimitadas. Enquanto o registro não é concedido, o titular já goza de certa expectativa que lhe permite evitar que terceiros venham a utilizar sinais similares aos depositados anteriormente por ele.

Qualquer símbolo visual não expressamente proibido por lei pode ser registrado como marca, seja ele composto exclusivamente por elementos alfanuméricos, visuais, ou por ambos de forma associada.

Quanto às proibições, são as mais diversas, sendo a mais relevante a impossibilidade de se registrar marca que constitua um reprodução ou imitação, ainda que parcial e com adição de outros elementos, de marca anterior de terceiro que possa levar o consumidor a uma confusão, uma associação indevida.

Outras proibições também merecem destaque, em especial para a moda, como a impossibilidade de se registrar com exclusividade uma palavra de uso comum para o objeto ou serviço que se busca identificar, ou cores, inclusive sua denominação, sem qualquer distintividade.

Desenhos Industriais: Podemos registrar como desenho industrial as formas plásticas ornamentais de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial, desde que não se encaixe em proibições da lei.

Dentre as principais proibições para registro de desenhos industriais destacam-se: a forma não original, sem novidade, e a forma necessária comum, inclusive aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais do que se protege.

Como exemplos aplicáveis à indústria da moda, podemos citar a padronagem de uma estampa ou de um papel de parede para decoração; o design de joias ou de móveis; uma embalagem visualmente diferente das comuns, ou até mesmo uma forma distinta de uma peça de vestuário.

O registro é concedido pelo INPI que, após verificação de aspectos formais dos documentos, emite o certificado. Sua validade é de 10 anos contados da data de depósito, podendo ser renovado por três períodos sucessivos de cinco anos.

Não é feita, exceto se solicitado pelo depositante, análise de mérito, ou seja, o registro é declaratório, sem garantir que o desenho industrial não fere direitos de terceiros. Por essa razão, tendo em vista que o registro é concedido sem exame de mérito, um processo de nulidade administrativa pode ser instaurado pelo próprio INPI de ofício ou por qualquer terceiro interessado, no prazo de cinco anos contados da concessão.

Patentes: As patentes se subdividem em invenção e modelo de utilidade. A primeira protege as invenções que atendam aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Já a de modelo de utilidade protege o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente um novo formato decorrente de atividade inventiva que resulte em uma melhoria funcional de uso ou fabricação.

Há determinados itens que não podem ser protegidos como patentes, dentre os quais: uma concepção puramente abstrata; teorias científicas; métodos matemáticos e de negócio; e a mera apresentação de informações.

Para patentes, o INPI procede com análise de aspectos formais e de mérito. A validade da patente de invenção é de 20 anos, enquanto a de modelo de utilidade é de 15, ambos contados da data de depósito.

Assim como acontece com marcas, enquanto a patente não está concedida, o depositante já possui expectativa direito que lhe permite, de forma precária, proibir a utilização não autorizada por terceiros. Caso o uso não autorizado ocorra, ao titular é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão. Ou seja, caso haja uso não autorizado de um pedido de patente que depois se torne uma concessão, a indenização não estará restrita ao uso apenas após a concessão.

Na prática, as patentes também são direitos significativos e aplicáveis para o universo da moda, em especial considerando o desenvolvimento de tecnologias, como: novas fibras sintéticas; processo industriais; máquinas para obtenção de fibras; formatos de ferramentas conferindo melhorias funcionais para as mais diversas aplicações na indústria têxtil, de lapidação de gemas, de moldagem de metais, dentre muitas outras.

Direito Autoral: O direito autoral protege as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, físico ou não, conhecido ou que se invente no futuro. Como criações do espírito, entendemos as criações da mente humana, com aplicação artística.

O direito autoral existe por si e não depende de registro, embora tal prática seja uma possibilidade, cuja autoridade competente varia de acordo com a natureza da obra. Trata-se de direito originariamente mundial, com bases gerais harmonizadas, e não nacional como os mencionados anteriormente. Os prazos de proteção, em diferentes países, poderão variar.

No Brasil o direito autoral permanece válido durante toda vida do autor e mais 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua morte. Em obras com mais de um autor, quando não se podem determinar as parcelas de autoria, o prazo se conta a partir da morte do último. Para obras audiovisuais e fotográficas, anônimas ou pseudônimas, o prazo de 70 anos é contado a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da divulgação.

A lei brasileira dispõe sobre possíveis criações que são protegidas por direito autoral. Mencionada lista, contudo, não é exaustiva. Desta forma, outros tipos de criações que eventualmente não estejam expressamente listados, se não forem objeto de vedações legais, poderão ser protegidas por direitos autorais.

Dentre as vedações legais, as que merecem maior destaque são: as ideias abstratas ou a ideia contida dentro de uma obra, regras de jogos ou planos de negócio, assim como informações de uso comum.

No caso das criações relacionadas à moda, embora a lista exemplificativa da lei não inclua expressamente uma referência ao termo “moda”, as criações como ilustrações, desenhos, gravuras, ou qualquer outra forma de arte plástica aplicada à moda gozarão de proteção, independentemente da possibilidade de proteção por outra forma, como um desenho industrial, por exemplo.

Importante destacar que os direitos autorais, no Brasil, se subdividem em dois: morais e patrimoniais. O primeiro se refere ao direito personalíssimo do autor, que sempre será uma pessoa física, e que não pode ser transmitido a terceiros, tampouco ser renunciado. A pessoa não tem a voluntariedade de abdicar da autoria. Está relacionado à natureza de criação e conexão de sua identidade à obra.

O direito patrimonial, por sua vez, está relacionado à capacidade de realizar exploração comercial. Pode ser negociado entre o autor (sempre pessoa física) e terceiros (pessoas físicas ou jurídicas), que poderão se tornar licenciados ou mesmo titulares dos direitos de exploração patrimonial de uma obra durante sua validade.

Direito dos Titulares: Os titulares de marcas, desenhos industriais, patentes ou direitos autorais patrimoniais detém o direito de restringir o uso não autorizado por terceiros, assim como o direito de estabelecer a forma como pretendem autorizar possível uso por terceiros, os limites deste uso, os aspectos financeiros relacionados à exploração, ou mesmo proceder com a cessão dos direitos em favor de terceiros a título gratuito ou oneroso.

Especificamente quanto aos titulares de direitos autorais morais, aspectos singulares são observados, por exemplo, o direito do autor de: reivindicar a autoria da obra a qualquer tempo, inclusive estabelecendo a indicação de seu nome para uso da obra e se opor a modificações ou atos que possam prejudicar sua reputação ou honra.

Trade Dress e a Concorrência Desleal

O Trade Dress é um conceito que surgiu nos Estados Unidos e ainda não possui definição legal no Brasil. A doutrina nacional e o judiciário costumam traduzi-lo como conjunto-imagem para a identificação do coletivo de elementos que caracterizam a identidade visual de uma marca, produto ou serviço.

Há uma violação de trade dress quando um concorrente imita uma série de características de determinado produto, ou até mesmo a forma de operação e apresentação de um estabelecimento. A infração ocorre, por exemplo, quando um consumidor entra em uma loja pensando estar em outra, por haver uma iluminação e coloração de paredes similares, mobiliário e disposição de layout parecido, por vezes até mesmo um determinado aroma peculiar característico, o uniforme dos funcionários, as embalagens, dentre outros possíveis elementos coincidentes.

Com relação a um produto, haverá infração de trade dress quando aspectos que vão além da marca são copiados, como, por exemplo: mesma coloração; mesma disposição de apresentação geral e elementos de composição; formatos de rótulos, dentre muito outros aspectos que intencionalmente são replicados para que haja um aproveitamento parasitário de produto já desenvolvido anteriormente.

Embora, diferentemente do que acontece em caso de violação de marcas, patentes, desenhos industriais e direito autoral, não haja um tipo penal de “violação de conjunto-imagem”, uma vez que o próprio conceito não foi expressamente internalizado em lei, nossas normas coíbem tais práticas através da penalização por atos de concorrência desleal.

Diversos atos são expressamente identificados no tipo penal de concorrência desleal, dentre os quais, o mais utilizado para a defesa e que merece destaque, é o emprego de meio fraudulento para desvio de clientela de outrem, em proveito próprio ou alheio.

A coibição aos atos de concorrência desleal, por englobarem amplamente o uso de meios fraudulentos, empodera aqueles detentores de direitos não formalmente constituídos, mas que cuja reprodução não autorizada claramente se nota como infração, como acontece no caso do trade dress.

Uso de Nome e Imagem

O nome e a imagem constituem direitos personalíssimos e que não podem ser cedidos. De toda forma, para sua exploração, é possível conceder autorizações específicas e restritas. O documento que preveja a autorização deverá indicar de maneira clara e expressa a forma de uso permitida, os veículos, suporte, prazo, território e exclusividade.

Por se tratarem de direitos personalíssimos, não podem ser cedidos e as autorizações de uso podem ser revogadas a qualquer tempo por seus titulares. Contratualmente, não há impedimento para que se preveja a aplicação de multa em caso de revogação, em especial porque o uso comercial de determinado nome e/ou imagem quase sempre está associado a grandes investimentos de marketing, produção e transmissão.

Determinadas marcas podem ser a reprodução de nomes, sendo o registro condicionado ao fato do titular a ter requerido ou ter autorizado outra pessoa a registra-la. A marca contendo um nome poderá ser objeto de exploração comercial por seu titular, seja por licença ou por cessão.

Quando titular da marca que replique um nome não for a própria pessoa tal fato não impedirá que o indivíduo use seu nome para todos os atos civis, exceto para identificação dos produtos e/ou serviço protegidos pelas especificações da marca.

Referências, Inspirações e Violação de Direitos

É inegável que referência e inspirações sempre existirão. É extremamente comum que elementos já utilizados no passado, como apresentações marcantes de uma determinada década, de um estilo, sejam revisitados — o que é plenamente legal.

De toda forma, ao se verificar uma criação que supostamente viole outra anterior, alguns aspectos deverão ser observados para que se possa afirmar ter havido violação. Uma das principais discussões se refere ao que deverá ser considerado original.

A aplicação da originalidade na moda não é absoluta e pode não estar no ponto zero da criação, mas sim o que foi recriado com estilo próprio, com apresentação razoavelmente distinta. De forma geral, quando ocorre uma suspeita de violação, verificam-se: semelhanças; diferenças; efetiva originalidade do suposto primeiro criador; ausência de caracterização de uso comum; a capacidade de associação e, inclusive, a boa-fé do suposto violador.

Medidas Preventivas

Os criadores e gestores de propriedade intelectual resultante das criações devem celebrar e manter contratos precisos com seus parceiros de negócio, com clara indicação de objeto e titularidade. Aconselha-se, também, a busca de especialistas que avaliem as medidas possíveis e mais adequadas, ainda que cumulativas, para proteção dos seus direitos, inclusive os procedimentos de registro.

Oportunamente, é recomendável guardar toda comunicação trocada envolvendo criação e desenvolvimento de algum produto. Toda etapa de criação de um trabalho intelectual deve ser arquivada, em especial para subsidiar medidas judiciais e extrajudiciais que porventura sejam necessárias para comprovar a titularidade e anterioridade de alguma criação copiada.

No Brasil, por mais que ainda não tenhamos legislação que especificamente proteja uma criação da moda, o ordenamento nacional atual já possui robusta base legal para dar suporte à titularidade de criações e reprimir violações de direitos, sejam eles tipificados ou não.

Alberto Esteves Ferreira Filho é advogado no TozziniFreire Advogados.

Andreia de Andrade Gomes é sócia responsável pela área de Propriedade Intelectual e Entretenimento e do Grupo Setorial de Fashion Law de TozziniFreire Advogados.

Revista Consultor Jurídico, 5 de novembro de 2014, 9h00

Disputa entre Gradiente e Apple pela marca "iphone" será objeto de mediação no STF

O ministro Dias Toffoli determinou a remessa do caso ao Centro de Conciliação e Mediação da Corte, criado este ano.

04/12/2020 17h31 

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1266095, em que se discute a exclusividade do uso da marca Iphone no Brasil, ao Centro de Conciliação e Mediação da Corte. O órgão, criado pela Resolução 697/2020, tem o objetivo de atuar na solução consensual de questões jurídicas sujeitas à competência do STF.

Registro

Em 2000, a IGB Eletrônica, dona da marca Gradiente, solicitou junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) o registro da marca Gradiente Iphone, para designar aparelhos celulares e produtos acessórios de sua linha de produção. O pedido foi deferido somente em 2008, e, em 2013, a empresa norte-americana Apple, fabricante do iPhone desde 2007, ajuizou ação contra a IGB e o Inpi visando à nulidade parcial do registro.

Sem exclusividade

O juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (RJ) julgou o pedido procedente e determinou ao Inpi que o concedesse “sem exclusividade sobre a palavra iphone isoladamente”.

A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que entendeu que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto. Segundo o TRF-2, é preciso levar em consideração o fato indiscutível de que os consumidores e o mercado, quando pensam em iphone, “estão tratando do aparelho da Apple”. Assim, o uso isolado da marca por qualquer outra empresa poderia causar “consequências nefastas” à Apple.

Fato consumado

No ARE, a Gradiente argumenta que, conforme registrado no acórdão do TRF, é incontroverso que o depósito da marca foi feito em 2000 e que o registro só foi deferido pelo Inpi em janeiro de 2008. “Nesse momento, o iPhone da Apple, lançado em 2007, já era uma febre mundial, muito em razão de enormes investimentos em publicidade”, afirma.

Segundo a empresa brasileira, o fundamento adotado para o acolhimento do pedido da Apple teria sido a existência de um fato consumado, e a definição do titular da marca teria levado em conta o critério da opinião dos consumidores. Para a Gradiente, esse entendimento do TRF “subverte completamente o sistema brasileiro de propriedade intelectual, substituindo o princípio da prioridade no depósito pelo do sucesso na exploração”.

Em junho, o ministro Dias Toffoli negou seguimento ao recurso interposto ao STF, assentando que a análise da causa demandaria interpretação da legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas, o que não é cabível em recurso extraordinário. Em seguida, a Gradiente interpôs agravo regimental visando à reforma da decisão monocrática.

Mediação

Ao suspender e processo e remetê-lo ao Centro de Conciliação e Mediação, Toffoli lembrou que o relator pode adotar essa providência em qualquer fase processual, para que sejam realizados os procedimentos a fim de buscar a composição consensual da lide. A decisão da remessa levou em conta que a questão discutida no recurso versa sobre direitos patrimoniais disponíveis.

Jurisprudências de Direito Empresarial Marcário

DIREITO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO RECONHECER, ANTES DA MANIFESTAÇÃO DO INPI, A CARACTERIZAÇÃO DE UMA MARCA COMO DE ALTO RENOME.

Caso inexista uma declaração administrativa do INPI a respeito da caracterização, ou não, de uma marca como sendo de alto renome, não pode o Poder Judiciário conferir, pela via judicial, a correspondente proteção especial. A lacuna existente na Resolução n. 121/2005 — que prevê a declaração do alto renome de uma marca apenas pela via incidental — configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário. Entretanto, até que haja a manifestação do INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública. Assim, é incabível, ao menos nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo, competindo-lhe, caso provocado, a adoção de medidas tendentes a ocasionar a manifestação do INPI. Desse modo, na ausência de uma declaração administrativa da referida autarquia, a decisão judicial que reconhece o alto renome de uma marca caracteriza usurpação de atividade que legalmente compete àquele órgão, consistindo em violação da tripartição dos poderes do Estado, assegurada pelo art. 2º da CF/1988. REsp 1.162.281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/2/2013.

DIREITO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE UMA DECLARAÇÃO GERAL E ABSTRATA DO INPI REFERENTE À CARACTERIZAÇÃO DE UMA MARCA COMO DE ALTO RENOME.

É legítimo o interesse do titular de uma marca em obter do INPI, pela via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. A denominada “marca de alto renome”, prevista no art. 125 da Lei de Propriedade Industrial, consiste em um temperamento do princípio da especialidade, pois confere à marca proteção em todos os ramos de atividade. Tal artigo não estabeleceu os requisitos necessários à caracterização do alto renome de uma marca, de modo que a regulamentação do tema ficou a cargo do INPI. Atualmente, a sistemática imposta pela aludida autarquia, por meio da Resolução n. 121/2005, somente admite que o interessado obtenha o reconhecimento do alto renome pela via incidental, a partir do momento em que houver a prática, por terceiros, de atos potencialmente capazes de violar a marca. Inexiste, portanto, um procedimento administrativo tendente à obtenção de uma declaração direta e abstrata. Parte da doutrina entende que o alto renome não dependeria de registro. Nessa concepção, a marca que possuísse a condição de alto renome no plano fático seria absoluta, de sorte que ninguém, em sã consciência, poderia desconhecê-la. Entretanto, ainda que uma determinada marca seja de alto renome, até que haja uma declaração oficial nesse sentido, essa condição será ostentada apenas em tese. Dessa forma, mesmo que exista certo consenso de mercado acerca do alto renome, esse atributo depende da confirmação daquele a quem foi conferido o poder de disciplinar a propriedade industrial no Brasil, declaração que constitui um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca, não apenas para que ele tenha a certeza de que sua marca de fato possui essa peculiaridade, mas, sobretudo, porque ele pode — e deve — atuar preventivamente no sentido de preservar e proteger o seu patrimônio intangível, sendo despropositado pensar que o interesse de agir somente irá surgir com a efetiva violação. Deve-se considerar, ainda, que o reconhecimento do alto renome só pela via incidental imporia ao titular um ônus injustificado, de constante acompanhamento dos pedidos de registro de marcas a fim de identificar eventuais ofensas ao seu direito marcário. Ademais, não se pode perder de vista que muitas vezes sequer ocorre a tentativa de depósito da marca ilegal junto ao INPI, até porque, em geral, o terceiro sabe da inviabilidade de registro, em especial quando a colidência se dá com marca de alto renome. Nesses casos, a controvérsia não chega ao INPI, impedindo que o titular da marca adote qualquer medida administrativa incidental visando à declaração do alto renome. Acrescente-se, por oportuno, que, ao dispor que “a proteção de marcas de alto renome não dependerá de registro na jurisdição em que é reivindicada”, a Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI) não isentou — ou pelo menos não impediu — essas marcas de registro, tampouco afirmou que essa condição — de alto renome — independeria de uma declaração oficial; apenas salientou que elas estariam resguardadas mesmo sem prévio registro, ou seja, prevaleceriam sobre marcas colidentes, ainda que estas fossem registradas anteriormente. REsp 1.162.281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/2/2013.

 

DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO DE MARCA NOTÓRIA. EFEITOS EX NUNC.

A proteção de marca notória registrada no INPI produz efeitos ex nunc, não atingindo registros regularmente constituídos em data anterior. O direito de exclusividade ao uso da marca em decorrência do registro no INPI, excetuadas as hipóteses de marcas notórias, é limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo produtos não similares, enquadrados em outras classes. O registro da marca como notória, ao afastar o princípio da especialidade, confere ao seu titular proteção puramente defensiva e acautelatória, a fim de impedir futuros registros ou uso por terceiros de outras marcas iguais ou parecidas, não retroagindo para atingir registros anteriores. Precedente citado: REsp 246.652-RJ, DJ 16/4/2007. AgRg no REsp 1.163.909-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 2/10/2012.

DIREITO AUTORAL. RETRANSMISSÃO. TV. CLÍNICA MÉDICA.

A Turma, seguindo entendimento firmado nesta Corte, assentou que é legítima a cobrança de direito autoral de clínicas médicas pela disponibilização de aparelhos de rádio e televisão nas salas de espera. Segundo a legislação de regência, a simples circunstância de promover a exibição pública da obra artística em local de frequência coletiva caracteriza o fato gerador da contribuição, sendo irrelevante o auferimento de lucro como critério indicador do dever de pagar retribuição autoral. Nos termos do disposto nos arts. 28 e 29, VIII, da Lei n. 9.610/1998, a utilização direta ou indireta de obra artística por meio de radiodifusão sonora ou televisiva enseja direito patrimonial ao autor, titular exclusivo da propriedade artística. Além disso, a hipótese dos autos estaria expressamente prevista em lei. Precedentes citados: REsp 556.340-MG, DJ 11/10/2004, e REsp 742.426-RJ, DJe 15/3/2010. REsp 1.067.706-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/5/2012.

 

DIREITO PATRIMONIAL. OBRA CINEMATOGRÁFICA.

A remuneração dos intérpretes em obra cinematográfica, salvo pactuação em contrário, é a previamente estabelecida no contrato de produção – o que não confere ao artista o direito à retribuição pecuniária pela exploração econômica posterior do filme. Com base nesse entendimento, a Turma negou à atriz principal o repasse dos valores recebidos pela produtora na comercialização e distribuição das fitas de videocassete do filme em que atuou. Asseverou-se que os direitos patrimoniais decorrentes da exibição pública da obra, em regra, devem ser recolhidos por seus autores – diretor, produtor ou emissoras de televisão, conforme o caso (art. 68, § 3º, da Lei n. 9.610/1998). REsp 1.046.603-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 8/5/2012.

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. VALIDADE. REGISTRO. DESENHO INDUSTRIAL.

A discussão gira em torno da possibilidade de o juiz ou o tribunal estadual, ao apreciar um pedido de antecipação de tutela, negar a proteção a uma marca, patente ou desenho industrial registrados, ainda que diante de notória semelhança, com fundamento apenas na aparente invalidade do registro não declarada pela Justiça Federal. Embora a LPI preveja, em seu art. 56, § 1º, a possibilidade de alegação de nulidade do registro como matéria de defesa, a melhor interpretação desse dispositivo indica que ele deve estar inserido numa ação que discuta, na Justiça Federal, a nulidade do registro. Isso porque não seria razoável que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas, para o mero reconhecimento incidental da invalidade do registro, não se imponha cautela alguma. Isso conferiria ao registro no INPI uma eficácia meramente formal e administrativa. Autorizar que o produto seja comercializado e, apenas depois, em matéria de defesa numa ação de abstenção, seja alegada a nulidade pelo suposto contrafator implica inverter a ordem das coisas. O peso de demonstrar os requisitos da medida liminar recairia sobre o titular da marca e cria-se, em favor do suposto contrafator, um poderoso fato consumado: eventualmente o prejuízo que ele experimentaria com a interrupção de um ato que sequer deveria ter se iniciado pode impedir a concessão da medida liminar em favor do titular do direito. Assim, a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos moldes da lei supradita, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Judiciário, deve ser proposta ação de nulidade na Justiça Federal, com a participação do INPI na demanda. Sem isso, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito. Dessarte, ao reconhecer a invalidade de um registro incidentalmente, o tribunal de origem violou a regra do art. 57 da LPI. Precedentes citados: REsp 325.158-SP, DJ 9/10/2006; REsp 242.083-RJ, DJ 5/2/2001, REsp 57.556-RS, DJ 22/4/1997, REsp 11.767-SP, DJ 24/8/1992 e, REsp 36.898-SP, DJ 28/3/1994.REsp 1.132.449-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/3/2012.

DIREITO AUTORAL. INDENIZAÇÃO. OBRA. DIVULGAÇÃO.

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais em que se busca o ressarcimento pela reprodução eletrônica de obra intelectual sem autorização do autor. Segundo consta dos autos, o recorrente cedeu material didático de sua autoria a professor, preposto da recorrida, apenas para que fosse utilizado para consulta, mas não para a divulgação por meio daInternet. Ocorre que, como todos os materiais utilizados nas salas de aula da recorrida eram disponibilizados em seu sítio eletrônico, a referida obra foi disponibilizada na página eletrônica da instituição de ensino. O juízo singular julgou improcedente o pedido ao fundamento de que não foi provado o dano material nem caracterizado o dano moral. Em grau de apelação, o tribunal a quo entendeu que, por não haver prova da negligência da instituição de ensino, estava descaracterizada a conduta ilícita dela, ficando, assim, afastada sua responsabilidade por eventual dano. No REsp, pretende o recorrente que sejam reconhecidas, entre outros temas, a violação dos arts. 29, 30, 38, 50, 52, 56 e 57 da Lei n. 9.610/1998, uma vez que os direitos autorais presumem-se feridos quando não há autorização para a divulgação do trabalho, bem como a ofensa aos arts. 932, III, e 933 do CC. Inicialmente, a Min. Relatora destacou que, para os efeitos da aludida lei, que regula os direitos autorais, considera-se publicação o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao conhecimento do público por qualquer forma ou processo. In casu, segundo a Min. Relatora, a reprimenda indenizatória justifica-se pela simples circunstância de o trabalho do recorrente ter sido disponibilizado no sítio da recorrida sem sua autorização e sem menção clara de sua autoria. Dessa forma, a recorrida falhou no dever de zelar pela verificação de autenticidade, autoria e conteúdo das publicações realizadas em sua página naInternet, independentemente da boa-fé com que tenha procedido. Assim, ressaltou a configuração da responsabilidade objetiva da instituição de ensino pela conduta lesiva de seu professor. Consignou que o prejuízo moral do recorrente ficou evidenciado na frustração de não conservar inédita sua obra intelectual pelo tempo que lhe conviria. Por outro lado, observou que não ficou evidenciado o alegado prejuízo patrimonial, pois a indenização por dano material requer a comprovação detalhada da efetiva lesão ao patrimônio da vítima, desservindo para a sua constatação meras aspirações, suposições e ilações sobre futuros planos, como na espécie. Dessarte, com essas, entre outras considerações, a Turma deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição de ensino pela conduta de seu preposto, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil, com correção e juros de mora a partir da data do julgamento do especial. REsp 1.201.340-DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 3/11/2011.

USO. MARCA. RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS. POSSIBILIDADE.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por perdas e danos objetivando, em síntese, a abstenção de uso de marca comercial em razão da ocorrência de prática de concorrência desleal. Nas instâncias ordinárias não houve comprovação de que a marca detinha proteção especial por ser de alto renome, uma vez inexistente manifestação do INPI nesse sentido. Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súm. n. 7 deste Superior Tribunal. No caso, a marca foi registrada por sociedade empresária cujo objeto social é gestão de planos de saúde e hospitais bem como por sociedade empresária para fazer referência a produtos de higiene doméstica, tais como sabão em pó, detergente, alvejante de roupa, dentre outros. Os ramos comerciais em que atuam são, portanto, distintos. Logo, como a utilização da marca refere-se a diferentes classes de produtos, a Turma entendeu que não há colidência de marcas capaz de gerar dúvida no consumidor, motivo que leva a convivência pacífica do uso da marca pelas duas sociedades empresárias. Precedente citado: REsp 550.092-SP, DJ 11/4/2005. REsp 1.262.118-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 4/10/2011.
 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO. MARCA. CÓDIGO TELEFÔNICO.

A quaestio juris consiste em saber se a propriedade da marca “Disque Amizade 145?, devidamente registrada no INPI, confere a seu titular, ora recorrente, o direito de obstar que a ora recorrida (concessionária dos serviços de telecomunicações) altere o código telefônico “145? de acesso ao serviço oferecido pela recorrente. In casu, esta foi impedida de usar esse código telefônico por determinação da Anatel, a qual especificava que os códigos de três dígitos deveriam ser destinados exclusivamente aos serviços de utilidade pública. Assim, no REsp, a recorrente alega violação dos arts. 2º, III, e 42, I e II, da Lei n. 9.279/1996. Inicialmente, destacou o Min. Relator que os mencionados dispositivos legais não se aplicam ao caso, na medida em que a recorrente é titular da marca “Disque Amizade 145?, esta sim objeto de invenção patenteada, porém o número de acesso (código telefônico 145) não integra a garantia marcária. Ressaltou, também, que a proteção decorrente do registro da marca “Disque Amizade 145? e da patente sobre a correlata invenção (serviço oferecido) no INPI tem o condão de propiciar ao seu titular o direito de exploração exclusiva da aludida marca do serviço e do serviço respectivamente. Entretanto, a proteção à propriedade industrial dos referidos bens não atribui ao seu titular o direito sobre o código telefônico “145?, de acesso ao serviço. Consignou, ademais, que a alteração do mencionado código telefônico consubstancia matéria exclusivamente afeta aos termos do contrato de concessão entabulado entre as partes, bem como às normas regulatórias do setor de telecomunicações expedidas pela Anatel, não importando afronta à utilização exclusiva da marca “Disque Amizade 145? e da correlata invenção. Dessarte, concluiu que a alteração do código telefônico (de acesso ao serviço oferecido pela recorrente), por si só, não infringe qualquer direito protegido pela propriedade industrial. REsp 1.102.190-SP, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 1º/9/2011.

DIREITO MARCÁRIO. IMPORTAÇÃO PARALELA.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória cumulada com preceito cominatório em que sociedade empresária alega que outra empresa vem importando e fazendo o recondicionamento das partes ou peças defeituosas de máquinas copiadoras usadas e acessórios com sua marca, para revenda no mercado brasileiro, adquiridos no mercado internacional. Aduz ainda que a recuperação das máquinas é ilícita, por não ser autorizada, realizada fora dos padrões de qualidade necessária, o que fere seu direito de exclusividade. O tribunal a quo reconheceu a existência de danos advindos de conduta da recorrida, todavia ressalva que não se sabe a exata extensão dos prejuízos da recorrente, julgando improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes e danos emergentes. Contudo, a Turma, entre outras questões, entendeu que a extensão dos danos pode ser apurada em liquidação de sentença por artigos. Aduz ainda que tolerar que se possam recondicionar produtos, sem submissão ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca – que também comercializa o produto no mercado –, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo. REsp 1.207.952-AM, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/8/2011.

 

MARCA. DEPÓSITO. INPI. PENDÊNCIA. REGISTRO.

 Discute-se no REsp se o depósito de marca junto ao INPI confere ao depositante o direito à sua proteção independentemente do registro. Na espécie, a recorrente propôs contra a recorrida ação de busca e apreensão de produtos com sua marca – na qualidade de detentora de seu depósito, pendente de registro no INPI –, aduzindo utilização indevida e desautorizada. O tribunal a quoextinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual decorrente da falta de registro da marca no INPI. A Turma entendeu que o acórdão recorrido violou o art. 130, III, da Lei n. 9.279/1996, que é expresso em conferir também ao depositante – e não apenas ao titular do registro da marca – o direito de “zelar pela sua integridade material ou reputação”. E que, de fato, o art. 129 da citada lei, invocado pelo acórdão recorrido, subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre ela. Mas a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator. Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no citado artigo, configurando-se o interesse processual. REsp 1.032.104-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/8/2011.

Marcas

1

.    Conceito

            A marca é, com certeza, o maior patrimônio de uma empresa, porque lhe confere singularidade no mercado e contribui para diferenciá-la, competitivamente, de outras empresas. Para o direito comercial, a marca é um sinal.

            Segundo a American Marketing Association definição jurídica de marca é: “um nome, um termo, um sinal, ou um desenho, ou uma combinação destes elementos, com vista a identificar os produtos e serviços de um vendedor, ou de um grupo de vendedores, e a diferenciá-los dos concorrentes”.

            Rubens Requião indica em seu livro um conceito semelhante para marca.  Inicialmente, era visto unicamente como um sinal distintivo de determinado produto, mercadoria ou serviço. Atualmente esse conceito ampliou-se. O professor Pinto Coelho, da Faculdade de Direito de Lisboa, observa que a marca é empregada nos dias de hoje não apenas como indicativo do comércio ou da produção industrial, mas também para indicar outras operações diversas, como a escolha, a verificação, as condições de fabricação etc., da mercadoria.

2.    Função

            A princípio a marca tinha a função restrita de indicar a origem ou procedência da mercadoria, atingindo apenas a indústria. Posteriormente, se estendeu ao comércio, e, mais recentemente, aos serviços.

            O fim imediato da garantia do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do empresário, de modo que o consumidor não era assegurado por nenhum direito. Todavia, atualmente, o direito sobre a marca adquiriu duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor e, ao mesmo passo, proteger os interesses do consumidor, tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse público e privado.  O interesse público é resguardado pelas leis penais que reprimem a fraude e falsificações fora do campo da concorrência desleal.

3.    Origem

            Desde a Antiguidade, o produtor teve a inclinação de assinalar, de modo característico, a sua produção, sobretudo a artística. Vem de outrora o hábito, também, de identificar, com marca em fogo, o gado. Todavia, esses hábitos não constituíam propriamente marcas, mas um cunho de propriedade.

            Na Idade Média era comum empregarem-se marcas figuradas, constituídas de linhas retas ou curvas, sendo reconhecido como direito privado absoluto, protegido que era pelas corporações de mercadores. Alguns autores afirmam que tais marcas eram obrigatórias para atestar a conformidade dos produtos com os tipos regulamentares.

            Em 1386, D. Pedro IV, rei de Aragão, ordenou que os tecelões do Reino pusessem a marca da cidade nas peças de tecidos, aparecendo, em 1445, marcas individuais determinadas pelas corporações de fabricantes de mantas. Tão importante se tornou o uso de marcas individuais e obrigatórias que o jurista Bartolo, em 1560, escreveu uma obra intitulada De Insignia et Armis, dando conceito jurídico às marcas.

            Já em 1803 surgiu na França legislação especial, organizando-se inclusive registro, incluindo suas contrafações nas penas dos crimes por falsificação de documentos privados, com perdas e danos.

            No Brasil, a Constituição imperial de 1824 só aludia aos inventores, que tinham assim assegurada “a propriedade de suas descobertas ou de suas produções”. Somente em 1891, na Constituição republicana, é que se garantiu constitucionalmente o direito às marcas, § 27 do art. 72: “A lei assegurará também a propriedade das marcas de fábricas.” Por derradeiro, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso XXIX dispõe: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

            Atualmente, as marcas são reguladas pela Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996, cuja função geral é determinar os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

4.    Requisitos

            O art. 64 da extinta Lei nº 5.772 de 21 de Dezembro de 1971 apresentava a seguinte definição: São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais.

            Desse artigo é possível extrair os requisitos que, ainda hoje, são essenciais para a consecução do registro da marca: a originalidade, a novidade e a licitude. Além disso, também pode-se incluir o requisito da veracidade, o qual a lei exige para certas marcas e em certas circunstâncias.

            É sutil a diferença entre originalidade e novidade. No conceito legal a marca não deve apresentar anterioridades, mas ser diferente de qualquer outra já precedentemente criada e registrada, na mesma classe. Significa a originalidade que a marca deve ser intrinsecamente idônea e capaz de individualizar os produtos de uma determinada empresa. Não deve, em outras palavras, representar ou reproduzir denominações, nome, sinal genérico e indicação descritiva de uso comum.

            Além de original, a marca precisa ser uma novidade. Tamburrino explica que o caráter de novidade significa idoneidade extrínseca a projetar um produto ou uma mercadoria, e representa inconfundibilidade com marcas já usadas legitimamente.

            O direito tutela as relações e os bens que não afetam a moral e os bons costumes. Por isso, um dos requisitos para o registro da marca é a licitude.

            A veracidade, por seu turno, é um elemento imanente da licitude. Entende-se, assim, que a marca deve ser honesta, não contendo palavra, figura ou sinais com indicações que não sejam verdadeiras sobre a origem ou sobre a qualidade das mercadorias e dos produtos, ou ainda que induzem a engano na escolha da coisa assinalada.

5.    Tipos de marcas

Podem ser classificadas em:

·         Verbais ou nominativas: são as que adotam palavras ou expressões, as quais podem ser de fantasia, arbitrariamente formuladas, ou constar de denominações necessárias, como firma ou denominação social, ou vulgares, ou nome de pessoa, do titular ou de terceiros mediante autorização expressa.

·         Emblemáticas ou figurativas: são as que admitem figuras ou emblemas, que podem versar sobre desenhos, concretos ou abstratos, imagens, letras ou linhas, desde que se revistam de suficiente forma distintiva.

·         Mistas: são as que se compõem de palavra e desenho.

·         Formais ou plásticas: são as que adotam a forma do produto ou de seu invólucro

6.    Espécies de marcas

            Quanto ao seu destino ou finalidade:

·         Singulares ou especiais: destinadas a assinalar um só objeto sendo-lhe especificamente destinadas.

·         Gerais ou genéricas: visam assinalar a procedência dos produtos ou mercadorias, isto é, da empresa que os produz.

·         Coletiva: pertence a associações de produtores e corporações, cujo uso é por elas concedido aos seus associados ou componentes. Ao invés de pertencer a um só titular pode pertencer a vários, em regime de condomínio. É usada conjuntamente por vários interessados.

·         Certificação: é a que atesta a conformidade de produto ou serviço a normas ou especificações técnicas.

·         Alto renome: é aquele que é conhecida por consumidores pertencentes a diversos segmentos de mercados diferentes daquele mercado que corresponde aos produtos ou serviços protegidos por esta marca

·         Operárias ou Label: são criadas por associações ou sindicatos operários, que cedem seu uso às empresas e se destinam a atestar que nas mesmas o trabalho é feito em certas condições impostas pelos sindicatos, em contratos coletivos de trabalho.

·         Notórias: são das de prestígio, notoriedade e tradição incontestáveis, motivo pelo qual recebe especial proteção quanto a sua propriedade intelectual, para que outros empresários - mesmo que de outras praças ou que explorem outros ramos de atividade - não utilizem a boa imagem da marca de alto renome para promover seus próprios produtos ou serviços.

·         Livres: são as de uso geral de determinada categoria profissional, cidade ou país.

·         De reserva: são relativas a produtos e mercadorias a serem lançados no mercado, pelo que os seus produtores ou comerciantes se assegurem delas, previamente registrando-as para eventualmente usá-las

·         De defesa: tem como finalidade reforçar uma marca já existente, impedindo que outro concorrente a registre em classe de semelhança aproximada.

·         Estrangeiras: tem um tratamento especial pela lei, que defere ao seu titular o direito de prioridade, desde que depositadas em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, e que produzam efeito de depósito nacional.

7.    Marca x produtos

A marca e os produtos apresentados pelas empresas estão relacionados, mas não se confundem. O produto é algo que a empresa fabrica ou desenvolve e a marca é o que a empresa apresenta ao consumidor. A marca é uma construção teórica desenvolvida por diversos estímulos, sejam físicos relacionados às características do produto ou intangíveis, como elementos sensoriais e sentimentos, gerados na experiência com o mesmo. Portanto, a marca é algo que além da identificação do produto, leva todo o conceito de sua concepção e desenvolvimento.

8.    Analise do livro “Marca Comercial – quanto vale a sua?[1]”

Segundo Gustavo Augusto Hanum Sardinha, o autor do livro “Marca comercial – quanto vale a sua?” uma empresa é formada pelos seus ativos tangíveis e intangíveis. Ativos Tangíveis são aqueles bens que possuem substância física e valor econômico, são as mesas, cadeiras, computadores e máquinas. É tudo aquilo que podemos tocar e ver. Já os ativos intangíveis são aqueles cuja substancia física não conseguimos ver, mas que possuem valor econômico. São recursos incorpóreos e que proporcionam um fluxo de serviços capazes de produzir benefícios futuros. Como exemplo, temos: as marcas, parentes, direitos autorais, software, franquias, etc.

Muitas vezes, o valor intangível da empresa é maior do que o seu valor tangível, assim, para que se lucre com a sua marca criada, de modo que ela se torne reconhecida, é necessário que essas marcas cresçam e ganhem o mercado. O autor compara a evolução das marcas com a Teoria de Darwin (seleção natural – o mais adaptado ao ambiente evolui). Assim deve ser a marca, que quer ser forte e duradoura. É preciso que ela se adapte ao mercado em que quer entrar e assim ganhar clientela. Novas categorias de produtos surgem da divergência de outra categoria. Deve-se definir qual será sua especialidade e de acordo com isso investir para se tornar a melhor.  Se eu entro no mercado de determinado produto, mas que já existe uma marca que domine, deve-se se especializar no ponto fraco no concorrente, assim, fazer igual a ele não fará com que se crie uma marca forte e que convença os consumidores a trocarem da marca que já estão habituados, é preciso fazer diferente.

Existem marcas que de tão famosas que são, acabam emprestando seu nome à categoria, como Gillete, Maizena, Band-aid, Xerox, Cotonete, Bombrill. Essas empresas criaram marcas fortes, se especializaram em algo e ofereceram vantagens para os clientes, assim, mesmo que se compre uma lã de aço da marca Assolan, geralmente fala-se que se comprou um Bombril da Assolan. Essas marcas se vinculam de tal forma ao produto, que a categoria a que estão inclusas acabam recebendo o nome da marca.

9.    Proibição da marca

Entretanto, de nada adianta se esforçar para criar uma marca, investir para que ela se torne forte e ganhe mercado, mas não registrá-la. O registro é necessário para proteger a marca, para evitar prejuízos futuros. Então, é preciso, após criada a marca, registrá-la junto ao INPI, que tem âmbito nacional, de forma que em nenhuma outra cidade do pais pode-se criar uma empresa, no mesmo ramo que a minha, e dar um nome parecido. Embora nada impeça de se dar o mesmo nome a uma empresa de outra categoria.

            Percebe-se, de início, que o Brasil, ao contrário do que ocorre em alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros, não previu a possibilidade de se registrar como marca um sinal sonoro, haja vista a exigência legal de que o sinal distintivo seja visualmente perceptível. Da mesma forma, não é possível registrar como marca um determinado cheiro ou odor, que seria a denominada marca olfativa.

            A lei também se preocupou em estabelecer casos de marcas não registráveis, em seu art. 124, que assim dispõe: não são registráveis como marca:

I-          Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumentos oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II-         Letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III-        Expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV-       Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V-        Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI-       Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII-      Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII-     Cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX-       Indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X-        Sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI-       Reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII-      Reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII-     Nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV-    Reprodução ou imitação de titulo, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV-     Nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI-    Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII-   Obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII-  Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX-    Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confissão ou associação com marca alheia;

XX-     Dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestir de suficiente forma distintiva;

XXI-    A forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII-   Objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;

XXIII-  Sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

10. Direitos sobre a marca

Quem registra a marca se torna seu proprietário, titular, dono.

                        Os titulares de marcas têm seus direitos assegurados, em primeiro lugar, face à garantia constitucional conferida à propriedade industrial pelo art. 5º, inc. XXIX, da Constituição Federal de 1988:

            “XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

            A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente concedido pelo INPI, conforme as disposições da Lei de Propriedade Industrial, sendo assegurado ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional. A necessidade da formalidade do registro confirma o sistema atributivo como modo de concessão de exclusividade de uso ao titular de marca.

            O art. 130 prevê que, ao titular da marca ou ao depositante é assegurado o direito de:

I-          Ceder seu registro ou pedido de registro,

II-         Licenciar seu uso e

III-        Zelar pela sua integridade material ou reputação. Nesse sentido, o pedido de registro de um titular garante-lhe a prioridade sobre eventuais marcas posteriores que venham a utilizar configurações semelhantes.

            Art. 132. O titular da marca não poderá:

        I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

        II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

        III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

        IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

            A proteção conferida às marcas é limitada basicamente por dois princípios:

·         O princípio da territorialidade: tem-se que a propriedade de uma marca, conferida por seu registro em um determinado país, somente produz efeitos em seu território. Dessa forma, os direitos do titular da marca registrada no Brasil somente poderão ser exercidos no território nacional. A exceção a esse princípio, é a marca notoriamente conhecida, que, mesmo não estando previamente depositada ou registrada no território brasileiro, goza de proteção especial no ramo de atividade de seu titular.

·         O princípio da especialidade: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Assim, a marca só goza de proteção no seu ramo de atuação.  A exceção a esse princípio, é a marca de alto renome.

11. Marca de fato

            “Ainda que não registrada, a marca goza de certa proteção, na medida em que a utilização de marca alheia representa meio fraudulento para desviar clientela, vedado pelo artigo 195 da Lei 9.279/96. A utilização de uma marca de fato, não registrada, não é vedada pelo direito, e, apesar de não ser incentivada, deve ser protegida em face de condutas desleais. A proteção assegurada às marcas de fato não decorre do direito marcário em si, mas sim da vedação à concorrência desleal.” TOMAZETTE.

            Assim, marcas de fato são aquelas que existem, mas não foram registradas. Está intimamente ligada com o princípio da antecedência.

O art. 129 da LPI, em seu §1º, traz uma inovação em relação à lei anterior. Institui o chamado direito de precedência, ou antecedência, segundo o qual a pessoa de boa fé que utiliza no país marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, há pelo menos seis meses na data da prioridade ou depósito da marca de terceiro, terá direito de precedência ao registro.

12. Marcas de alto renome

            Faz parte de um conjunto de inovações introduzidas no direito da propriedade industrial brasileiro pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, mormente conhecida como LPI, Lei de Patentes.  

            Considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar sua finalidade primitiva, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.

            A Marca de Alto Renome, uma vez reconhecida, tem sua proteção assegurada no território nacional, sendo vetado seu registro em qualquer classe de produto ou serviço, conforme regulado no artigo 125 da Lei n.9279/96, em exceção ao princípio da especialidade, que rege a concessão e proteção às marcas em geral.

            Resolução121/05: Para que seja “declarada” marca como sendo de alto renome, o requerente da proteção especial deverá apresentar o pedido incidentalmente, como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome, conforme determina o art. 3º da mencionada resolução. Assim, percebe-se que o pedido de reconhecimento da marca de alto renome não se dá com o registro da marca, mas de forma incidental, quando esta marca, considerada pelo seu proprietário como suficiente a receber a proteção especial, encontra-se sob “ameaça” de uma nova marca.

            Reconhecendo a necessidade de aprimoramento do modelo de anotação do alto renome, o INPI publicou a resolução 107/13.

            Resolução 107/13: A fim de poder gozar da proteção conferida pelo art. 125 da LPI, o titular de marca registrada no Brasil deverá requerer ao INPI o reconhecimento da alegada condição de alto renome de sua marca, por meio de petição específica, instruída com provas em idioma português.

            A comprovação da alegada condição de alto renome deverá estar vinculada a três quesitos fundamentais: 

I. Reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral;

II. Qualidade, reputação e prestígio que o público associa à marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e

III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão. 

            A resolução 107/13 entrará em vigor a partir da fixação do valor da taxa necessária para o requerimento de anotação da condição do alto renome em nova Tabela de Retribuições do INPI, o que deverá ocorrer em breve.

13. Marcas notoriamente conhecidas (regulada no art.126 da Lei 9279/96)

            Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

        § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

        § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

            A noção de marca notoriamente conhecida e a proteção especial a ela concedida foram introduzidas pela Convenção da União de Paris (CUP), de 1883, e vigoram na legislação brasileira através do disposto no art. 126 da Lei 9.279/96.

            O art.6º, bis, dessa Convenção, dispõe que “os países contratantes comprometem-se a recusar ou a invalidar, seja de ofício, se a legislação do país o permitir, seja a pedido do interessado, o registro de uma marca de fábrica ou de comércio que for uma reprodução ou uma imitação suscetível de produzir confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro considerar que é notoriamente conhecida como já sendo a marca de um cidadão de outro país contratante e utilizada para produtos do mesmo gênero ou de gênero semelhante".

            Através deste dispositivo, a marca originária de um país pertencente à União, que tenha alcançado grande prestígio entre o público em certo segmento do mercado, passou a ser protegida extraterritorialmente, independente de registro no país. Este tratamento especial, que dispensa exigências impostas às marcas comuns, procedentes ou não do exterior, visa evitar no mercado internacional a utilização indevida da marca por terceiros.

            Conforme preleciona o art. 126 da lei 9279/96, tais marcas gozam da proteção do direito de propriedade industrial, independentemente de seu registro no Brasil. Tal proteção, segundo a Comissão Especial do Instituto dos Advogados Brasileiros, se baseia nos seguintes fundamentos:

·         Confusão: não obstante a diversidade dos artigos, ou serviços, o público poderia julgar fossem eles oriundos do mesmo estabelecimento ou de estabelecimentos ligados entre si.

·         Denegrimento: o usurpador poderia prejudicar a reputação do titular da marca notória, na hipótese de lançar um produto de qualidade inferior ou de empregar métodos de venda repreensíveis.

·         Diluição: não seria justo permitir que terceiro explore, gratuitamente, o poder atrativo da marca notória, enfraquecendo-o.

14. Extinção dos direitos sobre a marca

            Embora exclusivo, o direito decorrente do registro da marca não é eterno. Vários fatos podem afetar sua existência, como se vê no art.142 da Lei 92790/96.

            Art. 142. O registro da marca extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

            A lei brasileira admite a propriedade da marca de produtos e de serviços, em caráter temporário, portanto, o fato mais comum de extinção do registro é o decurso do prazo de dez anos de vigência, não requerida ou não alcançada sua prorrogação.

            Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

            Outro caso, este voluntário, é a renúncia ao registro, praticada pelo titular pessoalmente ou por procurador com poderes expressos, mediante requerimento dirigido ao INPI. Ela pode ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados.

III - pela caducidade; ou

            A caducidade é outro fator de extinção do registro, e ocorrerá quando, após cinco anos da concessão do registro, e na data do requerimento de caducidade, o uso da marca não tiver sido iniciado no país, ou tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou, ainda, se o uso da marca tiver ocorrido com a modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original.

         Haverá caducidade parcial se houver omissão de uso em relação a algum dos produtos assinaláveis, favorecendo assim os não semelhantes ou afins àqueles em que a marca foi comprovadamente usada.

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

            Art. 217: A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

A falta de procurador domiciliado no Brasil com poder para receber citação judicial, nomeado pelo titular domiciliado no estrangeiro, faz perecer o registro da marca.

            Outro caso de extinção do registro da marca e consequente perda dos direitos dele decorrentes é aquele que resulta da nulidade do registro, verificado ou declarado mediante processo administrativo e nulidade ou ação de nulidade.

15. Nulidade da marca

a)    Validade da Marca no Tempo

            A validade ou tempo de registro são de 10 anos, a partir de quando foi concedido (LPI, art. 133). Este, prazo é dilatado por períodos idênticos e consecutivos, seu prolongamento depende de manifestação do interessado em pedir sempre no derradeiro ano de validade do registro.

            Deve ser paga uma taxa para o serviço de registro oferecido pelo INPI, sendo esta denominada de retribuição e devida na concessão e a cada dilatação do prazo registral (LPI, arts. 133, § 1º, e 155, III).

            O registro de marca expira, salvo acontecimento imprevisto, em sua não-exploração econômica no Brasil em 5 anos, a partir da sua permissão, ou por suposta, cessação desta exploração, por interstício de 5 anos, ou na de mudança de grande monta do signo indicativo da empresa (marca).

            Portanto, o registro de marca pode ser extinto em três hipóteses: pelo término do prazo de validade sem a devida ampliação; pela renúncia do titular ou seus sucessores; e também por meio de processo administrativo de nulidade.

            A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido infringido dispositivo da Lei da Propriedade Industrial. O processo da nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 06 (seis) meses, contados da data de concessão do registro (arts. 50 e 51 da LPI).

b)    Jurisprudência

            Recentemente, o STJ manifestou-se sobre tema bastante importante para o contencioso de propriedade industrial.

            Após anos de debates e incertezas, com decisões contraditórias proferidas no âmbito dos TRFs, o STJ, por maioria de votos, entendeu pela impossibilidade da cumulação, numa mesma ação, do pedido de nulidade de registro de marca com o pedido de indenização por perdas e danos decorrentes da utilização ilegal da marca (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, REsp 1.188.105-RJ).

            Nesta ação, a parte autora formulou dois pedidos perante a Justiça Federal: a nulidade de registro da marca e a concessão de indenização por perdas e danos, em razão do uso ilegal da marca. O primeiro pedido foi formulado contra o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Intelectual e contra a sociedade que havia obtido, indevidamente, o registro da marca, enquanto o segundo foi dirigido apenas contra essa última.

            Assim, em que pese o pedido de nulidade do registro da marca ter sido formulado contra o INPI e contra a sociedade, o pedido de indenização por perdas e danos pelo uso indevido foi dirigido apenas à sociedade empresária, o que não seria suficiente para atrair a competência da Justiça Federal para analisar esse pedido específico. Tratar-se-ia, segundo o ministro Luis Felipe Salomão, de cumulação indevida de pedidos, já que a cumulação só é admitida quando o mesmo Juízo é competente para conhecer de todos (CPC, art. 292, § 1º, II), o que não seria o caso.

            A ministra Maria Isabel Gallotti proferiu voto divergente, no sentido de que a Justiça Federal poderia, na hipótese, decidir sobre o pedido indenizatório, na medida em que a indenização seria mera consequência da procedência do pedido de nulidade de registro de marca. Nas palavras da ministra, o pedido indenizatório “é uma consequência necessária do uso indevido da marca”, sendo que “a ausência de danos apenas ocorreria se se comprovasse que não foi usada a marca colidente”.

            O art. 175 da lei de Propriedade Industrial (lei 9.279/96) prevê a competência da Justiça Federal para julgar a ação de nulidade de registro concedido pelo INPI, evidenciando o intuito da norma em trazer para a competência desta, exclusivamente, os conflitos decorrentes do registro marcário.

            Em conclusão: em que pese a decisão proferida pelo STJ, parece-nos que há bons argumentos para se atribuir à Justiça Federal a competência para também julgar o pedido indenizatório, quando a ação versar sobre nulidade de registro concedido pelo INPI, uma vez que, nessas circunstâncias, o pedido indenizatório é mera consequência do acolhimento do pedido principal de nulidade de registro.

16. Das indicações geográficas

a)    Conceito de Indicação Geográfica.

            A nova lei de Propriedade Industrial trouxe uma inovação nesse assunto, que foi a possibilidade de existir um produto ou serviço que seja identificado, além da marca, pela religião geográfica de onde provêm.

            Assim, dispõe o art. 176 da Lei da Propriedade Industrial:

            Art. 176 – Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

            Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

            Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

            A lei não define o que significa indicação geográfica, mas apenas distinguem duas espécies de indicação geográfica que são: 1)a indicação de procedência e; 2) a denominação de origem.

            O INPI define a indicação geográfica do seguinte modo’’ ...podemos conceituar Indicação Geográfica como a identificação de um produto ou serviço ou país, quando determinada reputação, característica e/ou qualidade possam ser vinculadas essencialmente a esta sua origem particular. Em suma, é uma garantia quanto à origem de um produto e/ou suas qualidades e características regionais. ‘’ Em outras palavras para o consumidor é relevante comprar um produto ou serviço de uma determinada região do Brasil, principalmente por ser uma garantia de qualidade.

            É o caso, falando genericamente, do queijo de Minas Gerais, do vinho do Rio Grande do Sul, do Café de São Paulo, todos seriam produtos que, simplesmente, por sua produção em determinada região geográfica trazem um diferencial para o público consumidor. Para a proteção da Indicação Geográfica e uso nos produtos e serviços respectivos, deve ser requerido o Registro no INPI pelo titular legitimado para tanto.

b)    Alguns exemplos de indicações geográficas:

            No mundo: França: Champagne (vinhos espumantes); Boudeaux (vinhos tintos); Roquefort, Comté, Cantal, Camembert (queijos); Cognac (destilado de vinho branco). Portugal: Porto (vinho); Serra da Estrela (queijo). Itália: Parma (presunto); Parmiggiani, Reggiano e Grana Padano (queijos). Espanha: Pata Negra (presunto cru); Alicante e Jijona (torrones); Cea (pão artesanal); Montes de Toledo (azeite de oliva). África: Galmi (cebola violeta), Quênia (chá). Ásia: Basmati (arroz - Índia); Borseong (chá – Coréia do Sul). America Latina: Colômbia (café);

            No Brasil: Vale dos Vinhedos: foi a primeira IG reconhecida pelo INPI do Brasil, requerida pela APROVALE – Associação dos Produtores de Vinho do Vale dos Vinhedos, concedida em 2002; seus produtos identificados são os vinhos produzidos na região do Vale dos Vinhedos; É uma IP. Café do Cerrado: requerida em nome do Caccer – Conselho das Associações dos Cafeicultores do Cerrado; é uma IP identificada para os produtores estabelecidos nas regiões do Triangulo Mineiro. Cachaça Brasil: foi uma iniciativa do Presidente da República Fernando Henrique Cardoso para proteger a cachaça brasileira, devido aos diversos pedidos de marca que vinham ocorrendo no exterior.

            Lei nº 9279/1996 (Lei de Propriedade Industrial)

17. Nome Empresarial x Marca

            Marca é o sinal distintivo visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais, nos termos do artigo 122 da Lei 9.279/1996 - Lei da Propriedade Industrial – LPI, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

            Nome empresarial, por outro lado, é a firma ou a denominação adotada para o exercício de empresa, identificando o empresário, conforme definição legal prevista no artigo 1.155 do Código Civil. O nome empresarial é arquivado na Junta Comercial (sociedades empresárias), do respectivo Estado, onde a empresa terá atividade, ou no cartório da respectiva circunscrição da sede da pessoa jurídica, em se tratando de sociedades simples.

            Fábio Ulhoa Coelho em seu livro, Manual de Direito Comercial, comenta sobre a inatividade da empresa, aonde o empresário individual e a sociedade empresária que não procederem a qualquer arquivamento no período de dez anos devem comunicar à Junta que ainda se encontram em atividade, nos termos do art. 60 da LRE. Se não o fizerem, serão considerados inativos. A inatividade da empresa autoriza a Junta a proceder ao cancelamento do registro, com a consequente perda da proteção do nome empresarial pelo titular inativo.

            Ocorre que, ainda que marcas e nomes empresariais possuam funções diferentes, visto que a marca distingue produtos e serviços, e o nome empresarial identifica o empresário, um nome empresarial pode colidir com uma marca e vice-versa. A solução desses conflitos usualmente apresenta dificuldades, visto que na legislação concernente não há regras para solução de eventual conflito entre nomes empresariais, marcas e outros signos distintivos.

            Insta frisar que o principal enfoque que tantos os tribunais quanto a doutrina têm se preocupado está na existência de Concorrência Desleal entre as litigantes. As decisões buscam proteger tanto os empresários que investem em seus negócios, quanto os consumidores e empresários que devem ser protegidos da confusão sobre a procedência de um determinado produto ou serviço oferecido no mercado. Quanto mais transparente a relação comercial que nos cerca, melhor será para o desenvolvimento do país.

18. Nomes de domínio × marcas

            Pode ocorrer o caso de um nome de domínio colidir com uma marca registrada. Existem, ainda, casos de terceiros que registram nomes de domínio antes do detentor da marca, com o intuito de vendê-lo à empresa desta. Desses casos surgem controvérsias, as quais não são de competência do CGI.br ou NIC.br, pois apenas registram os nomes, especialmente os “.br”, não tendo acesso aos registros de marca e por utilizarem o sistema first to file pela agilidade proposta.

            É competência do Poder Judiciário ou de câmaras arbitrais específicas, julgar e analisar os casos sob vários aspectos. Por exemplo, em caso de marca de alto renome ou notoriamente conhecida em certo ramo, ela prevalecerá sobre o nome de domínio, justamente pela notabilidade da marca, sendo passível de má-fé; já as marcas comuns se julgam por critérios de possibilidade de confusão, aproveitamento parasitário, má-fé, concorrência desleal e precedência do registro. O domínio e a marca idênticos ou semelhantes podem continuar a existir, mesmo se não pertencerem a uma mesma pessoa, caso as hipóteses acima citadas não se configurem no caso.

            Segundo Fábio Ulhoa Coelho: “No conflito entre a anterioridade na solicitação do nome de domínio e o registro da marca no INPI, prevalece este último. Assim, o legítimo titular de marca registrada tem o direito de reivindicar o endereço eletrônico concedido pela outra pessoa, sempre que o domínio reproduzir sua marca. A ordem de chegada só prevalecerá se os dois interessados possuírem (cada um, numa classe diferente) o registro da marca adotada no nome de domínio”.

De tal forma, se um titular de uma marca se sentir prejudicado por um nome de domínio “.br”, esse poderá ajuizar uma ação pedindo cancelamento do nome de domínio ou transferência para si (titular da marca), indenização de danos materiais e morais caso estabelecido prejuízo devido à má-fé.

            Na jurisprudência abaixo, vemos a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre um caso de domínio de internet em face a uma marca, julgado improcedente por ausência de má-fé do requerente do domínio, sendo esta imprescindível:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO. NOME EMPRESARIAL. MARCA. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. REGISTRO. LEGITIMIDADE. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCI AL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A anterioridade do registro no nome empresarial ou da marca nos órgãos competentes não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo. 2. No Brasil, o registro de nomes de domínio é regido pelo princípio "First Come, First Served", segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro. 3. A legitimidade do registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado - seja nome empresarial, seja marca. 4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do nome de domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos. 5. No caso dos autos, não é possível identificar nenhuma circunstância que constitua sequer indício de má-fé na utilização do nome pelo primeiro requerente do domínio. 6. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. 7. Recurso especial principal não provido e recurso especial adesivo prejudicado.”

Domínio na Internet

19. Conceito e importância empresarial

            O domínio é uma denominação, formada por palavras, símbolos ou códigos, que vinculam a uma localização de um sítio em um servidor na internet. Todo domínio é uma simplificação de se encontrar um endereço virtual, à medida que substitui o número de IP (Internet Protocol), que é mais complexo e difícil de memorizar, sendo formado apenas por números e pontos. Todo domínio deve seguir aos padrões do protocolo DNS (Domain Name System), que é um sistema de resolução desses nomes de domínio, que funciona de forma distribuída entre vários servidores de nomes ligados entre si em uma rede. A partir desse sistema, converte-se o nome de domínio para o endereço IP, conectando o usuário ao detentor do domínio.[2]

            No Brasil, qualquer entidade com personalidade jurídica ou pessoas físicas, que possuam um contato no país, é apta a registrar um domínio.

            Os domínios são constituídos por uma estrutura hierárquica, como a formação pelo nome escolhido pelo titular e os sufixos, como os chamados de DPN (Domínio de Primeiro Nível) e os domínios de topo de código de país (ccTLD: country code top-level domain) como o “.br”. Alguns dos DPN são restritos a certos ramos, sendo necessário, nesse caso, a comprovação de tais fins pela documentação adequada. Algumas destas extensões são: .org.br, .net.br, .psi.br, .edu.br.     

            Exemplo de domínio: www.uenp.edu.br, cujo IP seria 200.195.132.234, sendo “www” indicativo da Rede Mundial, “uenp” o domínio escolhido pelo criador, “.edu” o DPN e “.br” o domínio de topo de código de país.

            Os nomes de domínio não são registráveis no INPI, diferentemente da marca de um produto ou serviço, que é passível de registro. O registro do nome de domínio atualmente é feito junto ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), que é uma associação civil privada sem fins econômicos que implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O registro pode ser feito por meio do sítio www.registro.br.

            Ao se registrar um nome de domínio, aquela pessoa que o solicitar primeiro o obtém (sistema first to file).

            No Direito Empresarial, o domínio tem a função técnica de estabelecer uma conexão entre o cliente e o empresário, pois liga os aparelhos e dados para uma comunicação entre si (funciona como o número telefônico). Tem também uma função jurídica, pois é a identificação da localização de uma página de um estabelecimento virtual na internet, de forma comparável à função do título de estabelecimento quanto ao ponto. [3]

Questões:

1.    Defina franquia empresarial ou franchising.

            Franquia empresarial é uma modalidade de contrato em que um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

2.    A Indústria Curitibana de Pneus S/A registrou em 20/5/2000 junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) marca de pneu denominada "Power". Por outro lado, a sociedade Japa Comércio e Varejo de Motocicletas e Motonetas Ltda. passou a comercializar em 1° /10/2011motoneta também denominada "Power". Analise as proposições abaixo e determine quais estão corretas:

l. Segundo o princípio da especialidade das marcas, não há colidência entre os signos semelhantes ou até mesmo idênticos, se os produtos que distinguem são diferentes.

II. O direito de exclusividade do uso da marca não deve ser exercido de modo a impedir o uso de marca semelhante deferido para produto de classe diferente,

Ill. O registro precedente no INPI confere à indústria Curitibana de Pneus S/A exclusividade sobre a marca "Power".

IV. Embora a Indústria Curitibana de Pneus S/A não tenha exclusividade sobre a marca "Power", faz jus ao ressarcimento dos prejuízos que Japa Comércio e Varejo de Motocicletas e Motonetas Ltda. lhe causou a partir de 1° /10/2011.

            Apenas as afirmações I e II estão corretas, pois a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. Desse modo, “Stradivarius”, para aviões, não infringe a mesma marca, para clarinetes: não há possibilidade de engano do consumidor, ao ver anunciado um avião, associá-lo ao instrumento musical.

3.Segundo o art. 122 da Lei n.º 9.279/1996, são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Com base no regime jurídico das marcas, previsto nessa lei, assinale a opção correta.

a)        À marca de produto ou serviço será concedida proteção para distinguir produto ou serviço de outro, idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa

b)        À marca notoriamente conhecida, desde que registrada no Brasil, será concedida proteção em todos os ramos de atividade.

c)         À marca de alto renome será concedida proteção em seu ramo de atividade, independentemente de estar registrada no Brasil.

d)        À marca coletiva, se devidamente registrada no Brasil, será concedida proteção para ser utilizada por todos os que atuarem no correspondente ramo de atividade.

Resposta: A

Fontes:

http://www.conceitomarcas.com.br/reg_marcas.php

http://www.savanacomunicacao.com.br/150/sua-marca-tem-conceito.html

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marca

http://www.comunicacaoempresarial.com.br/comunicacaoempresarial/conceitos/marca.php

http://www.evef.com.br/marca.php

http://fabioelima.blogspot.com.br/2010/03/requisitos-para-o-registro-de-uma-marca.html

http://www.ppi.pa.gov.br/Imangens_PI_Menu/Apresentacoes/MINI_IG_setec_148.pdf

http://www.rodriguesadv.com.br/artigos/17.08.11_(2).htm

www.nitpar.pr.gov.br/blog/2007/11/27/nome-de-dominio-nome-comercial-e-registro-de-marca-principais-diferencas/

www.jus.com.br/artigos/1778/nome-de-dominio-na-internet-e-legislacao-de-marcas

www.marcaspatentes.com.br/dominio-nome-comercial-e-marca/

www.registro.br/

www.nic.br/index.shtml

www.uenp.edu.br

http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/pdf/diretrizes_de_analise_de_marcas_17-12-2010.pdf

http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2011_2/rodrigo_carvalho.pdf

Coelho, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. Ed. Saraiva 23ª Edição. 2011, pg61.

Diniz, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Ed. Saraiva 2ª Edição. 2009, pag706.

Requião, Rubens. Curso de Direito Comercial. Ed. Saraiva 26ª. 2006, pag242. 

SARDINHA, Gustavo Augusto Hanum. MARCA COMERCIAL – QUANTO VALE A SUA? 1° Ed. Ed. Juriá, 2011, Curitiba.

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[1] SARDINHA, Gustavo Augusto Hanum. MARCA COMERCIAL – QUANTO VALE A SUA? 1° Ed. Ed. Juriá, 2011, Curitiba.

[2] COELHO, Fábio Ulhoa. MANUAL DE DIREITO COMERCIAL. 18 ed, revista e atualizada. Págs. 70, 71. Ed. Saraiva. 2007, São Paulo.

3(STJ - REsp: 658789 RS 2004/0061527-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2013, disponível em http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24160551/recurso-especial-resp-658789-rs-2004-0061527-8-stj, acessado em 18/03/2014)