VEICULAÇÃO DE FILME PUBLICITÁRIO COM FINALIDADE DESABONADORA DE PRODUTOS CONCORRENTES

Tratando-se de propaganda comparativa ofensiva, não há confusão entre marcas, nem falsificação de símbolo ou indução do consumidor a confundir uma marca por outra.

Acesse o acórdão

Temas para Seminários - CONCORRÊNCIA DESLEAL - TRADE DRESS - II

STJ - Recurso especial repetitivo. Marca. Recurso especial representativo de controvérsia. Tese 950. Direito empresarial. Concorrência desleal. Competência. Trade Dress. Conjunto imagem. Elementos distintivos. Proteção legal conferida pela teoria da concorrência desleal. Registro de marca. Tema de propriedade industrial, de atribuição administrativa de autarquia federal. Determinação de abstenção, por parte do próprio titular, do uso de sua marca registrada. Consectário lógico da infirmação da higidez do ato administrativo. Competência privativa da Justiça Federal. CPC, art. 292, § 1º, II. CPC/2015, art. 327, § 1º, II. Lei 9.279/1996, art. 124, V, XXIII. Lei 9.279/1996, art. 129. Lei 9.279/1996, art. 173. Lei 9.279/1996, art. 175. Lei 9.279/1996, art. 195, V. Lei 9.279/1996, art. 209. CF/88, art. 5º, XXIX, LII e LIV. CF/88, art. 109, I. Decreto 635/1992. CF/88, art. 105, III. Lei 8.038/1990, art. 26. CPC, art. 543-C. CPC/2015, art. 976, e ss. CPC/2015, art. 1.035. CPC/2015, art. 1.036. CPC/2015, art. 1.037. CPC/2015, art. 1.040.

(STJ (2ª Seção) - Rec. Esp. 1.527.232 - SP - Rel.: Luis Felipe Salomão - J. em 13/12/2017 - DJ 05/02/2018)

Temas para Seminários - CONCORRÊNCIA DESLEAL - TJ-SP condena empresa por copiar trade dress do Biotônico Fontoura

Embora o ordenamento jurídico não contenha previsão expressa acerca do trade dress, esse conjunto-imagem também encontra amparo na legislação, uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXIX, garante “proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.

Esse foi o entendimento da 1ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo ao condenar uma empresa por copiar elementos do trade dress do Biotônico Fontoura. O trade dress constitui o “conjunto-imagem” identificador e distintivo dos produtos colocados no mercado, composto de elementos visuais e gráficos, como por exemplo, cores, forma da embalagem, tampa, disposição de letras e imagens.

“Quanto aos requisitos básicos a serem observados para a proteção jurídica do trade dress, destaca o julgado do Superior Tribunal de Justiça os seguintes: que o referido conjunto-imagem tenha por finalidade justamente a diferenciação do bem no mercado (e não por exigências inerentes à técnica ou funcionalidade própria), e que seja distintivo perante o público consumidor”, afirmou o relator, desembargador Alexandre Lazzarini.

Neste cenário, o relator destacou “a extrema semelhança do conjunto-imagem” do produto da ré com o Biotônico Fontoura. Lazzarini também citou um laudo pericial que constatou as semelhanças entre os produtos. Ele afirmou ainda que o princípio da livre concorrência estabelecido na Constituição Federal (artigo 170, IV) não é absoluto, “encontrando limites nos postulados da ética, lealdade, boa-fé e nos direitos dos demais concorrentes”.

“Daí porque, deve ser coibido o aproveitamento indevido de conjunto-imagem alheio pela adoção de práticas parasitárias e que causem confusão no público consumidor, em prejuízo do titular dos direitos”, completou. Para Lazzarini, ficou demonstrada a concorrência desleal. Ele também afirmou que o “Biotônico Fontoura é conhecido no mercado há anos, e que o produto da ré possui a mesma finalidade e é destinado ao mesmo público, de maneira que, no caso concreto, há evidente risco de confusão dos consumidores”.

Por unanimidade, o TJ-SP determinou que a empresa ré se abstenha de copiar elementos do trade dress do Biotônico Fontoura, além de pagar indenização por danos morais de R$ 20 mil. A parte da sentença de primeiro grau que trata da reparação por danos materiais foi reformada pelos desembargadores e o valor, agora, será calculado em sede de liquidação de sentença, conforme o artigo 210, da Lei 9.279/96.

1025574-72.2018.8.26.0100

Tábata Viapiana é repórter da revista Consultor Jurídico

Revista Consultor Jurídico, 13 de janeiro de 2020, 14h46

Apesar de legislação controversa, atuação do Bacen e do Cade se complementam

João Grandino Rodas

A experiência nacional no tocante à aplicação de diferentes marcos regulatórios para diversos setores da economia, por meio de agências reguladoras especializadas, se por um lado deixou clara a importância de preservação de sua autonomia e capacitação técnica, por outro apontou para a necessidade de consolidação, uniformização e harmonização institucional dessa importante função estatal. Em especial, no referente à divisão de tarefas na regulação de determinado mercado e de monitorar a concorrência.

Via de regra, agências reguladoras e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) desempenham suas competências com parcimônia e de forma complementar. Este previne infrações à ordem econômica, por meio do controle prévio de estruturas e repressão de condutas anticompetitivas, em consonância com a lei concorrencial. Enquanto aquelas focam-se na  mitigação  ou eliminação das falhas de mercado na prestação de serviços públicos, buscando mimetizar condições propícias de concorrência; bem como na elaboração de  regulamentos pró-competitivos. Agências não julgam atos de concentração, nem processos de formação de cartel, por exemplo; e o Cade não interfere em questões regulatórias. Tem funcionado assim para os setores de transportes, telefonia, energia elétrica, e vários outros, mas não para o setor bancário.

Nos últimos anos, Banco Central e Cade vêm disputando a competência para julgar fusões bancárias. Por conta de uma legislação controversa, o Bacen se acha no direito de aprovar atos de concentração e coibir práticas anticoncorrenciais. Assim, diferentemente do que ocorre nas demais áreas da economia, os bancos no Brasil estariam livres da investigação tradicional dos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Os defensores dessa corrente alegam que somente o Bacen deteria o conhecimento técnico e a agilidade necessária para julgar um processo envolvendo instituição financeira, com o intuito de assegurar a higidez e segurança necessárias para a instituição e seus acionistas, bem como para os poupadores e a economia como um todo. Opositores dessa visão argumentam que a lei do Cade não excepcionou a competência do órgão para analisar quaisquer questões concorrenciais; devendo os bancos, portanto, se submeterem a tal regra. Rebatem que a Lei 4.595/64 dispõe que o Bacen, em seu exercício fiscalizador, regulará a concorrência entre instituições financeiras, coibindo-lhes os abusos. Seria, ademais, competência privativa do Bacen conceder autorização às instituições financeiras, para que possam ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas. Advogam que tal lei seria hierarquicamente superior, por regulamentar o artigo 192 da Constituição Federal; enquanto a do Cade seria lex generalis.

O histórico de atuação regulatória do Bacen revela fazer ele uso, máxime, de dois instrumentos básicos: a regulação prudencial, de caráter mais técnico; e a regulação sistêmica, de caráter predominantemente político. A prudencial protege o depositante e preserva a solvência, a higidez e a qualidade dos serviços de cada instituição isoladamente considerada. Já a sistêmica vela pelo sistema bancário como um todo e, indiretamente, pelo depositante.

Contudo, por mais que o Bacen utilize esses instrumentos para promover um ambiente regulado estável, há críticas de que não estaria implementando política de concorrência para o setor. Estaria ele focando excessivamente na prevenção do risco sistêmico, e, ao não atuar suficientemente para garantir a concorrência no setor bancário, propiciaria condições para que os agentes desse mercado exercessem seu poder econômico com maior liberdade, além de aumentar o risco moral (moral hazard) e os riscos de captura pelos entes regulados.

O Superior Tribunal de Justiça, em 2010, decidiu que as fusões bancárias caberiam unicamente ao Bacen. Em Recurso Extraordinário, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento à matéria, em 2014, ratificando a competência exclusiva da autoridade reguladora, Bacen, para julgar fusões e aquisições de instituições financeiras. Em desfavor desta decisão, o Cade apresentou agravo, que ainda deverá ser analisado pela 2ª Turma do Supremo.

Importante ressaltar que, quanto à ocorrência de práticas anticompetitivas no setor bancário, o Cade continuaria exercendo seu protagonismo em investigar, e eventualmente punir acordos e condutas antitruste dos bancos. Nesse sentido, no dia 2 deste mês, instaurou processo administrativo para apurar suposto cartel na manipulação de taxas de câmbio envolvendo o real e moedas estrangeiras. Segundo a assessoria de imprensa do órgão antitruste, “existem fortes indícios de práticas anticompetitivas de fixação de preços e condições comerciais entre as instituições financeiras concorrentes”. Ademais, projeto de lei apresentado pelo senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, no mês passado, reforça essa competência de analisar suspeitas de condutas dos bancos ao órgão antitruste; ao mesmo tempo em que propõe que as fusões do setor devam ser subsumidas a ambos os órgãos.

Ressalte-se que o Plenário do STF já entendeu não haver conflito entre o regramento do sistema financeiro e a disciplina da defesa do consumidor, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.591/DF interposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, em 2006, aduzindo que a exigência de lei complementar de que trata o artigo 192 da Constituição Federal refere-se apenas à regulamentação da estrutura do sistema financeiro, não abrangendo os encargos e obrigações impostos pelo Código de Defesa da Consumidor (Lei 8.078/1990) às instituições financeiras. Seguindo o mesmo raciocínio, não haveria conflito positivo entre as atividades do Bacen e Cade, mas sim relação de complementaridade.

Apesar de regulação sistêmica e defesa da concorrência no setor bancário poderem representar, aparentemente, valores distintos e irreconciliáveis, não se pode olvidar dos propósitos e da linha tênue que separa a regulação e antitruste para tal área específica, motivada por fatores como a busca de economia de escala, redução de custos, aumento da eficiência e das receitas, acesso ao mercado de capitais, oferecimento de empréstimos e ampliação das linhas de crédito e produtos.

Há vantagens que decorrem da atuação conjunta de instituições independentes e distintas, mas que possuem funções complementares em setores regulados da economia nacional, tais como diminuição do risco de captura e incremento de accountability, do controle social. Há que se buscar a coordenação entre autarquias na persecução de um princípio comum de atuação que tutela os bens da coletividade. Independentemente de decisão judicial que possa dedicar exclusividade no tratamento de fusões bancárias, esta é a lição que subjaz ao debate.

Sandálias Melissa - Sem perícia em produto, não há como provar concorrência desleal, julga TJ-RS

Na Justiça, o ônus da prova incumbe ao autor da ação. Se não provar os fatos constitutivos do seu direito, como exige o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação deve ser julgada improcedente. Por isso, a maioria dos integrantes da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não aceitou apelação de um dos maiores grupos calçadistas do país, que não conseguiu provar que foi alvo de concorrência desleal. Segundo a empresa, um concorrente estava copiando o sapato que é seu carro-chefe de vendas.

O relator do recurso, desembargador Sylvio da Silva Tavares, se alinhou totalmente às razões do juízo de origem, que indeferiu a inicial por não vislumbrar nenhuma prova por parte da empresa autora —  e especialmente a pericial. E nem se sensibilizou com as razões que levaram à concessão da liminar, que determinou a apreensão de calçados e matrizes usados na sua confecção por parte do concorrente.

O desembargador Ney Wiedeman Neto ficou vencido no colegiado, mas fundamentou sua posição. ‘‘A liminar foi concedida com base no exame físico dos calçados depositados em cartório, o que não necessitou de perícia para perceber que se tratava de cópia. O TJ-RS, no julgamento do AI 7.003.787.298, chegou a mesma conclusão. O parecer de fls. 284-285 confirma a contrafação, bem como as fotos anexadas. Tais condutas caracterizam concorrência desleal’’, escreveu, convicto, no voto.

Como a decisão se deu por maioria, cabem Embargos Infringentes. O acórdão de apelação foi lavrado na sessão de julgamento realizada no dia 10 de dezembro.

O caso
Criadora e dona das famosas sandálias Melissa, tradicional no mercado brasileiro, a Grendene foi à Justiça para barrar a venda de sandálias ''La Fera'', que apresenta  as mesmas características de sua linha, fabricadas por N. A. Indústria e Comércio de Calçados e comercializadas por Comércio de Confecções Speguem (Talismã). No curso do processo, esta última fez um acordo e ficou fora do polo passivo da ação.

A primeira, no entanto, apresentou contestação. Argumentou que a Grendene não tem registro do seu desenho industrial no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Alegou, também, que o desenho da Melissa tem mais de 20 anos de mercado, caindo em domínio público. Por fim, sustentou que seu produto é diferente do fabricado pela Grendene.

No ajuizamento da ação, a 2ª Vara da Comarca de Farroupilha deferiu a antecipação de tutela, pois a julgadora da época ficou convencida de que a sandália apresentada nos autos era cópia e imitação do design da original. Assim, em dezembro de 2001, deferiu liminar para apreender, na linha de produção da N. A., pares de sandálias e as matrizes utilizadas para sua confecção, posteriormente devolvidas.

Em função dos prejuízos experimentados, a concorrente ajuizou reconvenção — pretensão contra o autor da ação original. Alegou que a concessão da liminar lhe causou vários prejuízos: teve de suspender as entregas, não pôde pagar compromissos financeiros, colocou funcionários em férias etc. Além dos danos materiais, pediu a condenação da Grendene em danos morais, no valor de R$ 50 mil para cada dia em que a liminar vigorou.

Sentença improcedente
Em 12 de agosto de 2008, analisando o mérito da lide, o juiz Mario Romano Maggioni julgou improcedente a ação principal, bem como os pedidos da reconvenção. Entendeu que as partes litigantes, simplesmente, não demonstraram os fatos constitutivos do seu direito.

O juiz observou que a parte reconvinte apenas alegou prejuízos, sem comprová-los. ‘‘Não basta alegar os fatos, necessário demonstrá-los. Por ocasião da perícia contábil, a reconvinte sequer juntou as notas fiscais que poderiam, de alguma forma, albergar a sua pretensão. Bem como quedou-se inerte apesar de ser intimada para a juntada das notas fiscais’’, escreveu na sentença.

Quanto à ação principal, a percepção do julgador foi a mesma. A Grendene não produziu prova testemunhal ou pericial que comprovasse o fabrico de calçados com as mesmas características do modelo da Melissa. E mais: as provas documentais e periciais juntadas aos autos dizem respeito a outros processos. Em decorrência, não podem ser utilizadas no presente caso.

‘‘Acresço que o pedido inicial se funda na concorrência desleal, que não tem como pressuposto o registro da marca industrial, mas sim a fabricação de produto idêntico. Assim, sem razão a demandada ao pretender que a ausência de registro do produto conduz à improcedência da ação, pois não é esta a alegação inicial. No presente caso, a improcedência se funda na ausência de provas quanto à fabricação de produto idêntico — fato este que não foi demonstrado pela autora’’, arrematou.

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Notícias de Direito Empresarial e Responsabilidade Civil

• Marcário - Uma decisão da 10ª Vara Federal Cível de São Paulo autorizou que qualquer cidadão registre marcas ou patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sem que seja necessário a contratação dos chamados agentes de propriedade industrial, para os casos em que o pedido não é feito pessoalmente. Para registrar uma marca ou uma patente, o interessado pode comparecer pessoalmente ao INPI, contratar um advogado ou um agente de propriedade industrial. A exigência, prevista em lei, de um profissional como intermediário foi questionada pelo Ministério Público Federal de São Paulo, pela inexistência de lei que regulamente a profissão. O MPF ajuizou ação civil pública em 2009. A sentença confirmou uma liminar concedida em 2010. A sentença estipula uma multa de R$ 100 mil para cada novo ato normativo editado pelo instituto ou pela União que venha a descumprir a decisão. Além disso, suspende a aplicação de uma portaria do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo e cinco resoluções do INPI que regulamentam a profissão de agente da propriedade industrial, de acordo com o MPF. (Valor, 7.10.14)

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• Concorrência Leal - A Danone não conseguiu no Superior Tribunal de Justiça (STJ) restabelecer as sanções que a Justiça de primeira instância havia imposto à Nestlé por causa de propaganda comparativa entre marcas de iogurte funcional. A 4ª Turma entendeu que a publicidade comparativa feita pela Nestlé não denegriu a imagem da Danone e, por isso, não configurou infração ao registro de marcas nem concorrência desleal. A decisão manteve o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que havia afastado as condenações impostas à Danone - entre elas a de não mais veicular propaganda de seu iogurte funcional Nesvita fazendo comparações com as marcas registradas Danone e Activia, que pertencem à Danone. "As marcas Nesvita e Activia não guardam qualquer semelhança, não sendo passíveis de confusão entre os consumidores. Outrossim, foram prestados esclarecimentos objetivos sem denegrir a marca da Danone, pelo que não se verifica infração ao registro marcário ou concorrência desleal", afirmou o relator do caso, ministro Luis Felipe Salomão, acrescentando que a publicidade comparativa não é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. (Valor, 7.10.14)

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• Responsabilidade civil - O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) reformou sentença e condenou o Bradesco a indenizar um cliente de Belo Horizonte que foi assaltado logo após fazer um saque e sair da agência bancária. Ele vai receber R$ 12 mil por danos morais, além de ser ressarcido do valor roubado - R$ 1.320. De acordo com o processo, no dia 9 de agosto de 2010, um eletricista retirou R$ 1.320 em uma agência do Bradesco em Belo Horizonte. Ao sair do banco, foi assaltado por dois indivíduos armados, que levaram, além do dinheiro, objetos pessoais e documentos do cliente. Após o roubo, os assaltantes fugiram em uma motocicleta, conforme o boletim de ocorrência. O eletricista, então, ajuizou a ação contra o banco, mas a primeira instância extinguiu o processo, por considerar a instituição bancária como parte ilegítima no processo, já que o roubo se deu fora do estabelecimento. Esse não foi, porém, o entendimento da 17ª Câmara Cível do TJ-MG. Ao analisar o recurso do eletricista, o desembargador Leite Praça entendeu ser inconteste a legitimidade do banco, "pois a ele foi atribuída a conduta ilegal, qual seja, não atender à obrigação legal de assegurar a segurança dos consumidores e, via de consequência, a responsabilidade pelos danos causados ao autor". (Valor, 12.11.14)

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• Execução - A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) pode ter bens penhorados para pagar dívida com empresa privada. Para os ministros, o órgão não se submete às prerrogativas inerentes à Fazenda Pública. A decisão garantiu o processamento regular de execução movida por Renascença Armazéns Gerais contra a companhia, nos termos do artigo 475-J do Código de Processo Civil (CPC). De acordo com esse artigo, se o devedor condenado a pagar quantia certa ou já fixada em liquidação não o fizer no prazo de 15 dias, o montante da condenação será acrescido de multa de 10% e, a requerimento do credor e observado o disposto no artigo 614, inciso II, do CPC, poderá ser expedido mandado de penhora e avaliação. Os ministros, de forma unânime, seguiram o entendimento do relator do recurso, ministro Og Fernandes, para quem a lei que instituiu a Conab (Lei nº 8.029, de 1990, bem como o Decreto nº 4.514, de 2002, que aprovou seu estatuto social, não lhe conferiram os benefícios previstos para a Fazenda Pública. Tanto na lei quanto no decreto, a Conab é denominada empresa pública federal vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas. (Valor, 3.10.14)

Propriedade Industrial

Maebara Advogados Associados: Dra. Andressa Leite; Dra. Aryádine Aparecida de Oliveira Porcelli; Dra. Bruna Paiva Cecconi; Dra. Caroline Molero de Oliveira; Dra. Daniely Fernanda Nietto Camargo; Dr. Vitor Maebara Bueno; Dr. Ziron Alembergue Mota de Oliveira.

Introdução:

           

O nosso tema trata da parte de Patentes, Modelo de utilidade e Desenho Industrial. Para compreendermos melhor esse tema, é necessário primeiro, entendermos um pouco da história desta regulamentação e o significado de Propriedade Industrial e Propriedade Intelectual.

No fim do século XIX, em 1883, alguns países sentiam a necessidade de produzir leis uniformes sobre a propriedade industrial. Nesse período, aconteceu a Convenção de Paris, da qual o Brasil fez parte, que desenvolveu as primeiras regras e diretrizes para a uniformização internacional do tema. Muitas das normas definidas naquela época continuam em vigor, mas hoje o Brasil possui uma legislação especifica sobre a propriedade industrial, que está descrita na Lei nº 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial – LPI. 

             É importante também ressaltar que Propriedade intelectual é gênero, que tem como espécies a propriedade industrial (do direito empresarial, a qual protege a técnica através do registro) e os direitos autorais (do direito civil, os quais protegem a obra em si e cujo registro é declaratório).

Propriedade industrial é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, o desenho ou modelo industrial, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial, ajudando na repressão da concorrência desleal e das falsas indicações geográficas.

A propriedade industrial se constitui através de um registro prévio no órgão competente. É interessante ressaltar que a ideia em si, não é passível de ser patenteada. Portanto, um código de software, por exemplo, tem uma proteção intelectual dada pela Lei de Propriedade Industrial, mas não é passível de ser patenteado no Brasil. Da mesma forma, no Brasil, seres vivos não são patenteáveis, com exceção dos seres transgênicos, o que não acontece em outros países onde micro-organismos e animais geneticamente modificados podem ser patenteados desde que não sejam humanos.

Abrangência do Direito Industrial

            O Direito Industrial protege quatro bens imateriais: a patente de invenção, a de modelo de utilidade, o registro de desenho industrial e o de marca. O empresário titular desses bens tem o direito de explorar economicamente o objeto, com inteira exclusividade. E com a marca registrada, ele pode impedir que a concorrência se utilize da mesma marca, ou de alguma semelhante. Para que um terceiro, então, usufrua desse bem industrial patenteado ou registrado, ele necessita da autorização ou da licença do titular do bem. Estes bens podem ser alienados por ato inter vivos ou mortis causa.

            Os direitos industriais são concedidos pelo Estado, através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. A lei que rege toda essa gama de assuntos, é a já mencionada LPI, a Lei de Propriedade Industrial, de 1996.

            A finalidade da lei, portanto, é a de garantir a exclusividade da exploração da propriedade industrial, possibilitando ao sujeito produzir a invenção sozinho, garantindo alta produtividade, ou licenciar o uso, permitindo que outras empresas o produzam. Através da licença de uso o inventor garante o recebimento de uma remuneração, chamada de royalties.

Patentes

Patente é uma concessão conferida pelo Estado ao particular para explorar com exclusividade sua criação por um prazo determinado (15 ou 20 anos, dependendo do tipo da patente). No entanto, junto com o direito, surgem obrigações, e neste caso, o titular da patente tem a obrigação de explorar o seu objeto de forma efetiva, de maneira a satisfazer as necessidades da sociedade. Se assim não ocorrer, ele poderá ser obrigado a licenciar a patente compulsoriamente a terceiros, ou mesmo poderá ter o seu direito extinto.

A patente tem finalidade de proteção ao desenvolvimento tecnológico e funciona como incentivo à pesquisa, já que garante ao inventor e ao criador a exploração exclusiva e o usufruto dos lucros decorrentes da novidade.

Contudo, a exclusividade decorrente da patente é limitada a 20 (vinte) anos no caso de Invenção e a 15 (quinze) anos no caso de modelo de utilidade. O prazo é contado da data do depósito do pedido de patente junto ao INPI. A patente, no entanto, é improrrogável. Após o prazo de 20 (vinte) ou 15 (quinze) anos, conforme o caso, a patente cai em domínio público e a invenção pode ser explorada por terceiros.

Como os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis para os efeitos legais do art. 5º da LPI, o titular da patente exerce sobre ela um direito patrimonial disponível. Assim, o titular da patente pode, por exemplo, cedê-la ou mesmo o seu pedido de concessão.

Há também a possibilidade de o inventor decidir licenciar a exploração da patente mediante contrato de licença a ser averbado junto ao INPI para que produza efeitos perante terceiros. Essa licença pode ser voluntária ou compulsória.

A licença voluntária está regulamentada nos artigos 61 a 67 da LPI. Para celebrar o contrato de licença, o titular da patente vai exigir do licenciado uma contraprestação denominada royalties.

Já a licença compulsória se dá nos termos dos artigos 68 a 74 da mesma lei. Ela é utilizada como sanção aplicada ao titular da patente ou para atender aos imperativos de ordem pública (art. 71).

O primeiro caso de licença compulsória no Brasil foi o da liberação de fabricação de remédios contra a AIDS, mesmo durante a vigência de uma patente sobre a sua invenção.

O artigo 71 permite que, havendo interesse público ou no caso de emergência nacional, seja concedida a licença compulsória. Esta só pode ser concedida pelo Poder Executivo Federal e tem o condão de permitir a exploração da invenção por terceiros, ainda que ela esteja patenteada.

Mas essa licença compulsória é temporária e não pode ser concedida a pessoa determinada. Se o intuito da mesma é atender interesse nacional, não pode ter exclusividade. O titular da patente terá o direito de receber um percentual sobre produção decorrente da exploração pelo terceiro.

Invenção e Patente de Invenção:

Existem dois tipos de patentes: o modelo industrial ou modelo de utilidade e a patente de invenção.

O conceito de invenção não é dado pela lei, constando apenas que “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.” O legislador estabeleceu também uma lista de exclusão, que inadmite a concessão de patente de invenção ou de modelo de utilidade para determinadas criações. Tudo isso será tratado mais detalhadamente.

A patente de invenção abrange todo o sistema, o processo de fabricação ou produto novo e original, que apresente um diferencial em relação àqueles já existentes.

Ocorre uma invenção toda vez que alguém projeta algo que desconhecia. No entanto, embora toda invenção seja original para o sujeito que a projetou, ela nem sempre poderá ser considerada como nova, ou seja, como desconhecida das demais pessoas. E isso deve ser analisado como requisito para a patenteabilidade.

Além disso, pode-se citar também como requisitos para uma legítima criação, tanto na parte de invenção, quanto no que se refere ao modelo de utilidade: a) Tratar-se de criação nova; b) Ser desconhecida por um técnico da área; c) Que a criação tenha aplicação industrial; d) Adequar-se ou não ao conceito de modelo de utilidade; e) Inexistindo a atividade inventiva, tratar-se de aperfeiçoamento ou de desenvolvimento de invenção.

E para que seja reconhecido como invenção, o bem deve atender a quatro requisitos previstos na lei: a novidade, a atividade inventiva, a aplicação industrial e o não impedimento.

MODELO DE UTILIDADE

O modelo de utilidade está definido no art. 9º da Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), que o traz como “o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.”

A doutrina traz de forma explicativa que o modelo de utilidade é uma espécie de aperfeiçoamento da invenção e já foi denominado de “pequena invenção”. É algo que foi criado para trazer uma utilidade maior para um invento já existente e conceder-lhe maior eficiência ou comodidade em seu emprego ou utilização.

Para se caracterizar como modelo de utilidade, o aperfeiçoamento deve revelar a atividade inventiva do seu criador, deve ser novo e suscetível de aplicação industrial. Deve representar um avanço tecnológico, que os técnicos da área reputem engenhoso. Se o aperfeiçoamento é destituído dessa característica, sua natureza jurídica é a de mera “adição de invenção”. Ou poderá ser considerado nulo como no caso, comprovação de que a linga para içamento de cargas já se encontrava no estado da técnica não só no brasil, como no exterior, não apresentando novidade (TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL: AC 310928 RJ 1997.51.01.102830-8), um outro caso é de uma disposição introduzida nos meios de fixação de componentes modulares formadores de peneiras para o setor de mineração, também por falta de novidade foi considerada nula. (TRF-2 - REO - REMESSA EX OFFICIO -: REO 200651015186120).

Se o modelo de utilidade for reconhecido, passa o seu titular a deter um direito exclusivo que lhe confere o direito de produzir, comercializar uma invenção e de impedir que terceiros, sem o seu consentimento, fabriquem ou explorem economicamente os produtos ou processos protegidos.

Maria Helena Diniz traz como exemplo que será criador de modelo de utilidade quem introduzir num aspirador de pó inovação que o torne, automaticamente autolimpante, aperfeiçoando-o revelando ato inventivo.

O direito de exploração com exclusividade do modelo de utilidade se materializa no ato de concessão da respectiva patente (documentado pela “carta-patente”). A patente de modelo de utilidade vigorará pelo prazo 15 (quinze) anos.

Requisitos de Patenteabilidade

Segundo a legislação: “É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. (art. 8º, LPI).

“É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”. (art. 9, LPI).

Rege o art. 11, da LPI: “A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica”. Ensina Fran Martins que estado de técnica: “compreende tudo o que não houver sido divulgado, por escrito ou oralmente, até a data do depósito do pedido de patente de invenção”.

A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. (art. 13)

Por sua vez, acerca do modelo de utilidade esclarece: “O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica”. (art. 14).

Ressalta-se ainda que “A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”. (art. 15).

Esse tem sido o entendimento perfilhado pelos Tribunais. Vejamos o acórdão proferido pela Segunda Turma Especializada; do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, publicado em 30/09/2009.

“Diz o art. 8º da Lei nº 9.279/96. "É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial", e, ainda, o art. 11. "A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos pelo estado da técnica". II - Do cotejo dos dispositivos extrai-se. primeiro, que a patente de segundo uso não atende ao requisito básico de novidade, à vista do segundo uso da mesma substância já pertencer ao estado da técnica. Segundo, o fato de uma mesma substância ser utilizada para outra finalidade não resulta em matéria patenteável por não envolver um passo inventivo (de acordo com o TRIPs) ou atividade inventiva (de acordo com a Lei brasileira). No máximo estaremos diante de uma simples descoberta de um novo uso terapêutico, que não é considerado invenção nos termos do art. 10º da Lei nº 9.279/96. III - Ademais, a concessão de um novo monopólio - para um segundo uso de substâncias já conhecidas - prolongaria indefinidamente os direitos privados do titular da patente sobre uma matéria que não apresenta os requisitos, internacionalmente aceitos, de patenteabilidade e, em contrapartida, reduziria o direito público de acesso aos novos conhecimentos pela sociedade brasileira, e impediria que pesquisadores nacionais desenvolvessem novas formulações e novos medicamentos.(...). (TRF 2ª R.; AC 420502; Proc. 2005.51.01.507811-1;; Pág. 55)

A proteção conferida pela patente

Inicialmente, esclareceu-se que a concessão da patente protege o titular do direito. Por consentâneo, dispõe o artigo 42, da LPI: “A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo”.

A esse respeito, Fábio Ulhoa Coelho, com acuidade, preleciona: “Nasce o direito à exploração exclusiva do objeto da patente ou registro a partir do ato concessivo correspondente. Ninguém pode reivindicar o direito de exploração econômica com exclusividade de qualquer invenção, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca se não obteve do INPI a correspondente concessão.”

MATÉRIA EXCLUÍDA DE PROTEÇÃO PATENTEÁRIA

• Matéria não considerada Invenção ou Modelo de Utilidade – artigo 10 da LPI

A legislação brasileira, através do artigo 10 da LPI, estabelece as matérias que não são consideradas invenção nem modelo de utilidade.

Inciso I “descoberta, teorias científicas e métodos matemáticos”

Uma descoberta é a revelação ou a identificação de um fenômeno da natureza que já existia, mas era ignorado. O mesmo ocorre com a elaboração de teorias científicas, comprovadas ou não, que também se encaixam no contexto dos fenômenos pré-existentes que eram desconhecidos. Para exemplificar tem-se a descoberta da lei da gravidade e a teoria da relatividade criada por Einstein, que não podem ser consideradas invenções por se tratar de fenômenos existentes antes de sua descrição, apesar de desconhecidos.

Os métodos matemáticos também não são considerados invenção, porém a aplicação destes pode sê-lo. Exemplo: um método rápido de divisão não é considerada uma criação, mas a máquina de calcular usando algoritmos baseados neste métodos pode ser uma invenção.

Inciso II “concepções puramente abstratas”

“Um método matemático para simular o funcionamento de um filtro de linha é uma concepção puramente abstrata, mas o filtro construído com tal método é uma criação passível de patenteamento.” – INPI/DIRPA.

Inciso III “esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização”

Métodos de fazer negócios, inclusive on-line, não constituem matéria passível de proteção patentearia. Exemplo: ensinar idiomas e resolver palavras cruzadas.

Inciso IV “as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética”

Esses são, geralmente, tutelados pelo Estado, considerando-se a natureza da criação, pelo direito de autor ou outros ramos do direito. Artigo 5º, XXVII e XXVIII da Constituição Federal; artigo 20 do Código Civil; Lei 9.610/98 que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

Inciso V “programas de computador em si”

O conjunto de instruções e códigos fontes, não é considerado invenção, pois o código-fonte é protegido por direito de autor. Uma criação industrial pode vir a ser patenteado, mesmo se comportar um programa de computador, desde que a atividade inventiva não esteja restrita unicamente a este programa de computador.

Inciso VI “apresentação de informações”

O conteúdo da informação, apresentado por diversos meios, não é considerado uma invenção. Por exemplo, o conteúdo da propaganda veiculada em uma tela não pode ser patenteado, mas a tela e os meios que permitem a veiculação da propaganda podem ser.

Inciso VII “ regras de jogo”

Os componentes de um jogo podem ser patenteados, mas as suas regras não.

Inciso VIII “técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal”

Toda e qualquer intervenção cirúrgica está incluída na definição deste artigo, abrangendo tanto as intervenções cirúrgicas de cunho terapêutico quanto às de cunho estético. Qualquer processo, técnica ou método que apresente pelo menos uma etapa cirúrgica recai nas proibições deste inciso.

Métodos terapêuticos envolvem o tratamento e profilaxia de condições patológicas e doenças em geral e não podem ser considerados como invenção. Mas os métodos que não envolvam um caráter terapêutico, como os métodos cosméticos para hidratação da pele, ou métodos de melhoria da qualidade de produtos derivados de animais, não estão incluídos nas proibições deste inciso.

Quanto aos métodos de diagnóstico, a proibição se refere apenas àqueles que são praticados no corpo humano ou animal. Os métodos em que o diagnostico seja efetuado fora do corpo humano são passíveis de proteção

Inciso IX “o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”

Seres vivos ou suas partes, materiais biológicos em sua condição natural, mesmo que isolados, estão incluídos nas proibições desse inciso. Os processos biológicos naturais são aqueles que são passiveis de ocorrer na natureza. Ainda que haja uma intervenção humana nesses processos, tal  intervenção apenas orienta, acelera ou limita aquilo que ocorreria de modo natural, como a polinização, por exemplo. Portanto, não são considerados como invenção.

• Matéria não patenteável – artigo 18, LPI
  
  

Inciso I “o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas”

A proibição em razão da lei deve ser expressa, incluindo-se as invenções que se refiram a ramos de atividades ou indústrias cuja exploração seja proibida.

As criações contrárias à moral e aos bons costumes têm interpretação mutável por incorporarem conceitos ligados aos costumes e valores sociais que podem variar, inclusive, ao longo do tempo e entre várias regiões e culturas.

Inciso II “as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico”

Somente são patenteáveis os equipamentos, máquinas, dispositivos e similares, e processos extrativos que não alterem ou modifiquem as propriedades físico-químicas dos produtos ou matérias. Os processos de fissão e fusão nucleares não são patenteáveis, por exemplo, porque pressupõem a modificação do núcleo atômico.

Inciso II “o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8° e que não sejam mera descoberta.”

“Parágrafo único – Para fins desta lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais”

Este inciso veda o patenteamento de plantas e animais geneticamente modificados. Portanto, plantas e animais transgênicos não podem ser patenteáveis. Mas uma bactéria transgênica, por exemplo, manipulada geneticamente para expressar um gene de outro organismo, é passível de proteção, desde que atenda aos requisitos e condições de patenteabilidade estabelecidos por lei.

• Observações: exemplos de proibições e exclusões da patente serão dados em sala de aula, sendo um com o tema “MPF-DF pede proibição da venda de refrigerantes” e o outro “ O dilema entre a Coca-Cola e a Coca-Colla”.

NULIDADE DA PATENTE

A nulidade da patente está tratada no Capítulo VI “Da nulidade da Patente”, da lei nº 9279/1996.

Em seu art. 46 considera “nula a patente concedida contrariando as disposições desta lei”.

A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido. Pode-se haver nulidade parcial. E, no caso de inobservância do direito de obter a patente, o inventor por meio de ação judicial poderá reivindicar a adjudicação da patente.

Pode-se pleitear o cancelamento administrativo da patente e também promover ação judicial própria, para que se tenha a nulidade da patente.

O Processo Administrativo de Nulidade, é tratado na Sessão II da Lei de Propriedade Industrial, do artigo 50 a 55. O pedido administrativo de nulidade pode ser instaurado até 6 (seis) meses da data de concessão da carta-patente, por qualquer pessoa com legítimo interesse. E o processo de nulidade prosseguirá mesmo que ocorra a extinção da patente. O titular da patente tem o prazo de 60 dias para se manifestar sobre o processo e após a esse prazo o INPI intimará o titular e requerente para se manifestarem em 60 dias e mesmo se isso não ocorrer, o processo será decidido pelo Presidente do INPI.

O art. 50 trata dos fundamentos para que se possa ter como nula a concessão de patente. Se esta, no inciso I, “não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais. Se “o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente.” Assim, a nulidade poderá ser declarada por insuficiência descritiva ou pelo fato das reivindicações serem incompatíveis com o relatório descritivo, um exemplo seria uma patente relativa a um aparelho, onde o titular não define o dispositivo em si e somente as eventuais vantagens do mesmo, não definindo suas características nem a interconexão entre elas, impossibilitando a realização industrial do objeto.

Outra situação em que ela poderá ser considerada nula é se “o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado”, ou seja, quando uma patente for concedida incluindo matéria que não estava contida quando do depósito do pedido.

E também se “no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão”.

Já, sobre a ação de nulidade, segundo o art. 56 da Lei de Propriedade Industrial, “a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse”, assim, segundo Rubens Requião “não está sujeita expressamente à prescrição, pois pode ser promovida a qualquer tempo na vigência do privilégio”. Traz em seus incisos que ela poderá ser arguida como matéria de defesa a qualquer tempo e que o juiz poderá determinar a suspensão dos efeitos da patente.

A ação será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI poderá ser o autor ou intervir no feito. O réu titular da patente tem 60 dias de prazo para resposta. E após a decisão, o INPI publicará anotação para que terceiros tomem ciência.

Os fundamentos arguidos para justificar a nulidade deverão ser devidamente expostos e comprovados. A produção de provas, nesse caso, se faz necessária, especialmente prova pericial, que demonstra, sob um ponto de vista técnico, as peculiaridades sobre a patente objeto da lide, verificando a presença dos requisitos necessários para a concessão de uma patente, para ajudar no convencimento do magistrado.

Nesse sentido, vale mencionar o acórdão da Remessa ex oficio na Ação Cível n. 0507120-92.2005.4.02.5101 (2005.51.01.507120-7), proferido pelo desembargador Messod Azulay Neto da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

Ementa: REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL – NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO – FALTA DE REQUISITOS BÁSICOS – REMESSA DESPROVIDA.

I – A prova pericial não deixa dúvida de que a patente em questão carece de requisitos básicos, como novidade e atividade inventiva, havendo nos autos farta prova documental confirmando a semelhança com outras já registradas, bem como com produtos em oferta no mercado produzidos por terceiros.

II – Remessa Necessária desprovida.

Acórdão: Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento à Remessa Necessária, na forma do voto do Relator (DJ 03/05/2012, pp. 149-150).

DESENHO INDUSTRIAL

O artigo 95 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 - legislação especifica sobre a propriedade industrial) define desenho industrial como a “forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.

Os autores dizem que o desenho industrial é o elemento fútil porque não traz nenhum tipo de melhoria, de utilidade, só se preocupando com a estética, com a configuração externa. Se trouxer algum tipo de utilidade, já não é mais desenho, é modelo de utilidade.

O desenho industrial (design) diferencia-se dos demais bens que compõe a propriedade industrial pelo atributo da futilidade.

O desenho industrial não tem por escopo ampliar a utilidade de um objeto, tão somente revestindo-o de um aspecto diferenciado, causando no espírito humano a impressão da sofisticação, da originalidade ou do requinte, o que faz com que o desenho industrial esteja mais próximo do campo das artes, do que propriamente do campo das invenções. Porém, é preciso deixar claro que consta do artigo 98 da LPI que “não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico” – ou seja, o desenho pende pro lado das artes, mas não se admite que seja exclusivamente artístico.

Sintetizando: a invenção, o modelo de utilidade, a adição de invenção e o desenho industrial são criações em graus diferentes.

Na invenção e no modelo de utilidade é imprescindível a atividade inventiva, sendo que, se tal atividade inventiva for acessória ao objeto, tem-se, pois, caracterizado um modelo de utilidade. Caso a atividade inventiva forme um novo objeto, estar-se-á diante de uma legitima invenção.

Inexistindo a atividade inventiva deve ser considerada a possibilidade da existência de adição de invenção ou de um desenho industrial, já que a adição de invenção seria um pequeno aperfeiçoamento na invenção patenteada, ao passo que o desenho industrial, uma alteração exclusivamente estética do objeto.

Tanto a adição de invenção como o desenho industrial prezam pela originalidade, eis que não se pode conceber tutela jurídica no campo da propriedade industrial àquilo que não seja original ou, mais propriamente, ao que não seja novo, isto, até mesmo para a adição de invenção.

Acontece, porém, que o desenho industrial busca ornar através de uma forma original (nova) determinado objeto, estando assim vinculado à percepção da estética e, por tal, da futilidade, enquanto que a adição de invenção, se não denota por um lado atividade inventiva, por outro, denota um aperfeiçoamento ou desenvolvimento em certo invento. Mesmo ausente a atividade inventiva, na adição de invenção a praticidade toma relevo, o que não é necessário no desenho industrial.

São exemplos de desenho industrial: a forma de uma luminária, de um móvel de decoração, de um frasco de perfume... Fábio Ulhoa Coelho cita a cadeira Hill House, projetada pelo arquiteto Charles Mackintosh (1902), cuja forma permite sua imediata identificação, devido a sua especificidade. Já a haste flexível dos óculos que o adapta melhor à cabeça, no entanto, é modelo de utilidade.

Noutros ternos, o modelo de utilidade traz melhoria e o desenho industrial muda o design.

DAS FORMAS DE PROTEÇAO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A LPI protege a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca, além de reprimir a falsa indicação geográfica e a concorrência desleal.

A proteção dos bens móveis se dá através da patente e do registro. Patente é o título que formaliza a proteção da invenção e do modelo de utilidade. Já o Registro é o título que formaliza a proteção do desenho industrial e da marca.

Para garantir exclusividade no uso da marca e do desenho industrial (fabricação, comercialização, importação, uso, venda, exploração), é preciso registrá-los também no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). O Desenho industrial e a marca não são patenteáveis, mas sim registráveis.

O direito brasileiro conferiu ao registro industrial o caráter de ato administrativo constitutivo. Ou seja, o direito de utilização exclusiva do desenho ou da marca não nasce através da anterioridade de sua utilização, mas sim da anterioridade do seu registro. (Fábio Ulhoa Coelho)

O registro de desenho industrial está sujeito a alguns requisitos: a novidade; a originalidade; e o desimpedimento. 

O artigo 96 da LPI versa sobre a novidade do desenho industrial, e diz que para isso ele não pode estar compreendido no estado da técnica. Ou seja, para merecer a proteção do direito empresarial, a forma criada pelo desenhista deve propiciar um resultado visual inédito, desconhecido dos técnicos do setor.

Já o artigo 97 dessa mesma lei, diz respeito à originalidade do desenho, indicando que, para tanto, ele deve apresentar uma configuração própria, que não se encontra em outros objetos, ou combinar elementos já conhecidos, mas de uma maneira original e única. A novidade é um fator técnico, e a originalidade é um fator estético.

Por fim, o artigo 100 juntamente com seus incisos I e II, deixa bem claro quais são as situações que culminam no impedimento do registro do desenho industrial. Quando “for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração” e também “a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais” NÃO SÃO REGISTRÁVEIS COMO DESENHO INDUSTRIAL.

O registro também tem prazo estabelecido na LPI que estabeleceu 10 (dez) anos para o desenho Industrial e para a marca, sendo que o marco inicial é a concessão pelo INPI.

Diferentemente da patente, o registro é passível de prorrogação.

A lei permite a prorrogação do desenho industrial por até 03 (três) vezes, garantidos 05 (cinco) anos de prorrogação a cada vez (art.108). Acabada a terceira prorrogação, o bem cai em domínio público.

REFERÊNCIAS:

COELHO, Fábio Ulhoa.  Manual de direito comercial.

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol 8.

REQUIÃO, Rubens.  Curso de direito comercial, vol. 1.

http://jurisprudencia.trf2.jus.br

Jurisprudências

Quanto à Patente de Invenção:

Dados Gerais

Processo:      AC 201151018039177

Relator (a):    Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA

Julgamento: 12/12/2013

Órgão Julgador:       SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA

Publicação:  10/01/2014

Ementa

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SEM PROVAS.

1- É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

2 - O INPI atua como órgão responsável pela concessão de registros e patentes no Brasil, de modo que sua atuação é pautada em critérios técnicos e de acordo com o interesse público, sendo o ato administrativo praticado pela autarquia dotado de presunção de legitimidade e veracidade.

3- Com base no art. 333, inciso I do CPC, não tendo a parte autora produzido a prova necessária para infirmar as conclusões do INPI, comprovando que a patente de invenção PI 9900210-8 não preenche os requisitos de patenteabilidade, deve ser mantido o ato de concessão da patente em comento.

4- Apelo desprovido.

Quanto à Patente de Modelo de Utilidade:

Dados Gerais

Processo:      AC 405307 RJ 2003.51.01.501090-8

Relator (a):    Desembargador Federal GUILHERME CALMON/no afast. Relator

Julgamento: 11/12/2007

Órgão Julgador:       PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA

Publicação:  DJU - Data: 28/01/2008 - Página: 477

Ementa

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. REQUISITOS. LEI Nº 9.279/96, ARTS. 9º E 11, § 1º.

I - A hipótese consiste em apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da patente de modelo de utilidade identificada como MU 7601818 referentemente à “MECANISMO DE COMPENSAÇÃO AUTONIVELANTE APLICÁVEL EM PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA”.

II - O art. 9º, da Lei nº 9.279/96 – também conhecida como Lei de Propriedade Industrial, considera patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte dele, suscetível de aplicação na indústria, que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, resultando melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação. E, em complementação a tal dispositivo, o art. 11, da LPI, prevê que o modelo de utilidade é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica (§ 1º, do referido art. 11), ou seja, tudo que se tornou acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no Brasil ou no exterior.

III - Há elementos de prova, constantes dos autos, que dão conta da inexistência de identidade entre o objeto da referida patente brasileira e os paradigmas indicados pela apelante, sendo que tal conclusão decorreu das próprias afirmações e conclusões da perícia realizada, a qual deve ser acolhida, elaborada por perito oficial que, sem interesse na lide, permanece equidistante das partes em conflito.

IV - Apelação conhecida e não provida.

Quanto ao Registro de Desenho Industrial:

Dados Gerais

Processo:      AC 422250 RJ 2004.51.01.511172-9

Relator (a):    Desembargadora Federal MARCIA HELENA NUNES/no afast. Relator

Julgamento: 14/10/2008

Órgão Julgador:       PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA

Publicação:  DJU - Data: 31/10/2008 - Página: 155

Ementa

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA COMPROVADA POR PUBLICAÇÃO. ESTADO DA TÉCNICA (§ 1º, DO ART. 96, DA LPI). SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- Trata-se de ação que visa a desconstituir ato administrativo de anulação de registro de desenho industrial, julgada improcedente.

- Anterioridade impeditiva comprovada por meio de processo administrativo de nulidade de registro movido pela empresa apelada, instruído com publicação ilustrada datada de outubro de 2001, antes, portanto, do depósito do desenho industrial da autora-apelante, ocorrido em 23/01/2002.

- Parecer do INPI atestando a falta de originalidade do desenho industrial da autora-apelante, encontrando-se dentro do estado da técnica, consoante definido pelo § 1º, do artigo 96, da LPI.

- Sentença ora mantida, por se mostrar bem fundamentada e apoiada no conjunto probatório, não padecendo da nulidade arguida no recurso.

- Apelação improvida.

Questões elaboradas pelo grupo

1. O que é uma patente? O que é um modelo de utilidade?

A patente de invenção ou patente de modelo de utilidade são títulos outorgados pelo Estado que confere ao titular o direito temporário de excluir terceiros dentro do Brasil, da fabricação, venda ou utilização comercial da invenção protegida.

2. O que pode ser objeto de uma patente ?

Pode ser objeto de uma patente um aparelho, produto, sistema ou um método, processo, enquanto um modelo de utilidade constitui um objeto de uso prático, ou parte deste, que apresente nova forma ou disposição, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

3. Uma patente concedida no Brasil protege a invenção no estrangeiro?

Não, a invenção estará protegida apenas dentro do Brasil, estará em domínio público no estrangeiro o que impede de um estrangeiro solicitar um pedido sobre a mesma matéria em seu país.