A diluição, fenômeno de existência reconhecida no Direito de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado signo

SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE AS MARCAS FAMOSAS SÃO PROTEGIDAS CONTRA DILUIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE ALTO RENOME. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 125 DA LPI. OCORRÊNCIA. PROTEÇÃO ESPECIAL CONTRA A DILUIÇÃO QUE, NO DIREITO BRASILEIRO, SE LIMITA ÀS MARCAS DE ALTO RENOME. ÚNICA EXCEÇÃO EXPRESSA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 

Caso concreto em que a controvérsia recursal versa acerca da possibilidade de se reconhecer proteção contra diluição da marca que, embora famosa, não goze de alto renome.

A diluição, fenômeno de existência reconhecida no Direito de Marcas, consiste na perda gradual da força distintiva de determinado signo, decorrente do uso, por terceiros, da mesma marca para produtos ou serviços distintos, ainda que não haja confusão, tornando cada vez menos exclusivo o uso do signo, que virtualmente se dilui em meio a tantos outros usos.

Proteção contra a diluição que surgiu da verificação de que as marcas, além exercerem a função de identificar a origem comercial de produtos e de serviços, também podem servir de veículo de comunicação ao consumidor, veiculando valores, imagens e sensações, tornando-se agente criador de sua própria fama e reputação.

Quando uma marca se torna especialmente famosa, passando a ter mais valor do que o próprio produto ou serviço a que se refere, maior se torna sua exposição a tentativas de aproveitamento parasitário, do que decorre uma necessidade de maior proteção.

Acórdão

VEICULAÇÃO DE FILME PUBLICITÁRIO COM FINALIDADE DESABONADORA DE PRODUTOS CONCORRENTES

Tratando-se de propaganda comparativa ofensiva, não há confusão entre marcas, nem falsificação de símbolo ou indução do consumidor a confundir uma marca por outra.

Acesse o acórdão

As provas imprescindíveis do Trade Dress.

No caso dos autos, a recorrida (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito – a existência de conduta competitiva desleal –, devendo, por isso, suportar o ônus estático da prova (art. 333, I, do CPC/1973). 

Recurso Especial 1.591.294-PR

Uso indevido de marca dispensa prova de dano material e moral

A jurisprudência do STJ também entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso ilícito.

Com esse entendimento, a Quarta Turma, no julgamento do REsp 1.507.920, manteve em R$ 15 mil a indenização por danos morais a que a empresa Sonharte Brasil foi condenada pelo uso indevido da marca de outra empresa do mesmo ramo, a Sonhart.

As instâncias de origem reconheceram que a Sonharte se valeu da expressão para a divulgação de seus serviços e produtos, a despeito de ser inequivocamente semelhante à marca da concorrente, e concluíram que houve violação do direito de propriedade intelectual da Sonhart.

Para a relatora, ministra Isabel Gallotti, houve concorrência desleal e aproveitamento parasitário, mediante a comercialização de produtos com o uso de nome "praticamente idêntico" ao registrado pela concorrente "no mesmo ramo de atividade econômica, de forma a induzir em erro o consumidor".

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PERDAS E DANOS POR USO INDEVIDO DE MARCA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PERDAS E DANOS POR USO INDEVIDO DE MARCA – ACÓRDÃO QUE DECLAROU NULA A SENTENÇA EX OFFICIO E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, VISANDO MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, DECLARANDO PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGADA – AVENTADO JULGAMENTO EXTRA PETITA E ALEGADA OMISSÃO NO QUE DIZ RESPEITO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM DISCUSSÃO SOBRE PROTEÇÃO DA MARCA (LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL) – IMPROCEDÊNCIA IN CASU – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO DE REEXAME DESCABIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A CONCLUSÃO TOMADA À UNANIMIDADE PELO COLEGIADO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COM EXPOSIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE BAIXA DOS AUTOS PARA CONFECÇÃO DA PROVA TÉCNICA DE OFÍCIO – PRECEDENTES – DELIMITADA A IMPRESCINDIBILIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA, HAJA VISTA O ELEVADO RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA ENTRE AS MARCAS POR PARTE DOS CONSUMIDORES, BEM COMO QUANTO À AFIRMAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL DESENCADEADA – DÚVIDA ACERCA DA UTILIZAÇÃO UNIVERSAL DO PREFIXO “CRED” E DO COMPLEMENTO “SUL”, DE MODO QUE TEMERÁRIA QUALQUER CONCLUSÃO SOBRE A EXCLUSIVIDADE DO SEU USO SEM A PRÉVIA CONFECÇÃO DE LAUDO POR EXPERT DO RAMO – COMPLETA OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS E DOS ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – VÍCIO INEXISTENTE – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA DOS ARTIGOS 77, 80, 81 E 1.026, TODOS DO NCPC – DELIBERAÇÃO MANTIDA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJPR - 7ª C.Cível - 0014647-64.2019.8.16.0017 - Maringá -  Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER -  J. 05.08.2022)

Utilização da marca

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Marca - Utilização da marca da autora em links patrocinados Inadmissibilidade Empresas que trabalham no mesmo ramo de atividade Possibilidade de causar confusão entre os consumidores Prática inadmitida Decisão que determinou que a ré se abstenha dessa prática mantida - Recurso da ré improvido

INTEIRO TEOR

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. "FASHION LAW" (DIREITO DA MODA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. "FASHION LAW" (DIREITO DA MODA). ALEGAÇÃO DE PLÁGIO EM CRIAÇÕES VESTUARIAS. PROTEÇÃO. NECESSIDADE. LEI Nº 9.610/98. REQUISITOS DE ORIGINALIDADE E INOVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. I. A proteção dos direitos de autor, positivada por meio da Lei nº 9.610/98 (LDA), está estritamente ligada ao caráter subjetivo e personalíssimo das criações do espírito, materializados pelas noções de inovação/criatividade e originalidade, conforme cláusula geral protetiva, referente a obras intelectuais que sejam "criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte". II. Nesse norte, hialina é a vedação da Lei nº 9.610/98 de reprodução de obra sem anuência ou transferência expressa dos direitos pelo titular da mesma (artigos 28 e 29), sob pena de configurar plágio, implicando em consequências civis e criminais. III. As criações, ou seja, a propriedade intelectual do mundo da moda, certamente estão protegidas pelos direitos do autor, na medida em que as criações refletem a arte de seus profissionais criadores, bem como que a proteção torna-se imprescindível visto que a exclusividade, na maioria das vezes, é de caráter concorrencial. IV. O plágio, em que pese a ausência de definição legal, vem sendo entendido pela doutrina e jurisprudência, como "o ato de apresentar como de sua autoria uma obra elaborada por outra pessoa", sendo "considerada como indevida a reprodução de obra que seja substancialmente semelhante a outra preexistente" (REsp 1645574/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 16/02/2017). V. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Neste sentido, tendo o re querente em sede de ação indenizatória desincumbindo do seu ônus probatório, notadamente em virtude de documentos comprobatórios, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. VI. O Código de Processo Civil de 2015 ratificando o entendimento do pretérito CPC de 1973 adotou referido sistema, da livre convicção, mas de maneira mais atualizada compreensão sobre a atividade jurisdicional, referendou um novo sistema da persuasão racional em que o convencimento do juiz precisa ser motivado. VII. Em atenção à jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça, a simples violação do direito de propriedade autoral implica o dever de ressarcir o dano, ou seja, prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito. VIII. Tendo o autor se desincumbido do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito ao, na forma do art. 373, I, do CPC/15, e a parte requerida não se desincumbido do ônus que lhe cabia, a procedência do pedido é medida que se impõe.  (TJMG -  Apelação Cível  1.0000.21.001738-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 16/11/2021)

A proteção da marca no ambiente do metaverso

"Seja marca empresarial, marca de produto ou até mesmo nome artístico, o metaverso será palco de grandes disputas judiciais muito em breve por uso sem autorização de tais nomes comerciais", frisa o advogado especialista em direito digital e cofundador da startup MyMarca- Propriedade Industrial & Intelectual

Por Frederico Cortez

O mundo virtual já não é nenhuma novidade, ainda mais nesse momento de pós-pandemia. As medidas de restrições de enfrentamento à Covid-19 descortinaram uma necessidade, até então não encarada como urgente por todos nós. O continuísmo da vida social e profissional num ambiente de limitação física foi o ponto desencadeador, de toda essa movimentação tecnológica inovadora da plataforma metaverso.

A transição mesmo que temporária das relações pessoais e profissionais para o mundo digital, chama a atenção agora para a proteção legal sobre a marca nesse mundo paralelo. Seja marca empresarial, marca de produto ou até mesmo nome artístico, o metaverso será palco de grandes disputas judiciais muito em breve por uso sem autorização de tais nomes comerciais. A Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei 9.279/96) e a Lei de Direito Autoral- LDA (Lei 9.610/98) trazem em seu conjunto de normas uma proteção ampla, com alcance também para o metarverso.

Destaque-se que o art. 189, incisos I e II da LPI (Lei 9.279/96) tipifica como crime a reprodução sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; como também enseja ilícito a alteração de marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. Para este crime, a pena imposta é de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. Soma-se ainda que, a LDA (Lei 9.610/98) em seu art. 5ª, V, assegura a proteção no mundo do metaverso quando a comunicação ao público de determinada obra intelectual for colocada “por qualquer meio ou procedimento e que não consista na distribuição de exemplares”. Aqui, o ilícito é caracterizado pelo crime de contrafação, cuja pena é de até 4 anos e multa conforme o disposto no art. 184 do Código Penal Brasileiro.

Quanto ao formato da proteção nos institutos da propriedade industrial e da obra intelectual, precioso elencar que a titularidade sobre a marca somente nasce com o seu registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Já o garantismo da obra intelectual surge com a sua publicação com alcance ao público em geral, sendo admitido todos os meios. Inclui-se aqui, o digital também!

Por enquanto, a sociedade digital do metaverso ainda não é uma realidade para todos, o que não afasta o seu início por grandes corporações econômicas. O mais importante a se saber é que seu conceito já foi aceito pelo mercado e que a sua proposta não se enquadra em nenhum ilícito. De acordo com a publicação de janeiro deste ano do site Forbes, empresas como a Nike, Ralph Lauren, Itaú, Vans, Fortnite, Gucci, Balenciaga Burberry, Stella Artois e Lojas Renner já estão ambientadas no metarverso. Outras companhias também já começaram a dar o seu primeiro passo para ocupar espaço na plataforma virtual, como é o caso das redes Outback e MacDonald’s.

Um outro elemento deve ter a sua importância no metaverso, que são as imagens de artistas e digital influencer notoriamente conhecido. O uso indevido de imagens de personalidades públicas com a finalidade econômica e sem a devida autorização do titular, considera-se como crime de uso indevido de imagem. Assim, digital influencers conhecidos, atores, atrizes, cantores e bandas musicais estão também blindados contra aproveitadores no mundo do metaverso.

Do mesmo modo que a novidade do metaverso invade o mercado, nasce uma demanda sobre a compreensão legal para a proteção da marca nesse novo mundo virtual. A complexidade da matéria aliada à falta de julgados sobre o mataverso, como base de uma jurisprudência norteadora para novos casos, abre um novo nicho de mercado de trabalho para profissionais do direito especializados em propriedade industrial, propriedade intelectual e direito digital.

Sejam todos bem-vindos ao universo do metaverso!

Parecer da PGR em Gradiente x Apple inaugura tese em favor de americanos

Para ajudar uma poderosa empresa norte-americana contra outra brasileira em recuperação judicial, a Procuradoria-Geral da República inaugurou uma tese: a de que não importa quem inventou algo primeiro, mas quem ganhou mais com a invenção. É no que consiste o parecer levado pelo órgão na última sexta-feira (15/7) ao Supremo Tribunal Federal, opinando sobre recurso da Gradiente contra a Apple. (VEJA O PARECER)

O processo, que teve repercussão geral reconhecida pela corte em março, discute a obrigação da Apple de indenizar a Gradiente pelo uso da marca iPhone, registrada pela brasileira em 2000, sete anos antes de a americana lançar seu celular de sucesso mundial. Como o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) só concedeu o registro da marca "G Gradiente iphone" à Gradiente em janeiro de 2008, um ano depois do lançamento do iPhone pela Apple, a PGR entende que a Gradiente simplesmente perdeu seu direito porque outra empresa o usurpou. O aparelho da Apple chegou ao Brasil em novembro do mesmo ano.

"Observa-se que o uso e a notoriedade são elementos essenciais para a caracterização da significação secundária (secondary meaning), o que faz com que o consumidor vincule determinado significado a um produto ou serviço em particular (distintividade)", diz o procurador-geral Augusto Aras em sua manifestação, relativizando o princípio da anterioridade, que prestigia o direito a quem inventa e toma a iniciativa de registrar sua invenção. "As funções desempenhadas pela marca fundamentam sua tutela e delimitam seu âmbito de proteção, cuja extensão não pode ultrapassar sua finalidade e sua natureza", explica o chefe do Ministério Público Federal. Para ele, o uso da marca, e não sua criação, é o que garante direito sobre ela, porque foi a Apple quem "tornou a expressão mundialmente reconhecida".

Os advogados da IGB Eletrônica S.A., dona da marca Gradiente, analisaram o parecer e já identificaram impropriedades. Segundo Igor Mauler Santiago, cuja especialidade na discussão de tributos inclusive pela Ordem dos Advogados do Brasil o levou a inúmeras atuações no Supremo Tribunal Federal, o parecer da PGR "transfere o ônus da demora no INPI à empresa brasileira, a única das três partes — IGB, Apple e INPI — cuja conduta não merece nenhuma censura", diz. "De fato, a IGB depositou a tempo e modo, sem que àquela altura houvesse qualquer conflito. O INPI demorou demais, e a Apple entrou no Brasil desrespeitando conscientemente uma marca depositada", resume.  

Outra impropriedade apontada é o uso, no caso, do conceito de secundary meaning, termo técnico que descreve a aquisição, ao longo do tempo e em razão de um uso especial, de exclusividade sobre uma palavra de uso comum. Para Santiago, não se pode usar o conceito para um termo que não é genérico. "iPhone nunca foi sinônimo de smartphone", explica. O nome, lembra o advogado, "acabara de ser adotado pela Apple quando da concessão do registro da IGB, em 2008". A defesa também é feita pelo criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o "Kakay", outro com longo histórico de sustentações no Supremo. 

Como o caso teve repercussão geral reconhecida pelo STF, a PGR sabe que a decisão estabelecerá uma definição no entendimento sobre propriedade intelectual no país. E propõe a inauguração de uma tese: "A mora na concessão do registro de marca pelo INPI, concomitante ao surgimento de uso mundialmente consagrado da mesma marca por concorrente, mitiga o direito à exclusividade quando ensejar evidente confusão, a requerer a presença de elemento distintivo que preserve os direitos dos consumidores e demais agentes do mercado".

O entendimento contraria o adotado em outros países onde a mesma situação ocorreu, inclusive nos Estados Unidos, país-sede da Apple. Ainda em 2007, a empresa foi obrigada a fazer um acordo com a também americana Cisco, que já havia registrado a marca iPhone antes. Em 2012 foi a vez de a mexicana iFone vencer a Apple na Justiça do país, forçando um acordo financeiro.

RE 1.266.095 (relator ministro Dias Toffoli)

Revista Consultor Jurídico, 19 de julho de 2022, 15h22

Anterioridade de nome empresarial não basta para justificar anulação de marca registrada

O critério de anterioridade do nome empresarial, isoladamente, não é suficiente para anular o registro de uma marca, sobretudo quando se tratar de empresas que atuam em ramos diferentes e possuindo a autora apenas a proteção estadual do seu sinal distintivo.

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o recurso de uma empresa de chocolates de Santa Catarina que buscava impedir outra empresa, de São Paulo, de utilizar o nome Franz como marca no setor de carnes e laticínios.

A relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que ambas as empresas, recorrida e recorrente, atuam em segmentos alimentícios diferentes, e deve ser aplicado ao caso o princípio da especialidade, segundo o qual marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir, desde que identifiquem produtos suficientemente distintos e insuscetíveis de provocar confusão ou associação.

Além disso, a ministra destacou que “a firme orientação desta corte é no sentido de que a proibição legal contida no artigo 124, V, da Lei 9.279/96 deve ser interpretada à luz do artigo 1.166 do Código Civil, de modo que o nome empresarial anterior somente poderá impedir o uso ou registro de marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo de atividade se houver coincidência no tocante ao âmbito geográfico de exploração das atividades ou se o nome empresarial anterior houver sido estendido para todo o território nacional”.

Critério de territorialidade

Segundo a ministra, a jurisprudência mais antiga do STJ adotava o entendimento de que apenas o critério de anterioridade seria suficiente para o impedimento de registro de marca idêntica ou semelhante. Entretanto, essa concepção não mais prevalece no tribunal, especialmente após entrar em vigor o artigo 1.166 do Código Civil de 2002, que assegura exclusividade para uso do nome empresarial somente nos limites do estado em que foi registrado.

No acórdão recorrido, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) salientou que, ao contrário da marca, o nome empresarial, em regra, não tem proteção nacional, limitando-se ao estado onde se efetuou o arquivamento dos atos constitutivos da empresa. Consequentemente, apenas o critério cronológico não é suficiente, tendo em vista que a autora não estendeu a proteção de seu nome territorialmente a todo país.

Desde a sua fundação, em 1995, a empresa catarinense utiliza o nome Franz, em alusão ao seu fundador. A empresa buscou anular o registro da marca Franz Alimentos, de titularidade de empresa que também possui um sócio com sobrenome Franz, constituída em 1996 e que teve os registros da marca Franz Alimentos concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2007.

A ministra relatora destacou ainda que não há aproveitamento parasitário de quaisquer das partes, visto que as litigantes convivem harmoniosamente desde as suas respectivas constituições sem que se tenha notícia de confusão entre os consumidores.

Leia o acórdão.

Disputa entre Gradiente e Apple pela marca "iphone" será objeto de mediação no STF

O ministro Dias Toffoli determinou a remessa do caso ao Centro de Conciliação e Mediação da Corte, criado este ano.

04/12/2020 17h31 

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1266095, em que se discute a exclusividade do uso da marca Iphone no Brasil, ao Centro de Conciliação e Mediação da Corte. O órgão, criado pela Resolução 697/2020, tem o objetivo de atuar na solução consensual de questões jurídicas sujeitas à competência do STF.

Registro

Em 2000, a IGB Eletrônica, dona da marca Gradiente, solicitou junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) o registro da marca Gradiente Iphone, para designar aparelhos celulares e produtos acessórios de sua linha de produção. O pedido foi deferido somente em 2008, e, em 2013, a empresa norte-americana Apple, fabricante do iPhone desde 2007, ajuizou ação contra a IGB e o Inpi visando à nulidade parcial do registro.

Sem exclusividade

O juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (RJ) julgou o pedido procedente e determinou ao Inpi que o concedesse “sem exclusividade sobre a palavra iphone isoladamente”.

A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que entendeu que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto. Segundo o TRF-2, é preciso levar em consideração o fato indiscutível de que os consumidores e o mercado, quando pensam em iphone, “estão tratando do aparelho da Apple”. Assim, o uso isolado da marca por qualquer outra empresa poderia causar “consequências nefastas” à Apple.

Fato consumado

No ARE, a Gradiente argumenta que, conforme registrado no acórdão do TRF, é incontroverso que o depósito da marca foi feito em 2000 e que o registro só foi deferido pelo Inpi em janeiro de 2008. “Nesse momento, o iPhone da Apple, lançado em 2007, já era uma febre mundial, muito em razão de enormes investimentos em publicidade”, afirma.

Segundo a empresa brasileira, o fundamento adotado para o acolhimento do pedido da Apple teria sido a existência de um fato consumado, e a definição do titular da marca teria levado em conta o critério da opinião dos consumidores. Para a Gradiente, esse entendimento do TRF “subverte completamente o sistema brasileiro de propriedade intelectual, substituindo o princípio da prioridade no depósito pelo do sucesso na exploração”.

Em junho, o ministro Dias Toffoli negou seguimento ao recurso interposto ao STF, assentando que a análise da causa demandaria interpretação da legislação infraconstitucional e reexame dos fatos e das provas, o que não é cabível em recurso extraordinário. Em seguida, a Gradiente interpôs agravo regimental visando à reforma da decisão monocrática.

Mediação

Ao suspender e processo e remetê-lo ao Centro de Conciliação e Mediação, Toffoli lembrou que o relator pode adotar essa providência em qualquer fase processual, para que sejam realizados os procedimentos a fim de buscar a composição consensual da lide. A decisão da remessa levou em conta que a questão discutida no recurso versa sobre direitos patrimoniais disponíveis.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.832.148 - RJ (2019⁄0137378-9)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

RECORRENTE: GOIÁS REFRIGERANTES S⁄A

ADVOGADOS: EURICO BARBOSA DOS SANTOS FILHO  - GO012702 - SILVERLENE OLIVA BARBOSA DOS SANTOS  - GO023224 

RECORRIDO:COCA COLA INDUSTRIAS LTDA

RECORRIDO:THE COCA COLA COMPANY

ADVOGADOS: PAULO PARENTE MARQUES MENDES  - RJ059313 - FELIPE BARROS OQUENDO  - RJ163788

 BÁRBARA ÂNGELA MOISÉS LEITÃO  - RJ207599

JOSÉ ROBERTO DE ALMEIDA JUNIOR  - RJ162697

INTERES.:INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA - RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. RENÚNCIA AO REGISTRO. EFEITOS EX NUNC. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7⁄STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REITERADOS. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC⁄15. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7⁄STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.

1. Ação ajuizada em 25⁄8⁄2014. Recurso especial interposto em 17⁄9⁄2018. Autos conclusos à Relatora em 17⁄6⁄2019.

2. O propósito recursal é verificar (i) se houve perda superveniente do objeto da ação; (ii) se o acórdão apresenta nulidade em razão do indeferimento da prova pericial postulada; (iii) se a fundamentação do aresto é suficiente para amparar as conclusões nele apostas; (iv) se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi feita de acordo com as circunstâncias da espécie; e (v) se deve ser afastada a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC⁄15.

3. Como os efeitos decorrentes da renúncia ao registro operam-se prospectivamente – ex nunc –, sua extinção por esse motivo não enseja a perda do objeto da ação que veicula pretensão de declaração de nulidade da marca, pois a invalidação produz efeitos ex tunc – a partir da data do depósito do pedido (art. 167 da LPI).  

4. O entendimento consolidado do STJ acerca da interpretação do conteúdo normativo dos arts. 130 e 131 do CPC⁄73 (arts. 370 e 371 do CPC⁄15) aponta no sentido que compete ao juiz a direção da instrução probatória, apreciando livremente as provas produzidas a fim de formar a sua convicção, não havendo que se falar na violação desses dispositivos legais quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório produzido e carreado aos autos, julga a causa em sentido oposto ao pretendido pela parte, como no particular. Precedente.

5. O acórdão recorrido apresenta fundamentação adequada, tendo os julgadores reconhecido, à unanimidade, com base nas circunstâncias específicas dos autos, a necessidade de invalidação da marca JOCA COLA, em face da similitude existente com a marca das recorridas (COCA-COLA).

6. Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

7. A análise da insurgência quanto aos critérios orientadores da distribuição e da quantificação dos honorários sucumbenciais esbarra no óbice da Súmula 7⁄STJ.

8. Evidenciado, pelo Tribunal a quo, o propósito manifestamente protelatório na oposição de três embargos de declaração, é imperativa a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC⁄15.

9. A análise do dispositivo precitado demandaria, no particular, reexame do conjunto fático dos autos, o que é inviável em recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7⁄STJ.

10. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Dr(a). JHONES FERREIRA DA SILVA, pela parte RECORRIDA: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA.

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2020(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora

Documento: 106534203          EMENTA / ACORDÃO   - DJe: 26/02/2020

dano moral, especificamente quanto ao uso indevido da marca

 

PROCESSO

REsp 1.327.773-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado em 28/11/2017, DJe 15/02/2018

RAMO DO DIREITO       DIREITO MARCÁRIO

TEMA - Propriedade industrial. Uso indevido de marca de empresa. Dano moral. Aferição in re ipsa.

DESTAQUE

O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR

No tocante ao dano moral, especificamente quanto ao uso indevido da marca, verifica-se que há, no estudo da jurisprudência da Casa, uma falta de harmonização, haja vista que parcela dos julgados vem entendendo ser necessário – ainda que de forma indireta – a comprovação do prejuízo; ao passo que, em outros precedentes, o STJ reconhece que o dano moral decorre automaticamente da configuração do uso indevido da marca. Diante dessa dispersão da jurisprudência, o tema do dano moral, quando presente a vulneração da marca, deve ser mais aprofundado. De fato, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular (ordem privada), mas visa, acima de tudo, resguardar o mercado (ordem pública), protegendo os consumidores, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, além de evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. Não se pode olvidar, ademais, que a marca, muitas vezes, é o ativo mais valioso da empresa, sendo o meio pelo qual o empresário consegue, perante o mercado, distinguir e particularizar seu produto ou serviço, enaltecendo sua reputação. Portanto, por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca, pois, forçosamente, a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam sendo atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. O contrafator, causador do dano, por outro lado, acaba agregando valor ao seu produto, indevidamente, ao se valer da marca alheia. Sendo assim, o dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita – contrafação -, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral, haja vista que o vilipêndio do sinal, uma vez demonstrado, acarretará, por consectário lógico, a vulneração do seu bom nome, reputação ou imagem.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM.

RELATORA	:	MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE	:	COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
ADVOGADOS	:	DANIELA SOARES DOMINGUES  - RJ106850
		CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO  - RJ020283
		TALITA CASTRO AYRES  - RJ159321
		MARINA DE ARAUJO LOPES  - DF043327
RECORRIDO	:	RENATO PASSARIN E FILHOS LTDA
ADVOGADO	:	MARISTELA BASSO  - SP171969A
INTERES.	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RECURSO ESPECIAL Nº 1.833.422 - RJ (2018⁄0019031-0)

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.

Ação: de nulidade de ato administrativo, ajuizada por RENATO PASSARIN E FILHOS LTDA. em face da recorrente, com o objetivo (i) de que fosse declarada a invalidade da marca LIBER e (ii) de que o INPI fosse condenado a se abster de conceder o registro relativo ao pedido 826.894.160.

Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a nulidade da marca LIBER.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela recorrente.

Embargos de Declaração: interpostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega violação dos artigos: 535, II, do CPC⁄73; 462 do CPC⁄73; 195, III, da Lei 9.279⁄96 e 4º da Lei 8.078⁄90; 124, XIX, da Lei 9.279⁄96; 6, quinquies, “c“, 1, da Convenção de Paris; e 124, VI, da Lei 9.279⁄96. Além de negativa de prestação jurisdicional (omissão), assevera que o Tribunal a quo deveria ter levado em consideração o fato superveniente ocorrido antes do julgamento dos embargos de declaração, consubstanciado na caducidade dos registros do recorrido. Afirma que o recorrido é contumaz em tentar se aproveitar de sinais marcários notórios, conduta que caracteriza concorrência parasitária e desleal, sobretudo quando se percebe que sua marca nunca foi utilizada para designar cervejas. Argumenta que os sinais sobre os quais versa o presente litígio não apresentam similitude gráfica, fonética e semântica, além de serem utilizados para designar produtos distintos (sidra e cerveja sem álcool). Entende que a coexistência das marcas não gera confusão nos consumidores e que cada produto possui público-alvo distinto. Ademais, tratando-se de signo fraco, dotado de baixa distintividade, deve seu titular suportar o ônus da convivência.

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.833.422 - RJ (2018⁄0019031-0)

RELATORA	:	MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE	:	COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
ADVOGADOS	:	DANIELA SOARES DOMINGUES  - RJ106850
		CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO  - RJ020283
		TALITA CASTRO AYRES  - RJ159321
		MARINA DE ARAUJO LOPES  - DF043327
RECORRIDO	:	RENATO PASSARIN E FILHOS LTDA
ADVOGADO	:	MARISTELA BASSO  - SP171969A
INTERES.	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA FORMADA POR EXPRESSÃO DE USO COMUM.

1. Ação distribuída em 20⁄8⁄2009. Recurso especial interposto em 10⁄4⁄2015. Autos conclusos à Relatora em 16⁄2⁄2018.

2. O propósito recursal, além de examinar se houve negativa de prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca LIBER à recorrente, ante eventual conflito com a marca LÍDER, concedida anteriormente à recorrida.

3. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração contra ele interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional.

4. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão ou associação que o uso de outro sinal, designativo de produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor.

5. Tratando-se, todavia, de marca que apresenta baixo grau de distintividade, por se constituir de expressão dicionarizada e de uso comum, como ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação, devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, afigurando-se descabida a alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo. Precedentes.

6. Não sendo o recorrido reconhecido pelo público consumidor como fabricante do mesmo tipo de bebida identificado pela marca da recorrente (cerveja sem álcool), não se vislumbra situação fática apta a evidenciar a possibilidade de confusão ou associação indevida.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.833.422 - RJ (2018⁄0019031-0)

RELATORA	:	MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE	:	COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
ADVOGADOS	:	DANIELA SOARES DOMINGUES  - RJ106850
		CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO  - RJ020283
		TALITA CASTRO AYRES  - RJ159321
		MARINA DE ARAUJO LOPES  - DF043327
RECORRIDO	:	RENATO PASSARIN E FILHOS LTDA
ADVOGADO	:	MARISTELA BASSO  - SP171969A
INTERES.	:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito recursal, além de examinar se houve negativa de prestação jurisdicional, é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu o registro da marca LIBER à recorrente, ante eventual conflito com a marca LÍDER, concedida anteriormente à recorrida.

1. BREVE DELINEAMENTO FÁTICO

O recorrido, titular dos direitos de propriedade industrial derivados da concessão da marca LÍDER, ajuizou a presente ação em face de COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV com o intuito de que fosse declarada a invalidade do ato administrativo que concedeu a esta o registro da marca nominativa LIBER, bem como que o INPI fosse obstado de deferir o pedido de registro para a marca mista CERVEJA LIBER 0,0% ÁLCOOL QUALIDADE BRAHMA.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a invalidade da marca nominativa LIBER ao argumento de que se trata de expressão gráfica e foneticamente semelhante àquela registrada pelo recorrido, cujos significados, ainda que distintos, são de difícil percepção pelo público consumidor.

Tal entendimento foi mantido pelo Tribunal a quo, cujas razões foram sintetizadas na seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCA - IMPOSSIBILIDADE - IDENTIDADE GRÁFICA E FONÉTICA DAS MARCAS EM COTEJO QUE ESTÃO REGISTRADAS NA MESMA CLASSE- SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS – POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO - OCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - APLICAÇÃO DO INCISO XIX DO ART. 124 DA LEI 9.279⁄96.

• 1- Impossibilidade de coexistência das marcas em cotejo, ante todo um conjunto probatório que demonstra claramente que as marcas destinam-se a distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes e afins, suscetíveis de causar confusão ao público consumidor, alcançando o mesmo segmento mercadológico e a mesma clientela;
• 2- Os produtos assinalados pelas marcas em análise, em regra, encontram-se à disposição para venda nos mesmos tipos de estabelecimentos comerciais (mercados, bares, restaurantes, etc.) e posicionam-se fisicamente quase sempre próximos um do outro, o que pode vir a induzir o consumidor no sentido de supor que ambos os produtos originam-se do mesmo fabricante, da mesma empresa. Somando-se todos esses pontos ao fato de as marcas apresentarem também extrema semelhança gráfica e fonética ("LIDER" - da apelada e "LIBER" - da apelante), onde se verifica somente a variação de uma consoante, trocou-se o "D" por "B", afigura-se definitivamente impossível a convivência no mercado das marcas de ambas as empresas;
• 3- Inviável, da mesma forma, a pretensão da apelante no sentido de sustentar ser cabível a aplicação do princípio da especialidade com o fim de respaldar a coexistência das marcas em cotejo, pois as marcas pertencem a mesma classe, ou seja NCL(8)32, alcançando os mesmos produtos;
• 4- Remessa necessária, considerada como feita, e apelação conhecidas, mas não providas.

2. DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Da análise do acórdão impugnado, verifica-se que a prestação jurisdicional dada corresponde àquela efetivamente objetivada pelas partes, sem vício a ser sanado. O Tribunal a quo se pronunciou de maneira a abordar todos os aspectos fundamentais da controvérsia, dentro dos limites que lhe são impostos por lei.

Desse modo, a alegação da recorrente, no sentido de que teria havido defeito na prestação de prestação jurisdicional, não comporta acolhida.

3. DA VIOLAÇÃO DO ART. 462 DO CPC⁄73

O exame da alegada violação do art. 462 do CPC⁄73 fica prejudicado em razão de o INPI ter indeferido, administrativamente, os pedidos que apontavam a caducidade dos registros do recorrido (suposto fato superveniente indicado pela recorrente), tendo a autarquia reconhecido como comprovado o uso efetivo das marcas.

4. CARACTERIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO DA MARCA E DA HIPÓTESE DOS AUTOS.

O direito de uso exclusivo de uma marca, conferido pela norma do art. 129, caput, da Lei 9.279⁄96, bem como o direito que dele decorre – de exigir que terceiros se abstenham de utilizar signos idênticos ou semelhantes àqueles já registrados –, não podem ser considerados direitos absolutos e irrestritos, pois estão condicionados às exceções previstas na própria lei e ao equilíbrio com os valores constitucionais da livre concorrência, da liberdade de expressão e da livre iniciativa.

Segundo se depreende da Lei de Propriedade Industrial (art. 124, XIX e XXIII), a violação do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário fica caracterizada quando, para designar produtos ou serviços disponibilizados no mercado, são utilizados sinais que possam gerar confusão no consumidor (compra de um produto por outro) ou que permitam associação com marca alheia anteriormente registrada (compra de um produto sob a equivocada crença de se tratar de uma determinada origem comercial).

Para aferição da existência de confusão ou de associação entre marcas, em primeiro lugar, deve-se ter como parâmetro a perspectiva do consumidor comum, razoavelmente atento e informado (REsp 1.688.243⁄RJ, 4ª Turma, DJe 23⁄10⁄2018), considerado o contexto em que usualmente adquire os produtos assinalados (ou utiliza os serviços prestados).

No que concerne aos elementos passíveis de análise para que se possa concluir pela caracterização ou não da violação ao direito de exclusiva – elencados por esta 3ª Turma quando do julgamento do AgRg no REsp 1.346.089⁄RJ (DJe 14⁄5⁄2015) –, merecem destaque, dadas as circunstâncias da espécie, os seguintes: (i) grau de distintividade da marca paradigma, (ii) grau de semelhança entre as marcas em conflito, (iii) tempo de convivência e (iv) natureza dos produtos ou serviços oferecidos.

Tais critérios, vale consignar, devem ser sopesados à vista das circunstâncias específicas da hipótese, não se podendo estabelecer juízos objetivos a priori sobre a relevância em abstrato de cada um deles.

• O exame da distintividade da marca supostamente violada serve para verificar se o sinal registrado constitui expressão genérica, necessária, comum, vulgar ou descritiva, a configurar o que a jurisprudência veio a definir como marca fraca, caracterizada por seu baixo poder distintivo.
• Nessas hipóteses, o titular do registro deve suportar o ônus da coexistência, pois optou por desfrutar da vantagem advinda da incorporação à marca de elemento de pouca ou nenhuma inventividade.
• De fato, conforme assentado recentemente no âmbito desta Turma, “em se tratando de marcas fracas, descritivas ou evocativas, afigura-se descabida qualquer alegação de anterioridade de registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo” (REsp 1.773.244⁄RJ, DJe 5⁄4⁄2019).

É essa a situação que se verifica dos autos, pois a expressão registrada pelo recorrente – LÍDER – é passível de ser classificada como de menor grau distintivo, uma vez que constitui termo da língua vernácula, de natureza comum e de pouca originalidade.

• Acresça-se a isso a circunstância de que as marcas em conflito – LÍDER e LIBER –, apesar de sua parcial colidência gráfica e fonética, apresentam significados completamente diversos, evocando ou sugerindo ideias distintas: a primeira remete a uma situação de superioridade ou predomínio, enquanto a segunda sinaliza liberdade, autodeterminação.
• Oportuno destacar que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que nem mesmo a reprodução integral de elementos nominativos é circunstância suficientemente apta, por si só, a ensejar a decretação de nulidade de registro, devendo, para tal desiderato, averiguar-se a presença de outros elementos capazes de ensejar confusão ou associação de marcas (nesse sentido, o REsp 863.975⁄RJ, 3ª Turma, DJe 16⁄11⁄2010).
• Pode-se vislumbrar, outrossim, que, apesar do longo tempo de convivência entre as marcas em conflito (ao menos desde 2003, ano do depósito da marca LIBER - e-STJ fl. 100), sequer foram deduzidas, no curso da ação, alegações no sentido de que algum consumidor tenha sido confundido ou que tenha associado a marca da recorrente à do recorrido.
• Na hipótese de ter havido, em algum momento, confusão ou associação errônea, o decurso desses anos de coexistência teria sido suficiente para que surgissem ao menos indícios nesse sentido.
• Vale anotar que a análise do elemento temporal constitui critério já utilizado por esta Corte Superior para fins de se assentar a possibilidade de convivência de marcas idênticas, como ocorrido nas ocasiões em que foram julgados os recursos especiais 863.975⁄RJ (3ª Turma, DJe 16⁄11⁄2010) e 14.367⁄PR, 4ª Turma, DJ 21⁄9⁄1992.
• Por fim, quanto à natureza dos produtos designados pelas marcas em disputa, constata-se que, enquanto a expressão registrada pela recorrente serve para assinalar, exclusivamente, cervejas (classe NCL(8) 32), os registros titularizados pela parte adversa foram expedidos para que ela os utilizasse na identificação de um espectro bem mais amplo de bebidas, aí incluídos, além de cervejas, xaropes, sucos, refrigerantes e refrescos.

De se gizar que a mera constatação de que os produtos assinalados pelas marcas em litígio estão insertos em uma mesma categoria – bebidas – não constitui circunstância suficiente a atrair a presunção de que o consumidor possa vir a confundi-los. Nesse sentido, mutatis mutandis, já decidiu esta Corte: REsp 863.975⁄RJ, 3ª Turma, DJe 16⁄11⁄2010.

• No particular, sobreleva atentar para o fato de que o recorrido atua, basicamente, no segmento de vinhos e espumantes, jamais tendo utilizado a expressão LÍDER para designar qualquer tipo de cerveja (fato incontroverso).

Desse modo, não sendo ele reconhecido pelo público consumidor como fabricante do mesmo tipo de bebida identificado pela marca da recorrente (cerveja sem álcool), não se vislumbra situação fática apta a possibilitar a ocorrência de confusão ou associação indevida.

Diante desse contexto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese – natureza comum da expressão LÍDER (marca fraca), grau de distintividade entre os sinais, utilização da marca em produtos diversos e tempo de coexistência – impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrente deva ser invalidada.

O uso da marca LIBER não traduz circunstância que implique, ao menos potencialmente, violação dos direitos do recorrido, não configurando hipótese de aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou concorrência desleal.

5. CONCLUSÃO

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial e, como corolário, inverter os ônus decorrentes da sucumbência.

Documento: 100757308

RELATÓRIO, EMENTA E VOTO

Prédio registrado com o nome Recreio Natura não viola direito de propriedade da Natura Cosméticos

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou um recurso da Natura Cosméticos contra o registro de um prédio com o nome Recreio Natura, na cidade de São Paulo, por entender que a exclusividade conferida pelo direito marcário se limita às atividades empresariais, sem atingir os atos civis como o registro do nome de um edifício ou condomínio.

A Natura Cosméticos ajuizou ação para impedir que o prédio usasse o nome Recreio Natura, por entender que tal registro violaria direito de propriedade industrial de sua titularidade.

O pedido da Natura foi rejeitado em primeira e segunda instâncias. Na sentença, o juiz afirmou que "nome de condomínio não é marca", e por isso não haveria violação.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), ao analisar a apelação, afirmou que o ato civil de registrar o nome de um edifício como Recreio Natura não torna esse ato comercial, não caracterizando depreciação ou prejuízo da marca.

No recurso especial, a Natura afirmou que sua marca goza de proteção especial em todos os ramos de atividade, e não está sujeita ao princípio da especialidade.

Alto renome

Segundo o autor do voto vencedor na Terceira Turma, ministro Moura Ribeiro, embora o princípio da especialidade não se aplique às marcas de alto renome – caso da Natura –, a proteção conferida pela Lei de Propriedade Industrial não abrange o nome atribuído a edifícios ou outros empreendimentos imobiliários.

Ele explicou que a marca é parte do patrimônio da empresa, designativa de um produto ou serviço – situação diversa dos nomes dados a prédios e condomínios.

• "Os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação e, por isso, proliferam as homonímias, sem que um condomínio possa impedir o outro de receber idêntica denominação", explicou Moura Ribeiro.

Para o magistrado, esses nomes não qualificam produtos ou serviços, "apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem", situação diversa do nome empresarial – o qual, de acordo com o artigo 1.163 do Código Civil, deve-se distinguir de qualquer outro nome já registrado.

• "A proteção à exclusividade da marca ou do nome empresarial é criação do direito, sendo, portanto, uma opção legislativa. Tal conceito jurídico exerce uma função e, por isso, presta-se a determinadas finalidades. O nome que individualiza um imóvel é de livre atribuição pelos seus titulares e não requer criatividade ou capacidade inventiva, tampouco lhe é conferido o atributo da exclusividade", afirmou Moura Ribeiro.

Atos distintos

O ministro destacou entendimento do doutrinador português José de Oliveira Ascensão, adotado pelo STJ no Recurso Especial 862.067, sobre a distinção entre o ato civil de registro de um prédio e o ato comercial do registro de nomes e marcas.

Segundo aquele jurista, nem mesmo as marcas de alto renome podem interferir na liberdade de nomear edifícios ou condomínios com qualquer expressão.

"Em suma, o registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de um edifício", concluiu o ministro.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.804.960 - SP (2019/0080321-7) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO MOURA RIBEIRO RECORRENTE : NATURA COSMÉTICOS S/A

RECORRENTE : INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA.

ADVOGADOS : ANTONIO FERRO RICCI - SP067143

PEDRO HENRIQUE FORMAGGIO JORGE - SP299714

CARLOS EDUARDO NELLI PRINCIPE - SP343977

RECORRIDO : ROSSI RESIDENCIAL SA

ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTRO(S) - SP128341

EMENTA - RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MARCA DE ALTO RENOME “NATURA”. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DENOMINADO “RECREIO NATURA”. DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO EMPRESARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

• 1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, a rejeição dos embargos de declaração contra ele interpostos não configura negativa de prestação jurisdicional.

• 2. O propósito recursal visa analisar se houve violação ao art. 125 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), que confere proteção especial às marcas de alto renome, no caso a marca “NATURA”, diante do seu uso no empreendimento imobiliário “RECREIO NATURA”.

• 3. A marca é um sinal distintivo que tem por funções principais identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.

• 4. Os nomes atribuídos aos edifícios e empreendimentos imobiliários não gozam de exclusividade, sendo comum receberem idêntica denominação. Estes nomes, portanto, não qualificam produtos ou serviços, apenas conferem uma denominação para o fim de individualizar o bem.

• 5. A proteção à exclusividade da marca é criação do direito, sendo, portanto, uma opção legislativa. O nome que individualiza um imóvel é  de livre atribuição pelos seus titulares e não requer criatividade ou capacidade inventiva, tampouco lhe é conferido o atributo da exclusividade.

• 6. O registro de uma expressão como marca, ainda que de alto renome, não afasta a possibilidade de utilizá-la no nome de um edifício. A exclusividade conferida pelo direito marcário se limita as atividades empresariais, sem atingir os atos da vida civil.

• 7. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Moura Ribeiro, vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, em negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro, que lavrará o acórdão.

Vencida a Sra. Ministra Nancy Andrighi. Votaram com o Sr. MINISTRO

MOURA RIBEIRO, os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas

Cueva e Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 24 de setembro de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRO MOURA RIBEIRO

Relator