RECURSO ESPECIAL Nº 1.209.919 - SC
(2010?0168461-7)
RELATOR : MINISTRO
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO)
RECORRENTE : CHAMPAGNE
MOET E CHANDON
ADVOGADO : PLÍNIO
J AZAMBUJA BUENO E OUTRO(S)
RECORRIDO : CHANDON
DANCETERIA E BAR LTDA
ADVOGADO : ELIAS
ARGENTE SILVA E OUTRO(S) - SC007807
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TRF 5ª REGIÃO):
Trata-se de recurso especial
interposto por CHAMPAGNE MOET E CHANDON, com fundamento nas alíneas a e c do
permissivo constitucional, contra acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS - PRETENSÃO DA AUTORA DE EXCLUSIVIDADE DE USO
DO NOME "CHANDON" EM QUALQUER ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE REGISTRO COMO
MARCA DE ALTO RENOME - IMPOSSIBILIDADE - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA -
PROTEÇÃO RESTRITA AO RESPECTIVO RAMO DE ATIVIDADE - MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE
MARCA DA RÉ - EXERCÍCIO DE RAMOS DE ATIVIDADES DIVERSOS DAQUELE NOTORIAMENTE
CONHECIDO DA AUTORA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 125 E 126 DA LEI N. 9.279196 E
DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO.
1. A proteção de nome comercial enquanto
integrante de certa marca encontra previsão como tópico do direito marcário,
dentre as vedações ao registro respectivo (arts. 64 e 65, V, da Lei n.
5.772?71). Destarte, e conquanto se objete que tal vedação visa à proteção do
nome comercial de per si, o exame de eventual colidência entre marca integrada
pelo nome comercial do titular versus marca alheia idêntica ou semelhante
posteriormente registrada, não pode ser dirimido apenas com base na
anterioridade, subordinando-se, em interpretação sistemática, aos preceitos
relativos à reprodução de marcas, consagradores do princípio da especificidade
(arts. 59 e 65, XVII, da Lei no 5.772?71). Precedentes.
2. Orientação que se mantém mesmo em
face da Convenção da União de Paris, ante a exegese sistemática dos arts. 2º e
8º, não se havendo falar em proteção marcária absoluta tão-só porquanto
composta de nome comercial. Precedente.
3. Consoante o princípio da
especificidade, o INPI agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo o
critério da afinidade, limitando-se, a tutela da marca registrada a produtos e
serviços de idênticas classe e item.
4. Apenas em se tratando de marca
notória (art. 67, caput, da Lei nº 5.772?71, atual marca "de alto
renome", art. 125 da Lei nº 9.279?96), como tal declarada pelo INPI, não
se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta
tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em
todas as demais classes e itens. Outrossim, não se confundem as marcas
"notória" e "notoriamente conhecida" (art. 60 bis da CUP,
atual art. 126 da Lei no 9.279?96), esta, ainda que não registrada no Brasil,
gozando de proteção, mas restrita ao respectivo "ramo de
atividade"." (REsp 658702?RJ, Relator Ministro Jorge Scartezzini).
PRESCRIÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS
MORAIS - FATO CAUSADOR DO DANO AFASTADO - SENTENÇA CONFIRMADA - ANÁLISE DA
MATÉRIA PREJUDICADA.
Afastada a alegação de agir causador
de dano moral, prejudicado resta o exame da pretensão de indenização.
Os embargos de declaração opostos
foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a ora
recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o v. acórdão
recorrido violou "o art. 8º da Convenção de Paris, que vigora no Brasil em
conformidade com o Decreto no 635?92, o art. 462 do CPC, os arts. 124, incisos
XV e XIX, 189, inciso I, da Lei no 9.279?96 (Lei da Propriedade
Industrial)".
Afirma, para tanto, que:
(I) o nome empresarial é protegido
pelo art. 8º da Convenção de Paris "em todos os países signatários da
chamada União de Paris, inclusive o Brasil e a França e independentemente de
qualquer registro ou formalidade";
(II) o Tribunal de origem não levou
em consideração fato novo e relevante, no sentido de que a ora recorrida
"não é titular de registro da marca 'CHANDON', mas sim de dois pedidos de
registro, de nºs 821796119 e 822135132, que foram arquivados, sendo um deles
indeferido (...). O nobre relator (...) interpretou simples pedidos de registro
como se fossem registros já concedidos pelo INPI, que vieram, posteriormente, a
ser um indeferido e o outro arquivado por falta de cumprimento de exigência,
por força de decisões administrativas que ,se tornaram definitivas";
(III) o "art. 124, inciso XV, da
Lei no 9.279?96, (...) proíbe o registro de patronímico ou sobrenome como
marca, salvo com o consentimento do titular, herdeiros ou sucessores e a
fortiori, veda seu uso. É incontroverso, pois a Recorrida não contestou a
afirmação feita na inicial pela Recorrente e foi apresentado documento a esse
respeito, que um de seus diretores era então, e ainda é, JEAN REMY MARIE RENE
CHANDON-MOIÊT, valendo acrescentar que o sobrenome CHANDON remonta ao final do
século XVIII, quando um de seus diretores possuía o sobrenome em questão";
(IV) o art. 126, XIX, da Lei 9.279?96
proíbe o registro de marca idêntica ou semelhante à de outrem, devidamente
registrada para distinguir produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou
afins, de sorte a possibilitar engano ou confusão, e o art. 189, I, da Lei
9.279?96 proíbe o uso de marcas em tais condições, tipificando-o como crime. No
entanto, "o acórdão na apelação, confirmado pelo acórdão nos embargos de
declaração, afastou a argüição de colidência das marcas das partes litigantes,
que são as mesmas ('CHANDON'), à alegação de que os produtos e serviços em jogo
pertencem a classes diferentes. Esse posicionamento não encontra amparo na lei
atual, que se refere a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins,
que podem pertencer, ou não, à mesma classe. A lei anterior, de n. 5.772?71, é
que limitava a colidência de marcas à mesma classe, tendo deixado de vigorar a
partir de 1996! No caso, há afinidade evidente entre os vinhos, inclusive os
famosos vinhos espumantes da Recorrente, e os serviços prestados pela Recorrida
em seu estabelecimento, que incluem os serviços de alimentação e de bebidas
alcoólicas, inclusive vinhos e espumantes", até mesmo a própria Chandon;
(V) "o art. 126 da Lei no
9.279?96 (Lei da Propriedade Industrial), que confere proteção especial à marca
notoriamente conhecida, ainda que não registrada no Brasil. Como a marca
"CHANDON" da Recorrente está aqui devidamente registrada, o referido
dispositivo legal e convencional (art. 60, bis, da Convenção de Paris) deveria
ter sido aplicado à espécie";
(VI) na lição do jurista Rudolph
Callmann, "existe, além da confusão de origem, o que ele chama confusão de
negócios, que pode ocorrer se as partes tiverem atividades não concorrentes
(...). Esse tipo de confusão é também denominada por outros juristas 'confusion
of sponsorship', isto é, confusão de patrocínio, no sentido de que o público
pode pensar que a segunda empresa no tempo é patrocinada pela primeira".
Contrarrazões apresentadas às fls.
401-406 (e-STJ).
Admitido o recurso na origem, subiram
os autos.
É o relatório.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.209.919 - SC
(2010?0168461-7)
VOTO
O SENHOR MINISTRO LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TRF 5ª REGIÃO) - RELATOR:
O v. acórdão recorrido decidiu a
controvérsia em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça,
segundo a qual as marcas de alto renome, registradas previamente no INPI como
tal, gozam, nos termos do art. 125 da Lei 9.279?96, de proteção em todos os
ramos de atividade, enquanto as marcas notoriamente conhecidas gozam de
proteção internacional, independentemente de formalização de registro no
Brasil, apenas em seu ramo de atividade, consoante dispõem os arts. 126 da
referida lei e 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, ratificada pelo
Decreto 75.572?75. Neste último, é plenamente aplicável o princípio da
especialidade, o qual autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os
respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos.
O aresto proferido pela colenda
Terceira Turma bem elucida a questão, in verbis:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CANCELAMENTO
DE REGISTRO DA MARCA "MEGAMASS". RECONHECIMENTO DA NOTORIEDADE DA
MARCA ESTRANGEIRA "MEGA MASS". EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA
TERRITORIALIDADE. ART. 6º BIS, 1, DA CUP. ART. 126 DA LEI N. 9.279?96.
1. O art. 6º bis, 1, da Convenção da
União de Paris, que foi ratificado pelo Decreto n. 75.572?75 e cujo teor foi
confirmado pelo art. 126 da Lei n. 9.279?96, confere proteção internacional às
marcas notoriamente conhecidas, independentemente de formalização de registro
no Brasil, e vedam o registro ou autorizam seu cancelamento, conforme o caso,
das marcas que configurem reprodução, imitação ou tradução suscetível de
estabelecer confusão entre os consumidores com aquela dotada de notoriedade.
2. Referida proteção não fica
restrita aos produtos que sejam registráveis na mesma classe, exigindo-se
apenas que sejam integrantes do mesmo ramo de atividade.
3. As marcas notoriamente conhecidas,
que gozam da proteção do art. 6º bis, 1, da CUP, constituem exceção ao
princípio da territorialidade, isto é, mesmo não registradas no país, impedem o
registro de outra marca que a reproduzam em seu ramo de atividade. Além disso,
não se confundem com a marca de alto renome, que, fazendo exceção ao princípio
da especificidade, impõe o prévio registro e a declaração do INPI de
notoriedade e goza de proteção em todos os ramos de atividade, tal como
previsto no art. 125 da Lei n. 9.279?96.
4. Quando as instâncias ordinárias,
com amplo exame do conjunto fático-probatório, cuja revisão está obstada pela
incidência da Súmula n. 7?STJ, concluem que determinada marca estrangeira
possui notoriedade reconhecida no ramo de suplementos alimentares em diversos
países, não havendo dúvida acerca da possibilidade de provocar confusão nos
consumidores, deve, portanto, ser mantido o cancelamento do registro da marca
nacional de nome semelhante.
5. Recurso especial conhecido e
desprovido.
(REsp 1.447.352?RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14?06?2016, DJe de
16?06?2016)
Nesse contexto, "a finalidade da
proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF?88
e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra
usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela
alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à
procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)" (REsp 1.105.422?MG, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10?05?2011, DJe de
18?05?2011)
Com efeito, o aludido princípio da
especialidade visa a evitar a confusão no mercado de consumo do produto ou
serviço prestado por duas ou mais marcas, de modo que, para tanto, deve ser
levado em consideração o consumidor sob a perspectiva do homem médio.
A propósito:
DIREITO MARCÁRIO. RECUSO ESPECIAL.
DISCUSSÃO ACERCA DA COLIDÊNCIA DE MARCAS. PROTEÇÃO ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. EXISTÊNCIA DE AFINIDADE OU IDENTIDADE DO SEGMENTO MERCADOLÓGICO.
SÚMULA 7?STJ.
PÚBLICO-ALVO A QUEM SE DESTINA OS
PRODUTOS OU SERVIÇOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DO CONSUMIDOR COMUM. REGRA.
POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. MANUAL DE MARCAS DO
INPI. CASO CONCRETO QUE PODE PROVOCAR CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. AUTUAÇÃO
EM MERCADOS AFINS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A propriedade de marcas tem
proteção assegurada pela Constituição da República (art. 5º, XXIX), sendo
importante instrumento de interesse social e de desenvolvimento tecnológico e
econômico do País.
2. A revisão do acórdão recorrido
sobre a identidade ou afinidade do segmento mercadológico das marcas demandaria
a alteração das premissas fático-probatórias, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do
enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. A mera diferença no código de
especificação do produto ou serviço, de acordo com a Classe Internacional
adotada pelo INPI, não é suficiente para se chegar à conclusão sobre a relação
de existência de afinidade, razão pela qual deve ser verificado o risco de
confusão no mercado consumidor (REsp 1.340.933?SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10?3?2015, DJe 17?3?2015).
4. A questão acerca da confusão ou
associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem
médio (homus medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do
ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas
integrantes da sociedade.
5. Em casos bem específicos, pode ser
invocada a qualificação do público-alvo, para verificar a possibilidade, ou
não, de coexistência de marcas.
6. Ainda que se trate de consumidores
especializados, o âmbito de atuação das marcas não podem estar inserido em
mercado que guarda ampla similitude ou afinidade, sob pena de provocar confusão
ou associação indevida de marcas.
7. Recurso especial não provido.
(REsp 1.342.741?RJ, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05?05?2016, DJe de 22?06?2016)
No caso dos autos, o Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina assim dirimiu a controvérsia trazida nos autos:
Por outro lado, constato dos autos
que a Apelante, em 31.10.2000, pelo certificado de registro de marca n.º
820883662, obteve a concessão do registro da palavra "CHANDON", na
classe "33" - vinhos, espumantes, bebidas destiladas ou aguardentes e
licores, de apresentação?natureza "nominativa de produtos" (fl. 33).
Já a empresa Apelada, em 17.11.1999,
obteve o registro da marca "CHANDON", de apresentação?natureza
"mista de serviço", sob n.° 821796119, na classe "41.20" -
negócio de danceteria (fl. 116).
Posteriormente, foi concedido novo
registro da marca "CHANDON" à Apelada, agora em 06.04.2000, sob n.°
822135132, na classe "42" - "4.1.2; 27.5.1" - serviços de
hotéis, saunas, massagens, alojamento, sanatórios, restaurantes, cantinas,
serviços de agência de viagem ou de intermediários que asseguram reservas de
hotéis e relatórios" (fl. 126).
Segundo orientação do Eminente
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, JORGE SCARTEZZINI, inferem-se
"dois princípios básicos do direito nacional marcário: 1) territorialidade,
pelo qual, ainda que se explore determinada marca apenas em certo município ou
região, uma vez registrada pelo INPI, a proteção incidirá contra o uso de
terceiros, para produtos idênticos ou análogos, em todo o território pátrio; e
2) especialidade, especificidade ou novidade relativa, pelo qual a proteção da
marca, salvo quando declarada "notória" pelo IN PI (atualmente, de
"alto renome"), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou
serviço indicado quando do requerimento do registro. Assim, para facilitar o
registro de marcas, definindo o âmbito da proteção a ser deferida, o INPI
agrupa os produtos ou serviços em classes e itens, nos termos do Ato Normativo
n° 51?81, segundo o critério da afinidade , de modo que a tutela da marca registrada
é limitada aos produtos e serviços de idênticas classe e item.
Ainda, como o princípio da
especialidade é corolário da necessidade de se evitar erro ou confusão entre os
usuários de certos produtos ou serviços, cuida-se de um preceito relativo,
admitindo-se, para atingir tal intuito, que a análise quanto á reprodução de
marca alheia, seja parcial, total ou acrescida de palavras, estenda-se ao ramo
de atividade desenvolvida pelos seus titulares (art. 65, XVII, da Lei n°
5.772?71). Ou seja, de qualquer forma, alegada a colidência marcária, é
imprescindível que se perquira acerca das classes em que deferidos os registros
pelo INPI, ou, ainda, acerca das atividades sociais desenvolvidas pelos
titulares das marcas em conflito" (REsp 658702 ? RJ, j em 29?06?2006, DJ
21?08?2006 p. 254, grifei).
Observado o princípio da
especialidade, constato que a Apelante desenvolve atividade relativa a produtos
do ramo de bebidas (champagne, vinhos etc.), enquanto a Apelada está no ramo de
danceteria, restaurantes e outros serviços, ou seja, desenvolvem atividades
distintas e seus produtos são de classes diversas, dirigidos a públicos
diferentes, o que impossibilitaria a alegada confusão.
(...)
Assim, "o direito de
exclusividade de uso de marca, decorrente do seu registro no INPI, é limitado à
classe para a qual é deferido, não sendo possível a sua irradiação para outras
classes de atividades." (RESP 142.954?SP, Relator Ministro Barros
Monteiro, j em 21.09.1999, DJ 13?12?1999 p. 150).
Ademais, a simples venda de bebidas
(inclusive da champagne da Autora!) no estabelecimento comercial da Apelada,
não leva o consumidor a confundir as atividades dos litigantes - danceteria e
produtora de vinhos e espumantes -, incorrendo, portanto, na impossibilidade de
acolher a pretensão da Apelante no tocante ã caracterização da concorrência
desleal, com a condenação da Apelada no pagamento de indenização.
No que tange a utilização da palavra
"CHANDON" como referência ao patronímico de um dos seus sócios, tal
circunstância "não altera o princípio maior da proteção ao nome comercial,
subordinado ao princípio da anterioridade,..." (Resp 106763?SP, Ministro
Carlos Alberto Menezes Direito, j em 19?09?2002, DJ 11?11?2002 p. 212, RDR vol.
33 p. 338).
No caso em comento, é sabido que a
marca da champagne "MOÈT & CHANDON" é mundialmente conhecida,
sendo, portanto, pouco provável que as empresas do ramo de
bebidas?vinhos?vinhos espumantes, desconheçam a existência dessa marca.
Porém, tanto a marca "MÕET &
CHANDON", como o patronímico "CHANDON" não foram registradas
como marca de "alto renome", tendo sido, tão-só relativamente ao ramo
pelo qual é notoriamente conhecida, ou seja, bebidas?vinhos?vinhos espumantes.
Já o registro da marca
"CHANDON", efetivada pela empresa Apelada, está relacionado a outros
segmentos de mercado, o que somente poderiam ser abrangidos por vedação de uso
do nome, pelo registro impeditivo de "alto renome"..
E assim não tendo sido efetivado, a
marca, ainda que notoriamente conhecida, mesmo que não fosse registrada, só
vedaria o registro por terceiros, no ramo de atividade específico da Autora,
repiso, bebidas?vinhos?vinhos espumantes.
(...)
Por outro lado, no que tange a
alegação da Apelante de que a mesma teria tido sua imagem denegrida, "pelo
fato de oferecer a Apelada, em seu cardápio (no qual aparece, com destaque, a
palavra CHANDON), produtos de "sex shop"' (fl. 222), convém
esclarecer que existe uma distinção importante entre notoriedade e reputação,
qual seja, "a notoriedade diz respeito,..., ao conhecimento por um
determinado número de consumidores. Já na reputação, além do conhecimento dos
consumidores, da notoriedade que lhe é pressuposta, há transmissão de valores.
Valores, geralmente advindos da qualidade do produto, que conferem à marca
fama, celebridade, renome, prestígio. A transmissão dos valores é tão intensa
no caso da reputação que não só indicam o valor dos produtos e serviços
fornecidos pelo titular, mas transportam esse valores para qualquer outro
produto ou serviço que seja assinalado por essa marca" (MAITÊ CECÍLIA FABBRI
MORO. op. cit., p. 85-86).
A simples revenda da espumante
fabricada pela Autora, no cardápio da empresa Apelada, na qual aparece a
palavra "CHANDON", em nada afeta sua reputação ou imagem, pois a
distinção dos produtos fornecidos no referido documento permitem ao consumidor,
independentemente do grau de instrução, distinguir, de imediato, o produto e
serviço por ela identificado.
Constam, ainda, da r. sentença os
seguintes detalhes:
A autora explora a produção e venda
de bebidas alcoólicas, em especial a de vinhos e vinhos espumantes (champagne),
sendo que a ré tem como principal atividade a exploração de danceteria, aliada
a venda de serviços e produtos, e nesses bebidas alcóolicas, inclusive a
champagne CHANDON, de produção da autora. (fl. 241, e-STJ)
(...)
Ressalte-se ainda, que verifica-se
dos documentos (fotografias) de fls. 92?94, juntados pela autora, que a grafia
palavra Chandon na placa da fachada da ré é totalmente diversa da grafia da
palavra CHANDON da autora (fts.90?91), sendo que aquelas (placas publicitárias)
ainda trazem desenhos de anjos, o que não acontece com a marca da autora. Isso,
por si só, já diferencia os produtos e a marca. (fls. 244-245, e-STJ)
Com essas considerações, infere-se
que o uso das duas marcas não é capaz de gerar confusão aos consumidores, assim
considerando o homem médio, mormente em razão da clara distinção entre as
atividades realizadas por cada uma delas. Não há risco, de fato, de que o
consumidor possa ser levado a pensar que a danceteria seria de propriedade (ou
franqueada) da MOET CHÂNDON francesa, proprietária do famoso champanhe.
Por essa razão, não se tratando a
recorrente de marca de alto renome, mas de marca notoriamente conhecida e,
portanto, protegida apenas no seu mesmo ramo de atividade, não há como alterar as
conclusões constantes do acórdão recorrido.
Diante do exposto, nego provimento ao
recurso especial.
É como voto.
Documento: 80964792 RELATÓRIO E VOTO
