ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA - DENOMINAÇÃO - EQUIPARAÇÃO AO NOME COMERCIAL - DIREITO DE EXCLUSIVIDADE - LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA - NOME ESTRANGEIRO

RECURSO ESPECIAL Nº 555.086 - RJ (2003⁄0114349-9)

RELATOR	:	MINISTRO JORGE SCARTEZZINI
RECORRENTE	:	GIDEÕES MISSIONÁRIOS DA ÚLTIMA HORA - GMUH
ADVOGADO	:	OSWALDO HORONGOZO E OUTROS
RECORRIDO	:	THE GIDEONS INTERNATIONAL E OUTRO
ADVOGADO	:	LUIZ LEONARDOS E OUTROS

EMENTA

RECURSO ESPECIAL - OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR - NÃO CONHECIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO ART. 535 DO CPC - SÚMULA 211⁄STJ - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 356⁄STF - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - ADMISSIBILIDADE - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA QUANTO A ALGUNS DOS PARADIGMAS COLACIONADOS - ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA - DENOMINAÇÃO - EQUIPARAÇÃO AO NOME COMERCIAL - DIREITO DE EXCLUSIVIDADE - LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA - NOME ESTRANGEIRO - CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - MARCA - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - CONVIVÊNCIA DAS DENOMINAÇÕES E MARCAS DAS PARTES - POSSIBILIDADE.

1 - Não se conhece do recurso especial sob alegação de ofensa a enunciado sumular, vez que não equiparado a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.

2 - Não cabe recurso especial se, apesar de provocado em sede de embargos declaratórios, o Tribunal a quo não apreciou a matéria impugnada, aplicando-se a Súmula 211⁄STJ. Para conhecimento da via especial, necessário seria a recorrente ter alegado ofensa, também, ao art. 535 do CPC. Precedentes.

3 - Inviável o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 356⁄STF, ante a ausência de prequestionamento, porquanto não alegada a matéria sequer em embargos declaratórios.

4 - Admite-se o prequestionamento implícito se, a par de não constar expressamente, quanto a determinado dispositivo, qualquer registro no v. acórdão recorrido, a matéria inserta no mesmo foi devidamente apreciada e decidida pelo Tribunal a quo. Precedentes.

5 - Quanto à divergência jurisprudencial (art. 105, III, "c", CF⁄88), é pacífico, neste Tribunal, o entendimento de que, a teor do art. 255 e parágrafos do RI⁄STJ, para sua  apreciação e comprovação, não basta a mera transcrição de ementas, devendo-se expor as circunstâncias que identificam os casos confrontados, impondo-se a similitude fática entre o v. acórdão recorrido e o paradigma com tratamento jurídico diverso, bem como juntar cópias integrais de tais julgados ou, ainda, citar repositório oficial de jurisprudência. Verificada a ausência de similitude fática entre o v. acórdão hostilizado e alguns dos paradigmas colacionados, o recurso merece conhecimento apenas parcial.

6 - A denominação das associações equipara-se ao nome comercial, para fins de proteção legal, consistente na proibição de registro de nome igual ou análogo a outro anteriormente inscrito (princípio da novidade). A exclusividade restringe-se ao território do Estado, no caso das Juntas Comerciais, em se tratando de sociedades empresárias, e tão-somente da Comarca, no caso dos Registros Civis das Pessoas Jurídicas, em se cuidando de sociedades civis, associações e fundações.

7 - A proteção ao nome estrangeiro deve ser requerida nos moldes estabelecidos pela lei nacional, conforme interpretação sistemática da Convenção da União de Paris.

8 - A análise da identidade ou semelhança entre duas ou mais denominações integradas por expressão de fantasia comum ou vulgar deve considerar a composição total do nome, a fim de averiguar a presença de elementos diferenciais suficientes a torná-lo inconfundível.

9 - Consoante o princípio da especialidade, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe. Outrossim, sendo tal princípio corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários de determinados produtos ou serviços, admite-se a extensão da análise quanto à imitação ou à reprodução de marca alheia ao ramo de atividade desenvolvida pelos respectivos titulares.

10 - Diversos os gêneros de atividade da recorrente, Gideões Missionários da Última Hora - GMUH, e das recorridas, The Gideons International e Os Gidões Internacionais no Brasil, bem como suas classes de registro de marcas (respectivamente, serviços de publicação e distribuição de bíblias, testamentos e revistas, inseridos nas classes 11.10 e 40.15; e serviços de caráter comunitário, voltados à pregação evangélica, inseridos na classe 41.70, afasta-se a possibilidade de confusão entre o público das associações litigantes, impondo-se a convivência harmônica de suas denominações e marcas.

11 - Recurso parcialmente conhecido, com fulcro nas alíneas "a" e "c ", III, art. 105 da CF⁄88, e, nesta parte, provido, afastando-se a proibição de uso pela recorrente, quer em sua denominação, quer em sua marca, da palavra "gideões".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade em, conhecer em parte do recurso e, nessa parte, lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, com quem votaram os Srs. Ministros BARROS MONTEIRO, CÉSAR ASFOR ROCHA, FERNANDO GONÇALVES. e ALDIR PASSARINHO JÚNIOR.

Brasília, DF, 14 de dezembro de 2004(data do julgamento).

 

 

MINISTRO JORGE SCARTEZZINI, Relator

Documento: 1583890

EMENTA / ACORDÃO

- DJ: 28/02/2005

O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade

197000000976 - "PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - PROIBIÇÃO AO USO DE MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - Impossibilidade de associação entre produtos e serviços. Irrelevância. Declaração do INPI reconhecendo a marca de 'alto renome'. Imprescindibilidade. O direito de propriedade da marca é limitado, entre outros, pelo princípio da especialidade/especificidade, o qual é previsto, de forma implícita no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 . O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome, sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade, nos termos do art. 125 da Lei nº 9.279/1996 . É irrelevante, para fins de proteção das marcas de alto renome, a discussão a respeito da impossibilidade de confusão pelo consumidor na aquisição de produtos ou serviços. Para se conceder a proteção conferida pelo art. 125 da Lei nº 9.279/1996 , é necessário procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca como de 'alto renome'. Recurso especial a que nega provimento." (STJ - REsp 951.583 - 3ª T. - Rel. Min. Nancy Andrighi - DJ 17.11.2009 ) 

Comentário Jurídico

Cuida-se de ação cominatória c/c indenização por danos materiais ajuizada por empresas que afirmaram que possuem a titularidade de "marca notória" (Visa), registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e por este considerada como marca notória, nos termos do art. 67 da Lei nº 5.772/1971. Alegou-se que o reconhecimento da notoriedade implica em proteção ao uso da marca para todas as classes de produtos e serviços, motivo pelo qual requereu a abstenção do uso da marca "Visa Laticínios" nos produtos fabricados pela recorrida, indenização por danos materiais e a publicação do resumo da sentença em jornais de grande circulação. A título de antecipação de tutela, pleiteou a imediata interrupção do uso da marca, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a busca e apreensão dos produtos contrafeitos.
O Juízo Monocrático julgou improcedente o pedido da ação cominatória e extinto o pedido reconvencional por impossibilidade jurídica do pedido, e entendeu que não deve ser afastado o princípio da especialidade da marca, porque não houve renovação do registro das recorrentes como "marca notória", nos termos do art. 67 da Lei nº 5.772/1971, ou aquisição de registro de "alto renome", de acordo com o art. 125 da Lei nº 9.279/1996, no INPI.
Houve recurso e o TJMG entendeu que as marcas de alto renome têm proteção especial, mas o impedimento de coexistência no mercado não ocorreria se o consumidor soubesse identificar exatamente a diferença entre elas.
As recorrentes alegaram, em suas razões, que o acórdão recorrido violou o art. 125 da Lei nº 9.279/1996, bem como dissídio jurisprudencial. Sustentaram que o dispositivo legal tido por violado não faz qualquer ressalva quanto à similitude do ramo da atividade para a proteção da marca de alto renome, tampouco quanto à possibilidade de confusão entre marcas. Aduziram que a marca "Visa" é de alto renome e deve ser protegida em todos os ramos de atividade, motivo pelo qual não deve coexistir com a marca "Visa Laticínios".
Apesar de acolher os fundamentos das Empresas Visa, o STJ negou o reconhecimento de proteção à marca como detentora de "alto renome", por entender que a falta de renovação do registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual impede a proteção em relação a outros ramos de atividade, razão pela qual a proteção requerida judicialmente não pode ser concedida.
A Relatora asseverou que como regra geral, o direito da marca está vinculado ao princípio da especificidade, que assegura proteção apenas no âmbito dos produtos e serviços específicos da classe para a qual foi deferido o registro. A lei, no entanto, confere aos detentores de registro de marcas de alto renome proteção especial em todos os ramos de atividade. A discussão é sobre a aplicação do art. 125 da Lei nº 9.279/1996, quando se reconhece a ausência de confusão entre os consumidores. No caso, estaria evidente a ausência de confusão entre uma marca do mercado financeiro e uma de iogurte.
Vale trazer jurisprudências neste sentido:
"Direito comercial. Propriedade industrial. Recurso especial. Marcas. Colidência. Nome comercial. Proteção enquanto integrante de marca. Princípio da especificidade. Confusão ao consumidor. Inocorrência. Reexame de provas. Recurso especial não conhecido. 1. A proteção de nome comercial enquanto integrante de certa marca encontra previsão como tópico do Direito marcário, dentre as vedações ao registro respectivo (arts. 64 e 65, V, da Lei nº 5.772/1971). Destarte, e conquanto se objete que tal vedação visa à proteção do nome comercial de per si, o exame de eventual colidência entre marca integrada pelo nome comercial do titular versus marca alheia idêntica ou semelhante posteriormente registrada não pode ser dirimido apenas com base na anterioridade, subordinando-se, em interpretação sistemática, aos preceitos relativos à reprodução de marcas, consagradores do princípio da especificidade (arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/1971). Precedentes. 2. Orientação que se mantém mesmo em face da Convenção da União de Paris, ante a exegese sistemática dos arts. 2º e 8º, não se havendo falar em proteção marcária absoluta tão só porquanto composta de nome comercial. Precedente. 3. Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, limitando-se a tutela da marca registrada a produtos e serviços de idênticas classe e item. 4. Apenas em se tratando de 'marca notória' (art. 67, caput, da Lei nº 5.772/1971, atual marca 'de alto renome', art. 125 da Lei nº 9.279/1996), como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens. Outrossim, não se confundem as marcas 'notória' e 'notoriamente conhecida' (art. 6º bis da CUP, atual art. 126 da Lei nº 9.279/1996), esta, ainda que não registrada no Brasil, gozando de proteção, mas restrita ao respectivo 'ramo de atividade'. 5. In casu, afastada pelo Tribunal a quo a configuração de 'marca notória', a tutela, mesmo que se cogitasse de 'marca notoriamente conhecida', não excederia o segmento mercadológico da recorrente. Assim, diversas as classes de registro e o âmbito das atividades da recorrente (classe 25, itens 10, 25 e 30: roupas e acessórios do vestuário de uso comum, inclusive esportes, bolsas, chapéus e calçados de qualquer espécie) e da recorrida (classes 11, item 10: jornais, revistas e publicações periódicas em geral, e 33, itens 10 e 20: doces e pós para fabricação de doces em geral, açúcar e adoçantes em geral), não há impedimento ao uso, pela última, da marca McGregor como designativa de seus produtos. Precedentes. 6. Possibilidade de confusão ao consumidor dos produtos das litigantes e prática de concorrência desleal (arts. 2º, d, da Lei nº 5.772/1971, e 10 da CUP) expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, com fulcro no contexto probatório, cuja revisão perfaz-se inviável nesta seara especial (Súmula nº 7/STJ). Precedentes. 7. Ausente a similitude fática entre os arestos recorrido e paradigma, não se conhece da divergência jurisprudencial aventada (art. 255 e parágrafos do RISTJ). 8. Recurso especial não conhecido." (STJ, REsp 200400491548/RJ, (658702), 4ª T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 21.08.2006, p. 254)
"Marca. Uso indevido, por associação de ex-revendedores, da marca Ford. Sendo a marca objeto de propriedade, seu titular tem o direito exclusivo ao respectivo uso em qualquer âmbito, sempre que, registrada no Brasil, for considerada de alto renome (Lei nº 9.279/1996, art. 125) ou for notoriamente conhecida em seu ramo de atividade (art. 126); quem a usa para reunir forças contra o seu titular viola a proteção que a lei confere à marca. Recurso especial não conhecido." (STJ, REsp 200500974607/DF, (758597), 3ª T., Rel. p/o Ac. Min. Ari Pargendler, DJU 30.06.2006, p. 218) (Disponível em: www.iobonlçinejuridico.com.br)

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DE USO EXCLUSIVO DE MARCA REGISTRADA.

O uso, por quem presta serviço de ensino regular, da mesma marca anteriormente registrada, na classe dos serviços de educação, por quem presta, no mesmo Município, serviços de orientação e reeducação pedagógica a alunos com dificuldades escolares viola o direito de uso exclusivo de marca. O registro da marca, embora garanta proteção nacional à exploração exclusiva por parte do titular, encontra limite no princípio da especialidade, que restringe a exclusividade de utilização do signo a um mesmo nicho de produtos e serviços. Assim, uma mesma marca pode ser utilizada por titulares distintos se não houver qualquer possibilidade de se confundir o consumidor. Para se verificar a possibilidade de confusão na utilização da mesma marca por diferentes fornecedores de produtos e serviços, deve ser observada, inicialmente, a Classificação Internacional de Produtos e de Serviços, utilizada pelo INPI como parâmetro para concessão ou não do registro de uma marca. É verdade que a tabela de classes não deve ser utilizada de forma absoluta para fins de aplicação do princípio da especialidade, servindo apenas como parâmetro inicial na análise de possibilidade de confusão. Porém, na hipótese, embora os serviços oferecidos sejam distintos, eles são complementares, pois têm finalidades idênticas, além de ocuparem os mesmos canais de comercialização. REsp 1.309.665-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 4/9/2014